Mês: novembro 2014

Atualizado no dia 25 de maio de 2023.

Embora os slogans sejam instrumentos valiosos para o marketing e propaganda de serviços e produtos, do ponto de vista jurídico tratam-se de elementos frágeis, uma vez que nenhuma pessoa (física ou jurídica) é passível de obter exclusividade sobre os mesmos. O Artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial é bastante claro ao elencar as hipóteses em que determinada expressão não pode ser registrada como marca. Assim, em seu inciso VII, prevê não ser registrável “sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda”.

 

É exatamente neste contexto que se encontra o slogan utilizado, tanto pela AMBEV (“Brahma, a número 1”) como pela Der Braumeister (“cervejaria número 1 de São Paulo”), assim como qualquer termo que sirva para qualificar o produto e/ou serviço identificado por determinada marca. Vale ressaltar que há ressalvas em relação a tal proibição. Isto é, apesar de os elementos nominativos de um slogan não poderem ser protegidas de forma isolada, é possível que ao se atribuir elementos figurativos, fontes estilizadas ou qualquer característica que torne o conjunto marcário suficientemente distintivo, se obtenha a proteção da marca em sua forma mista (logo + expressão). No entanto, a concessão deste registro não impedirá que concorrentes ou quaisquer terceiros interessados utilizem os elementos nominativos da marca. O impedimento girará em torno da utilização de padrão visual e estético igual ou semelhante. “*Este comentário foi redigido meramente para fins de enriquecer o debate, não devendo ser considerado uma opinião legal para qualquer operação ou negócio específico.”

 

 

Notícia comentada por Paula Ajzen. Advogada especialista em Propriedade Intelectual, concorrência desleal, Direito Digital, Direito de Marketing e Direito Contratual.

STJ nega à AMBEV exclusividade da expressão “número 1” para cerveja Brahma

A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a Cervejaria Der Braumeister Paulista pode continuar a usar a expressão “número 1” em seu produto. Por maioria, a corte entendeu que a empresa não teve a pretensão de usurpar a clientela da cerveja Brahma, da Ambev. Para o relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a expressão “número 1” funciona como um qualificativo de produto ou serviço, à semelhança de “a melhor, a preferida, a mais consumida” — expressões que “não se submetem a registro por serem de uso comum, especialmente quando não se distinguem por caracteres gráficos especiais”.

 

A Ambev ajuizou ação de indenização contra a Der Braumeister alegando concorrência desleal por causa doslogan “cervejaria número 1 de São Paulo”. Disse ter havido apropriação indevida da expressão “número 1”, da qual seria detentora exclusiva, pois identifica seu produto — cerveja Brahma — em âmbito nacional. Apontou também a utilização indevida de logomarca semelhante à sua na apresentação do produto concorrente. Segundo a Ambev, são registradas as expressões “Brahma Chopp, a cerveja número 1” (desde 1993) e “Brahma, a número 1” (desde 1992), além do sinal referente à marca Brahma Chopp e seus elementos constitutivos (desde 1992).

Logomarcas

O juízo de primeiro grau não acolheu o pedido. Considerou que os elementos indicados pela Ambev, por si sós, não revelam confusão entre os nomes. “A disposição dos nomes é absolutamente diferente, e o desenho de espigas de trigo é feito de forma a não induzir semelhança, não se podendo concluir que a simples inclusão de tal desenho seja entendida como violadora dos direitos de propriedade industrial”, afirmou a sentença.

O Tribunal de Justiça de São Paulo modificou a decisão ao concluir que a Cervejaria Der Braumeister apresenta seu produto com elementos semelhantes à logomarca da Brahma e que seu material de divulgação traz um slogan que também se confunde com a publicidade da Ambev. No STJ, a Der Braumeister sustentou que a expressão “número 1” é genérica ou de domínio público, e que a Ambev assumiu o risco de utilizar em suas campanhas uma expressão da qual, isoladamente, ninguém pode se apropriar. Ela rechaçou a acusação de concorrência desleal, alegando que há muito tempo utiliza a expressão sem oposição da Ambev e que os produtos convivem pacificamente. A Ambev afirmou que, apesar de os sinais e expressões de propaganda não mais serem objeto de registro, ainda recebem proteção com base na Lei de Propriedade Industrial.

Expressão publicitária

Em seu voto, o ministro Sanseverino destacou que a semelhança verificada pelo TJ-SP no que se refere às logomarcas não é forte o bastante para configurar concorrência desleal, artifício para apropriação de clientela ou motivo de confusão no mercado consumidor. De acordo com o ministro, a identidade apontada se limita a uma faixa vermelha, o que não é suficiente para gerar confusão, seja porque os nomes são diferentes, seja porque a Der Braumeister é uma choperia/restaurante e não apenas uma produtora de bebidas. Quanto à expressão “número 1”, Sanseverino ressaltou que a Lei 9.279/1996, ao listar as situações não sujeitas à possibilidade de registro como marca, expressamente mencionou as expressões publicitárias. “A locução ‘cerveja número 1’ nada mais é do que expressão meramente publicitária, largamente utilizada pela Brahma, bem verdade, mas que hoje não se sujeita a registro e, assim, não permite que o seu uso seja tornado exclusivo”, concluiu.

 

O relator afirmou ainda que a propagação publicitária pela Der Braumeister da expressão “cervejaria número 1 de São Paulo”, por se tratar de serviço que engloba o ramo de alimentação/restaurante, não procura açambarcar de forma desleal a clientela da Brahma. Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.

 

Fonte: http://www.conjur.com.br/2014-out-24/stj-nega-brahma-exclusividade-expressao-numero

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COMENTÁRIO – As marcas representam um elemento identificador de determinado produto ou serviço, permitindo que os consumidores promovam uma seleção daquelas que lhe mais interessam, estabelecendo, assim, a livre concorrência. Para que uma marca seja considerada válida, seu sinal representativo deve ser dotado de capacidade distintiva suficiente a identificar a procedência dos produtos ou serviços, diferenciado-as das demais que se encontram inseridas no mesmo ramo mercadológico e que, em muitas vezes, se assemelham. Não obstante, há casos em que determinadas marcas não são inerentemente distintivas, como é o caso da marca “National Car Rental”, que faz uso de termos muito genéricos para o ramo a qual é destinada. Todavia, o uso continuado destes sinais, inicialmente desprovidos de suficiente distintividade, para sua identificação perante o mercado, quando associados a um habitual e elevado grau de conhecimento por parte do público consumidor, faz que com tal sinal seja considerado distintivo o suficiente em razão da aplicação do princípio do secondary meaning, ou significação secundária. Na ocorrência de tal instituto, a marca que, em sua essência original, poderia ser considerada fraca, devido ao baixo grau de distintividade, passa a gozar de maior reconhecimento e distintividade perante o público consumidor, sendo passível de proteção contra uso desautorizado, por terceiros, de marcas idênticas ou semelhantes para segmentos afins. Assim, com base no uso prolongado da marca “National Car Rental”, que lhe garantiu a distintividade secundária no mercado de locação de veículos, a concorrência desleal praticada por suas concorrentes deve ser amplamente abatida, afastando-se, assim, a tentativa aproveitamento da fama que a marca, anteriormente sem distintividade, adquiriu com seu uso continuo desde 1970. “*Este comentário foi redigido meramente para fins de enriquecer o debate, não devendo ser considerado uma opinião legal para qualquer operação ou negócio específico.” Notícia comentada por Danniel Barbosa Rodrigues. Advogado graduado pela Universidade Paulista – UNIP estagiou escritórios de grande porte, atuando nas áreas de contencioso cível e propriedade intelectual.

Usar nome de marca concorrente é tentativa de enganar consumidor

Nomes semelhantes de produtos de marcas que atuam no mesmo segmento de mercado podem gerar confusão entre os consumidores. Nesse caso, usar o nome da concorrente é uma tentativa de aproveitamento da marca. Assim entendeu o Tribunal Regional Federal da 2ª Região ao julgar o caso de uma empresa do Ceará que queria registrar o nome “Nacional Rent a Car”. Acontece que a marca “National Car Rental” já é usada por uma multinacional que atua no Brasil. Para o relator do recurso, desembargador Paulo Espirito Santo, a marca cearense queria “aproveitar-se da fama e posição de destaque da marca de titularidade da multinacional, a qual atua em diversos países, em vários continentes, no mesmo segmento de mercado de aluguel de carros”. O pedido de registro de marca feito pela locadora cearense foi concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em 2013. Com isso, a multinacional entrou com ação de nulidade do registro da marca. Em primeira instância, o registro do nome “Nacional Rent a Car” foi anulado. O juiz levou em consideração a anterioridade do registro e a possibilidade de confusão do consumidor. Representada pelo advogado Sérgio Nery, do escritório Montaury Pimenta, Machado & Vieria de Mello, a multinacional “National Car Rental”, alegou que tem o registro da marca desde 1970 e que atua com esse nome comercial em todo o mundo. “A empresa cearense atua no mesmo segmento de mercado. É claramente uma tentativa de atrair clientes. Assim, a concessão do registro à concorrente é completamente indevida, pois o consumidor não consegue distinguir uma da outra”, argumentou o advogado. A empresa cearense, alegou que o termo “nacional” não pode ser utilizado com exclusividade, bem como os termos “rent a car” e “car rental”, por serem expressões corriqueiras no ramo de locação de automóveis, e por isso não são exclusivas. No TRF-2, o desembargador Paulo Espirito Santo, afirmou que o objetivo da proteção da marca é afastar a concorrência desleal. Ele levou em consideração os efeitos negativos que essa concorrência poderia gerar tanto para o dono da marca quanto para o consumidor. A concorrência desleal pode prejudicar “tanto o proprietário da marca legítima, permitindo que outros se aproveitem do seu trabalho e investimento, assim como induz a erro o consumidor comum, que acredita estar se utilizando de um produto que não corresponde à realidade”, afirmou na decisão.

Interesse processual

As partes também discutiram sobre a existência de interesse processual no caso, já que ainda não houve uma decisão definitiva na via administrativa. Segundo a empresa cearense, há a carência da ação pela ausência de interesse processual, já que o pedido de nulidade ainda está sendo analisado pelo INPI. Para o desembargador, não é preciso haver o esgotamento da via administrativa para que o interessado possa pleitear o seu direito. Ele manteve anulado o registro da marca Fonte: http://www.conjur.com.br/2014-out-21/usar-nome-marca-concorrente-tentativa-enganar-consumidor

Pelo teor da notícia abaixo, a decisão proferida pelo juiz da 3ª Vara Cível de São Paulo nos parece correta, e ainda ressalta a importância de um aspecto que, muitas vezes, é deixado de lado pelo autor de determinada obra: o respectivo registro do direito autoral.

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