GUERRA À PIRATARIA – Medidas administrativas surtem resultados positivos

2 de maio de 2010, 7h03 Por Diego Perandin É sabido que a venda de produtos contrafeitos alimenta a sonegação de impostos, causa enormes prejuízos aos comerciantes, fabricantes e artistas, inegavelmente sustenta o crime organizado, além de gerar a paulatina diminuição das vagas de emprego formais no país. Em estudo intitulado Pirataria – Radiografia do Consumo – Ano III, realizado conjuntamente pela Fecomércio-RJ e pela Ipsos Public Affairs, há preocupantes dados a respeito do crescimento da comercialização de mercadorias contrafeitas no Brasil, que revela o fato de 47% dos entrevistados terem adquirido algum tipo de produto falsificado, apenas no ano de 2008. O atual Regulamento Aduaneiro, recentemente instituído pelo Decreto 6.759/09, apresenta interessantes dispositivos que objetivam impedir a entrada no país de mercadorias que, de alguma forma, violem direitos de propriedade intelectual de terceiros. Assim, produtos identificados por marcas de terceiros ou que infrinjam direitos autorais alheios poderão ser retidos de ofício pela autoridade aduaneira ou mediante requerimento do interessado. Após a retenção dos itens supostamente falsificados, os titulares dos direitos de propriedade intelectual eventualmente violados são notificados pela autoridade aduaneira a fim de que promovam as medidas judiciais cabíveis, com o intuito de requerer a apreensão judicial dessas mercadorias. Caso o titular da marca ou detentor dos respectivos direitos autorais não requeira judicialmente a apreensão dos produtos inicialmente retidos pela autoridade competente, seu despacho aduaneiro poderá ter regular prosseguimento se restarem presentes as demais condições necessárias para o desembaraço dessas mercadorias, tais como o recolhimento dos tributos devidos ou atendimento à legislação pertinente. O novo Regulamento Aduaneiro também apresenta a possibilidade do titular de certos direitos de propriedade intelectual requerer junto à autoridade aduaneira, de forma preventiva, a retenção de determinadas mercadorias caso tenha elementos suficientes para suspeitar da eventual importação de bens contrafeitos ou que violem seus direitos autorais. Para tanto, o interessado deverá apresentar perante as respectivas repartições aduaneiras documentos que comprovem sua titularidade sobre determinadas marcas ou obras protegidas pela legislação autoral. Nesse diapasão, é bastante usual a apresentação de relatório detalhado, que contenha informações específicas a respeito das marcas depositadas ou registradas em nome do interessado perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, cópia de certificados de registro marcários, fotografias de seus produtos, ilustrações atinentes às diferentes formas de apresentação de seus signos distintivos, versões originais de livros, CDs, DVDs etc. De posse desta documentação, as autoridades aduaneiras quedam munidas de informações atinentes aos direitos de propriedade intelectual de terceiros e passam a ter plenas condições de reter preventivamente determinadas mercadorias que entendam violar marcas e direitos autorais alheios. Em vista desse cenário, é importante salientar que tais medidas administrativas vem surtindo resultados bastante positivos, pois considerando a notória proatividade dos funcionários da Receita Federal, milhares de produtos contrafeitos são diariamente barrados nas alfândegas, diminuindo, consequentemente, o volume de produtos piratas comercializados no Brasil. Infelizmente, mesmo existindo instrumentos legais específicos e órgãos governamentais dispostos a reprimir a entrada de produtos falsificados em território nacional, os números atinentes à venda de itens pirateados ainda são bastante altos, revelando que, na verdade, a presente situação somente será substancialmente modificada a partir do momento em que o consumidor brasileiro passar a ser mais consciente a respeito de suas escolhas de consumo e reflita, por conseguinte, sobre as nefastas implicações econômicas, sociais e legais de suas decisões. Compartilhar Revista Consultor Jurídico, 2 de maio de 2010, 7h03

Alterações no tratamento da marca de alto renome no Brasil

Informativo Dannemann Siemsen 01-03-2006

DIEGO PERANDINAdvogado

Em 06 de setembro de 2005, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) emitiu a Resolução nº 121/05, que regulamenta o artigo 125 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial – LPI), referente à marca de alto renome, e revoga a Resolução nº 110, de 27 de janeiro de 2004. A nova Resolução não trouxe grandes inovações frente à anterior. No entanto, dentre as alterações observadas, merecem destaque:

    • a) No artigo 2º, o INPI conceituou a marca de alto renome, enumerando alguns parâmetros a serem considerados quando da análise da matéria, tais como: (i) a tradição da marca; (ii) a boa imagem dos produtos e serviços por ela identificados; e (iii) a grande força atrativa que este sinal distintivo exerce sobre a totalidade do público, abrangendo, conseqüentemente, diferentes segmentos mercadológicos.

Vale destacar que a referida definição já havia sido mencionada pelo INPI, no Parecer INPI/PROC/DICONS nº 54/2002, como uma tentativa de conceituação da marca de alto renome, elaborada com fundamento na doutrina pátria e baseada na acepção da Association Internationale pour la Protecion de la Proprieté Intellectuelle (AIPPI) sobre o tema. Apesar dessa tentativa de conceituação ter sido válida, uma vez que delimitou algumas características inerentes à marca de alto renome, a menção a tais fatores ainda não foi suficiente para suprimir a subjetividade que envolve a questão.

      1. b) Foi incluído um requisito para que possa ser invocada a proteção especial conferida pelo artigo 125, da LPI, em sede de oposição ou processo administrativo de nulidade, qual seja, o pressuposto de haver conflito entre as marcas de titularidade das partes envolvidas.

Tal requisito, sem sombra de dúvida, visa a evitar a apresentação de oposições e processos administrativos de nulidade infundados, submetidos apenas como tentativa de obter o pronunciamento do INPI a respeito do alto renome das marcas dos pleiteantes.

    1. c) A análise do alto renome de determinada marca passou a ocorrer quando do exame da oposição ou do processo administrativo de nulidade apresentado, e não mais previamente à análise do mérito de tais incidentes, conforme previa a Resolução anterior.
    2. d) Foram corrigidas algumas imprecisões contidas na Resolução precedente, que deixara de mencionar em seus dispositivos a possibilidade de impugnação à proteção especial pleiteada pela parte interessada, também em sede de manifestação à oposição.
    3. e) Foi modificada a composição da Comissão Especial responsável pela análise do pedido de reconhecimento de alto renome de uma determinada marca. Antes, tal grupo era composto por 3 membros efetivos e 2 suplentes, devendo-se ressaltar que atualmente tal Comissão, além de ser presidida pela atual Diretora de Marcas do INPI, é formada por 3 membros efetivos e 3 suplentes, conforme dispõe a Portaria nº 314/2005, emitida por esse Instituto na mesma data da Resolução em apreço.
    4. f) O artigo 10, parágrafo 1º, complementou o disposto no artigo 14, parágrafo 1º, da Resolução anterior, estabelecendo que, após o pagamento de retribuição específica, durante o prazo de vigência da anotação do alto renome (5 anos), o titular da marca não terá que recolher qualquer outra taxa para a sua manutenção, salvo se o INPI solicitar a apresentação de novos documentos para esse fim.

Apesar das modificações observadas acima, esta nova Resolução, assim como a regulamentação anterior, não abordou a possibilidade de requerimento autônomo para o reconhecimento do alto renome de uma marca. Com efeito, o requerimento do reconhecimento do alto renome de uma marca ao INPI continua sendo possível apenas mediante apresentação de oposição ou processo administrativo de nulidade. Conclui-se, pois, que, mesmo tendo sofrido algumas alterações em sua forma e conteúdo, a regulamentação que trata a matéria em análise ainda não se coaduna com todas as necessidades dos titulares das marcas de alto renome para a perfeita aplica ção do artigo 125, da LPI. * Em coautoria com Ana Carolina Lee Barbosa Del Bianco

A Coexistência das Marcas “Chester” e “Chester Cheetah”

COMENTÁRIO – Trata-se de caso típico de violação de direito marcário, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia. A Lei 9.279/96, especificamente em seu artigo 124, inciso XIX, veda o registro como marca o termo que reproduza ou imite, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, marca alheia registrada. Nesse sentido a BRF S/A (antiga Perdigão), ajuizou demanda em face da Pepsico, por entender que as duas marcas concedidas pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, ambas com o elemento nominativo “CHESTER CHEETAH”, deveriam ser anuladas em razão da reprodução com acréscimo de sua marca. Por outro lado, a Pepsico além de entender que o termo “CHESTER” é genérico, o INPI ao conceder a marca a BRF S/A não fez ressalva ao direito exclusivo de sua utilização, não havendo que se falar em violação da marca. A Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, entendeu que as marcas da BRF S/A se situam no campo das denominações genéricas, acarretando por fim a coexistência de ambas as marcas, não havendo que se falar em violação marcária. Todavia, o Tribunal Regional Federal, ainda que por maioria de votos, entendeu que a apropriação de um vocábulo designativo territorialmente conhecido, acompanhado de outras expressões, atua no sentido de enfraquecer o signo original, traduzindo ato de concorrência parasitária, passível de nulidade. Entretanto, referida decisão foi posteriormente reformada em sede de Embargos Infringentes pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Sobre o caso em questão, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, manteve o entendimento final do Tribunal Regional Federal, por entender que a simples demonstração de semelhança entre os sinais não infringe a marca. Como visto, a Justiça Pátria entendeu que não houve qualquer infringência a marca da BRF S/A por utilizar o termo “CHESTER CHEETAH” para designar o seu produto. Ademais, em minha opinião, a questão é bem complexa, pois ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha entendido não haver qualquer violação marcária e os produtos fabricados serem distintos, a marca acaba se desgastando em razão da coexistência de produtos com o termo “CHESTER”, podendo acarretar ainda associação indevida e confusão perante o público consumidor.

“*Este comentário foi redigido meramente para fins de enriquecer o debate, não devendo ser considerado uma opinião legal para qualquer operação ou negócio específico.“

Notícia comentada por Vitor Luis Sbrana Merici.

Marca Chester Cheetah pode ser utilizada em salgadinhos da Pepsico

  A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou recurso da BRF S/A (antiga Perdigão Agroindustrial), dona da marca Chester, e manteve decisão de segunda instância que considerou possível a coexistência com a marca Chester Cheetah, de propriedade da Pepsico Incorporation. A BRF ajuizou ação de nulidade das marcas mistas Chester Cheetah, utilizadas em salgadinhos, pretendendo exclusividade na exploração da marca nominativa Chester, que designa uma ave geneticamente modificada e foi registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em 1982. O juízo de primeiro grau não acolheu o pedido, pois entendeu que o elemento figurativo da marca de salgadinhos, sob a forma estilizada de um felino usando tênis e óculos escuros, e o elemento nominativo Cheetah são, por si só, suficientes para não induzir o consumidor em dúvida ou erro quanto à origem dos produtos adquiridos. Sem similitude O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), por maioria, reformou a sentença por considerar que a expressão Chester diz respeito unicamente à marca da BRF. “A apropriação de um vocábulo designativo de uma marca amplamente conhecida, ainda que acompanhado de outras expressões ou de elementos figurativos, atua no sentido de enfraquecer o signo original”, afirmou o TRF2 em sua primeira decisão. Inconformada, a Pepsico interpôs embargos infringentes. O TRF2, ao analisar o recurso, concluiu que não há similitude entre as marcas capaz de gerar confusão ou associação indevida pelo consumidor, tampouco prejuízo para a reputação da marca original.   Revisão de provas O relator do recurso, ministro Moura Ribeiro, destacou que, conforme reconhecido pelo TRF2, não ficou demonstrada situação que pudesse gerar confusão entre as marcas. Para modificar o que foi decidido pelo tribunal regional, seria necessária a reanálise de fatos e provas dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. Por essa razão, o ministro não conheceu do recurso especial da BRF, decisão confirmada pelo colegiado da Terceira Turma.

Fonte: http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Marca-Chester-Cheetah-pode-ser-utilizada-em-salgadinhos-da-Pepsico