Novo Código de Propriedade Industrial de Portugal é publicado no último mês de dezembro

Recentemente foi publicado em Portugal o Decreto-lei n.º 110/2018, de 10 de dezembro de 2018, por meio do qual se aprovou o novo Código da Propriedade Industrial (CPI), que substitui o anterior de 2003. Assim, o novo diploma legal promoveu a simplificação de procedimentos administrativos referentes a atribuição, manutenção e/ou cessação de direitos de propriedade industrial. O novo Código revogou o regime de arbitragem necessária para discussões envolvendo medicamentos originais e genéricos, que passa a ser voluntária, assim como adaptou a legislação portuguesa a novas diretrizes da União Europeia, como aquela voltada para marcas (Diretiva (UE) n.º 2015/2436, de 16 de Dezembro) e para segredos industriais e know-how (Diretiva (UE) 2016/943, de 8 de Junho). Assim, no que diz respeito a registro de marcas, os pedidos junto à União Europeia serão mais eficazes, uma vez que haverá mais proximidade entre as legislações dos estados-membros.

No mesmo sentido de modernizar o direito da propriedade industrial português, houve, por meio de tal diploma legal, o fim da necessidade de suscetibilidade de representação gráfica para marcas, o que abre caminho em Portugal para futuramente haver registro de novos tipos de marcas, como, por exemplo, as olfativas e sonoras. Por outro lado, não houve a esperada criação de delegação do Tribunal Unificado de Patentes, órgão intergovernamental do qual fazem parte alguns países membros da União Europeia, sendo esse um compromisso anteriormente firmado por Portugal. Assim, as normas do novo Código referentes à proteção de segredos comerciais entram em vigor em 01º de janeiro de 2019, enquanto as demais normas entrarão em vigor apenas no dia 01 de julho de 2019.

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Advogado Autor do Comentário: Rodrigo Britto V. Albergaria
Manchete: Novo Código da Propriedade Industrial aprovado esta 2ª feira

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Justiça Federal Reverte Liminarmente Decisão do INPI que indeferiu pedido de Registro de Marca para Cervejas Artesanais

A empresa FAG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS, localizada na cidade de Piracicaba, interior de São Paulo, dedicada a produção de cervejas artesanais de alta qualidade, requereu pedidos de registros de marcas para a expressão “LEUVEN”, perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

Em que pesem todos os direitos sobre a marca “LEUVEN”, o INPI equivocadamente entendei que a mesma infringiria o dispositivo contido no artigo 124, inciso X, da Lei da Propriedade Industrial, pois a marca seria constituída por falsa indicação de origem ou procedência, ou seja, supostamente irregistrável, pois tal sinal induziria a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina.

Conforme é sabido, a proibição da indicação de procedência ou origem visa proteger os consumidores daqueles empresários que procuram dar uma roupagem aos seus produtos e serviços no sentido de ludibria-los a acreditarem que referido produto e/ou serviço é de origem importada, ou mesmo de uma região muito famosa, como, por exemplo, os perfumes franceses, vinhos franceses ou os chocolates suíços, característica que não é possível atribuir a expressão “LEUVEN”.

Por tal motivo, a empresa FAG ingressou com ação judicial de nulidade de ato administrativo, perante a Justiça Federal no Estado do Rio de Janeiro, para que fosse cancelada a decisão equivocada, sendo que em sede liminar o juízo da 13ª Vara Federal entendeu por bem conceder o pedido liminar formulado para determinar a imediata suspensão dos efeitos dos atos administrativos de indeferimento, em sede de recurso, dos registros das marcas “LEUVEN”, de titularidade da empresa FAG.

Desta forma, verifica-se mantidas as prerrogativas do titular do pedido de registro para se opor contra quaisquer terceiros que eventualmente aproveitem da expressão para o mesmo ramo de atividade, pois constitui infração aos direitos contidos na Lei 9.279/96 – Lei da Propriedade Industrial.

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Advogado Autor do Comentário: Pedro Zardo Junior
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Uso de expressão de cunho religioso como marca

O presente caso trata de uma ação movida pela empresa Empório Santa Maria em face da empresa Varejão Santa Maria pelo suposto uso indevido da expressão “Santa Maria”.

O TJSP havia entendido que não haveria a possibilidade de confusão do público consumidor, já que as lojas estão situadas em localidades diferentes.

Já o Ministro do STJ pontuou que as marcas estão protegidas em todo território nacional e, portanto, não importa que as lojas não estejam situadas no mesmo município. Ressalta ainda que como a atividade não é religiosa justifica-se o uso exclusivo da expressão Santa Maria.

Não há no artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial proibição de registro de nomes de cunho religioso de marca. Sendo assim, considerando o registro da marca Empório de Santa Maria, não poderiam outras empresas fazerem uso de expressão idêntica para a mesma atividade.

Importante questionar se expressões religiosas como nomes de santos não seriam de uso comum e, portanto, permitiriam a coexistência de registro de marcas. Em minha opinião, a linha interpretativa seria aquela seguida pelo Ministro do STJ. Se a atividade desenvolvida pela empresa não tem nenhuma relação com a religião, então a marca que utiliza dita expressão merece exclusividade.

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Advogada Autora do Comentário: Laila Reis Araujo
Manchete: STJ julga exclusividade da marca Empório Santa Maria
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Minalba e o caso do “PH Alcalino”

O mundo do marketing é repleto de estratégias e gatilhos desenvolvidos para que as pessoas consumam produtos e/ou serviços, e nesse sentido é uma ação completamente legítima e legal, sem qualquer problema. Afinal, é esse o motor que faz o livre mercado e a competição entre as empresas existir, cada uma agindo de forma a se promover da melhor forma possível. No entanto, existe um certo limite, que precisa ser avaliado a cada caso, que é o da concorrência desleal, ou seja, quando a concorrência passa do aceitável e se torna algo danoso ao consumidor. Um caso típico de concorrência desleal é o da propaganda enganosa, quando uma das partes alega possuir qualidade (ou imprime defeito à outra parte), que ou não tem, ou está exagerado muito além de suas devidas proporções. Um caso recente que discutiu situação de propaganda considerada enganosa foi o conflito entre Minalba e Danone, decorrente de campanhas publicitárias nas quais a Minalba divulgava possuir PH Alcalino (acima de 7), e que isso seria uma característica positiva do produto.

No curso do processo, e conforme com o entendimento do Dr. Luis Felipe Ferrari Bedendi, da 2ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Tribunal de Justiça de São Paulo, a veiculação da propaganda: “leva o consumidor a crer ser uma propriedade benéfica tal qual o baixo teor de sódio, com intuito marqueteiro e sem comprovação científica.”. Em síntese, a propaganda seria enganosa pois pretenderia ter uma qualidade que não possui (de ser “boa para a saúde”). Consequentemente, por ser enganosa a propaganda seria um ato de concorrência desleal com a Danone. No caso em questão existe a possibilidade de recurso, porém, o relevante do caso é demonstrar como uma peça publicitária pode levar a consequências desfavoráveis à empresa, o que reforça a necessidade de uma avaliação prévia de riscos jurídicos, de maneira a preservar a campanha e os investimentos realizados.

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Advogado Autor do Comentário: Luciano Del Monaco
Manchete: Marca de água Minalba é multada por propaganda enganosa
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Arbitragem e Propriedade Industrial: a especialidade dos árbitros como vantagem em conflitos de PI

A Arbitragem, disciplinada pela Lei 9.307/96, consiste em um método adequado de solução de conflitos, no qual as partes, através de uma convenção de arbitragem (cláusula ou compromisso arbitral), elegem terceiro ou colegiado imparciais, que investidos de jurisdição privada, tornam-se competentes para decidir determinado conflito. Tal decisão é dotada de força vinculante às partes e possui a mesma eficácia de uma sentença emanada pelo Poder Judiciário. A Propriedade Intelectual, marcada pela complexidade das demandas, alta tecnicidade e pela inter-relação com outras ciências, pode encontrar na Arbitragem – a depender das características do caso concreto – a via mais adequada e vantajosa para a resolução de litígios. Como uma das maiores particularidades úteis e atrativas da resolução de demandas de PI através da Arbitragem, tem-se a eleição do terceiro interventor (árbitro ou tribunal arbitral) que julgará o caso.

A partir do momento em que as partes possuem a opção de escolher a pessoa responsável pela solução do conflito, além de uma nítida participação mais ativa e efetiva no desenrolar processual, percebe-se que a probabilidade do julgador ser uma pessoa com um conhecimento técnico especializado na área da discussão em questão é muitíssimo alta. A Propriedade Intelectual não se circunscreve apenas ao aspecto jurídico e, por isso, contar com conhecimento técnico específico do terceiro interventor traz uma resolução mais precisa. Muitas vezes o conhecimento apenas em PI não é suficiente, sendo necessário entendimento em outras áreas como a Engenharia, Medicina, Tecnologia da Informação, entre outras. Conhecimentos esses que em muitas oportunidades o juiz togado não possui. Por fim, em decorrência imediata, a especialidade também pode proporcionar economia temporal e financeira. Uma vez que o próprio árbitro é o expert na matéria, resta desnecessário, por exemplo, a nomeação de um perito técnico para as análises indispensáveis ao caso, quando se tratando de processos judiciais.

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Advogada Autora do Comentário: Beatriz Narciso de Oliveira

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