Ralph Lauren enfrenta disputa pela marca “Polo” no STJ

A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, em caso relatado pela ministra Nancy Andrighi, analisa disputa entre as marcas Black Horse – Polo Farm e a mundialmente conhecida The Polo/Lauren Company (Ralph Lauren). Em discussão está a validade do registro da marca brasileira junto ao INPI, que supostamente reproduz elementos distintivos da grife americana, especialmente o termo “POLO” combinado com a silhueta de um cavaleiro, componentes essenciais da identidade visual da Ralph Lauren.

 

O caso teve origem no Tribunal Federal Regional da 2ª Região (TRF-2), que negou o pedido feito pela Ralph Lauren de nulidade dos registros da marca brasileira. No entendimento do tribunal regional, tanto o termo “POLO” quanto a representação de um cavaleiro seriam considerados “marcas fracas” por não possuírem ineditismo suficiente, tratando-se de signos genéricos ou comuns que mereceriam proteção jurídica atenuada.

 

Entretanto, já no Tribunal Superior, a ministra relatora se manifestou favoravelmente à invalidação do registro, destacando o “alto grau de semelhança” entre os sinais distintivos. Em seu voto, a ministra enfatizou que a coexistência dos registros é incompatível com os princípios de proteção marcária, especialmente porque as empresas atuam no mesmo segmento de mercado: moda e vestuário de inspiração equestre.

 

A análise realizada pela ministra se baseou nos parâmetros técnicos do INPI, que consideram as dimensões fonética, gráfica e ideológica das marcas em conflito. Um ponto fundamental destacado no voto é que a proteção à marca ocorre mesmo na hipótese de mera possibilidade de confusão, sendo dispensável a comprovação de erro efetivo por parte dos consumidores.

 

Vale ressaltar que a Lei 9.279/96, que regula a propriedade industrial no Brasil, veda expressamente o registro de marcas que reproduzam ou imitem, ainda que parcialmente, sinais já registrados, quando isso possa induzir confusão ou associação indevida com marca anterior. Este princípio visa garantir não apenas os direitos do titular da marca, mas também proteger o consumidor contra enganos e preservar a concorrência leal no mercado.

 

 

O julgamento foi temporariamente suspenso após pedido de vista do ministro Moura Ribeiro, mas o caso já evidencia a complexidade e a importância da proteção marcária no contexto empresarial brasileiro e como questões de propriedade industrial podem impactar diretamente a operação e o valor de um negócio.

 

A proteção adequada de marcas, patentes e outros ativos intangíveis é fundamental para empresas de todos os portes, especialmente em um mercado cada vez mais competitivo e globalizado.

 

Se você deseja garantir que sua marca e demais ativos intelectuais estejam devidamente protegidos contra violações e uso indevido por terceiros, é essencial contar com assessoria jurídica especializada. Profissionais com expertise em propriedade industrial podem identificar vulnerabilidades, estruturar estratégias de proteção e atuar preventivamente para resguardar seu patrimônio intangível.

 

Não espere que sua marca seja contestada ou utilizada indevidamente para tomar providências. Entre em contato com um escritório de advocacia especializado em propriedade industrial e assegure que seu negócio esteja juridicamente protegido para crescer com segurança no mercado.

 

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Advogado(a) autor(a) do comentário: Carlos Roberto Parra, Cesar Peduti Filho e Thaís de Kássia R. Almeida Penteado, Peduti Advogados

Fonte: STJ analisa disputa de registro entre Polo Ralph Lauren e Black Horse

https://www.migalhas.com.br/quentes/430255/stj-analisa-disputa-de-registro-entre-polo-ralph-lauren-e-black-horse 

 

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Senado analisa adesão ao Tratado de Budapeste para simplificar patentes de microrganismos

As patentes de microrganismos representam uma interseção fascinante entre biotecnologia e direito de propriedade intelectual. Elas se referem à proteção concedida a invenções que envolvem organismos vivos microscópicos, como bactérias, fungos e leveduras, utilizados em processos industriais ou de pesquisa. Essa proteção garante ao titular da patente o direito exclusivo de explorar comercialmente o microrganismo ou processo derivado, incentivando a inovação tecnológica e o investimento em pesquisa científica.

 

Para que um microrganismo seja patenteável, é necessário que ele seja novo, envolva atividade inventiva e seja suscetível de aplicação industrial. Embora os microrganismos em estado natural não sejam passíveis de patente (pois são considerados descobertas e não invenções), organismos modificados por intervenção humana — como cepas geneticamente manipuladas — podem ser objeto de proteção. Assim, é comum que processos industriais que utilizam microrganismos modificados para produção de antibióticos, enzimas ou biofertilizantes sejam patenteados.

 

A concessão de patentes para microrganismos suscita debates jurídicos e éticos, especialmente quanto ao equilíbrio entre direitos de propriedade e o acesso a recursos biológicos. Países signatários do Acordo TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) são obrigados a oferecer algum tipo de proteção para microrganismos, o que harmoniza o sistema de patentes globalmente. 

 

 

Em maio de 2025, o Senado Federal declarou estar analisando a adesão do Brasil ao Tratado de Budapeste, um acordo internacional que simplifica o processo de patenteamento de microrganismos utilizados em inovações biotecnológicas. A Comissão de Relações Exteriores aprovou o Projeto de Decreto Legislativo (PDL 466/22), que agora segue para votação no Plenário.

 

O Tratado de Budapeste, administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), permite que uma única amostra de material biológico depositada em um centro autorizado seja reconhecida para fins de patente em todos os países signatários. Isso elimina a necessidade de múltiplos depósitos, reduzindo custos e burocracias para pesquisadores e empresas.

 

Atualmente, cerca de 80 países já ratificaram o Tratado de Budapeste. A aprovação pelo Senado representaria um avanço significativo para a inserção do Brasil nas cadeias globais de inovação biotecnológica.

 

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Advogado(a) autor(a) do comentário: Enzo Toyoda Coppola, Thaís de Kássia R. Almeida Penteado e Cesar Peduti Filho, Peduti Advogados

Fonte:https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2025/05/26/plenario-vai-analisar-tratado-sobre-patente-internacional-de-microrganismos

 

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O caso Taylor Swift: uma análise jurídica sob a ótica da propriedade intelectual e da titularidade dos direitos autorais na indústria fonográfica

O caso da cantora Taylor Swift, envolvendo a recompra dos direitos de seus seis primeiros álbuns, representa um marco no debate contemporâneo sobre a titularidade dos direitos autorais e conexos na indústria fonográfica. A partir de um litígio contratual e de estratégias baseadas na legislação de propriedade intelectual estadunidense, a artista Taylor Swift reconquistou o controle de seu catálogo musical — um feito que gerou repercussão global e levantou questões jurídicas relevantes para o setor criativo.

 

Taylor Swift iniciou sua carreira artística sob contrato com a gravadora Big Machine Records, que detinha os direitos sobre as gravações originais (masters) de seus primeiros álbuns. Essa cessão é prática comum no mercado fonográfico, onde, por meio de contratos de cessão ou licença, os artistas transferem à gravadora os direitos patrimoniais sobre suas obras fonográficas, geralmente em troca de suporte financeiro, marketing e distribuição.

 

Em 2019, a Big Machine foi adquirida pelo empresário Scooter Braun, com quem a artista já mantinha um histórico de conflitos. Braun, ao assumir o controle da gravadora, passou a deter também os direitos de uso e exploração comercial das obras fonográficas de Swift, incluindo videoclipes e filmes de turnês. Posteriormente, esses direitos foram repassados a um terceiro (Shamrock Holdings), sem qualquer consulta à artista — o que, embora juridicamente permitido, revelou os efeitos práticos da ausência de titularidade dos direitos sobre as próprias obras.

 

Diante da impossibilidade de readquirir os direitos diretamente, Taylor Swift utilizou uma cláusula contratual que previa a possibilidade de regravação das obras após determinado prazo — um mecanismo jurídico frequentemente negligenciado, mas que se mostrou decisivo neste caso. Com base nessa cláusula, a artista passou a lançar novas versões de seus álbuns sob o título “Taylor’s Version”, com total controle sobre os direitos patrimoniais das novas gravações.

 

Esse movimento representa, na prática, a criação de novas obras fonográficas, distintas das versões originais, mas com conteúdo substancialmente semelhante. Do ponto de vista da Propriedade Intelectual, especialmente sob a ótica dos direitos conexos ao direito autoral, as regravações passaram a ser obras inéditas, sobre as quais Swift passou a deter integralmente os direitos, revertendo a lógica de dependência da artista frente à gravadora.

 

 

A estratégia de Swift repercute diretamente na dinâmica contratual entre artistas e gravadoras. Ao optar por regravar suas obras, a artista não apenas desvalorizou economicamente os masters originais (ao direcionar o consumo do público para as novas versões), como também estimulou um debate jurídico sobre:

  • A titularidade dos direitos sobre obras derivadas e fonogramas regravados;
  •  A validade e a exequibilidade de cláusulas de regravação em contratos fonográficos;
  •  O poder de barganha dos artistas em fases iniciais da carreira;
  •  A autonomia artística e patrimonial no exercício da Propriedade Intelectual.

 

Além disso, o caso demonstra a importância da negociação contratual informada, especialmente quanto às cláusulas de cessão, licenciamento, regravação e reversão dos direitos patrimoniais.

 

O histórico da indústria musical registra diversas disputas semelhantes. Artistas como Prince, Michael Jackson, João Gilberto e Gilberto Gil também enfrentaram embates judiciais e negociações complexas para retomar o controle sobre seus catálogos. Contudo, o diferencial do caso Taylor Swift reside na estratégia jurídica proativa, com uso legítimo dos mecanismos da Propriedade Intelectual para alterar a estrutura de poder na relação contratual.

 

O caso Taylor Swift é um exemplo emblemático de como o domínio técnico sobre a legislação de Propriedade Intelectual, aliado a uma estratégia jurídica bem delineada, pode restabelecer a autonomia de criadores sobre suas obras. A recuperação dos direitos por meio da regravação demonstra que os instrumentos legais disponíveis, quando utilizados com inteligência e respaldo contratual, permitem aos artistas reequilibrar sua posição frente às grandes estruturas da indústria cultural.

 

Esse episódio se torna, assim, um paradigma jurídico e simbólico da luta pela titularidade intelectual e patrimonial na música.

 

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Advogado(a) autor(a) do comentário: Marília de Oliveira Fogaça, Thaís de Kássia R. Almeida Penteado  e Cesar Peduti Filho, Peduti Advogados

Fonte: Taylor Swift compra de volta os direitos dos seus primeiros álbuns; entenda o caso 

https://g1.globo.com/pop-arte/musica/noticia/2025/05/30/taylor-swift-compra-de-volta-os-direitos-dos-seus-primeiros-albuns-entenda-o-caso.ghtml

 

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Direito de Personalidade x Direitos de Autor: a dupla proteção jurídica de uma fotografia

A fotografia de uma pessoa, enquanto representação visual da realidade, pode ser simultaneamente protegida por dois regimes jurídicos distintos no ordenamento brasileiro: os direitos da personalidade, particularmente o direito à imagem de uma pessoa física, e os direitos autorais. Essa sobreposição de esferas tutelares, embora muitas vezes ignorada na prática, é fonte recorrente de conflitos, sobretudo quando se trata da reprodução e divulgação dessas imagens em ambientes digitais.

 

O direito à imagem faz parte dos chamados direitos da personalidade e é protegido tanto pela Constituição Federal quanto pelo Código Civil, fazendo parte do rol de direitos inerentes à pessoa humana. A proteção protege o indivíduo, por exemplo, de ter sua imagem utilizada ou divulgada sem seu consentimento, salvo em casos muito específicos previstos em lei, como quando há interesse público evidente. O direito autoral, por sua vez, é previsto pela Lei nº 9.610/98, e regula as criações intelectuais do ser humano, desde que estas tenham algum grau de criatividade ou originalidade. Um fotógrafo – ou autor, nesse contexto – torna-se titular de direitos morais e patrimoniais sobre a fotografia, cabendo-lhe a prerrogativa de decidir como aquela obra será utilizada e de ter seu nome vinculado a ela.

 

Surge, assim, uma dualidade: uma mesma fotografia pode ser objeto de proteção tanto pelo direito do autor, enquanto titular da criação intelectual, quanto pela pessoa retratada, titular do direito à própria imagem. Em termos jurídicos, essa duplicidade implica que qualquer utilização legítima da fotografia deve observar, cumulativamente, os direitos de ambas as partes. A ausência de autorização de qualquer um dos titulares pode configurar ilícito, com possíveis repercussões civis.

 

Essa tensão entre as esferas jurídica e fática foi recentemente ilustrada em um caso envolvendo a cantora Jennifer Lopez, processada por um fotógrafo profissional por ter publicado, em suas redes sociais, imagens em que aparece, no entanto sem autorização do autor das fotos. Ainda que se tratasse de fotografias que retratam exclusivamente a artista, o fotógrafo alegou violação de seus direitos autorais sob afirmação de uso não autorizado da obra de sua titularidade, ainda que tivesse sido creditado. A princípio, a situação pode parecer contraditória, pois se trata de imagens da própria pessoa, mas do ponto de vista jurídico, a autoria da fotografia é protegida de forma autônoma, independentemente da identidade do retratado.

 

 

A jurisprudência brasileira tem reforçado essa necessidade de autorização mútua. Isso porque, enquanto a Súmula 403 do STJ estabelece a necessidade de indenização por publicação de imagem não autorizada, a infração desloca-se para o polo oposto quando o retratado divulga publicamente uma fotografia sem a devida autorização do fotógrafo, recaindo sobre a violação ao direito autoral sobre aquela obra. Ainda que o retratado seja figura pública ou o conteúdo da imagem não seja sensível, a proteção legal permanece íntegra, pois a titularidade da obra continua sendo do autor da fotografia. 

 

No caso analisado, é razoável supor que, à luz da legislação brasileira, Jennifer Lopez poderia ser responsabilizada civilmente se a conduta ocorresse em território nacional, mesmo sendo a pessoa retratada. A solução jurídica adequada, portanto, deve considerar que nenhuma das titularidades se sobrepõe à outra. Isto é, o uso legítimo de uma fotografia que contenha a imagem de uma pessoa natural exige, cumulativamente, a autorização do autor da obra (direito autoral) e da pessoa nela identificável (direito da personalidade). No contexto específico de eventos públicos, como o tapete vermelho da fotografia em questão, admite-se que a autorização da pessoa retratada possa ser presumida, desde que limitada às finalidades compatíveis com aquela situação. Essa interpretação se alinha aos princípios constitucionais que protegem, de um lado, os direitos da personalidade — como a imagem e a privacidade — e, de outro, a criação intelectual e os direitos patrimoniais e morais do autor.

 

Adicionalmente, em se tratando de reprodução em redes sociais, deve-se considerar o alcance potencial da divulgação, o que pode agravar significativamente o dano em caso de uso indevido ou não autorizado. Esse ponto, inclusive, foi um dos fundamentos da alegação do fotógrafo no processo. De todo modo, a boa-fé não exime a parte da responsabilidade por uso não autorizado, sendo irrelevante o fato de a pessoa estar apenas compartilhando a própria imagem. O direito à imagem garante à pessoa retratada o poder de veto sobre a exposição de sua identidade, assim como o direito autoral assegura ao criador da obra o controle sobre sua utilização.

 

A fotografia, assim, revela-se um ponto de interseção entre direitos personalíssimos e direitos de propriedade intelectual. O respeito simultâneo a ambas as esferas do direito é fundamental para que o uso da imagem se dê de forma lícita, especialmente diante do contexto atual de exposição e circulação massiva de conteúdos visuais.

 

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Advogado(a) autor(a) do comentário: Gabriela Romagnoli Teixeira de Freitas, Pedro Zardo Júnior e Cesar Peduti Filho, Peduti Advogados

 

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Quais os impactos de utilizar o símbolo de registro “ ®” no logotipo de uma marca sem que o registro tenha sido concedido perante o INPI – Uma análise do caso da ALFA, patrocinadora do Clube Esportivo Grêmio

I. Introdução

É prática comum entre os times de em todo mundo a negociação de acordos e contratos de patrocínio com empresas de inúmeros setores para investimento no clube. Uma das formas de patrocínio mais conhecida é chamada de “patrocínio master”, a qual correspondente ao maior montante investido em um clube, o que tem como consequência uma posição de maior destaque na camisa utilizada em jogos em relação às demais marcas patrocinadoras, por exemplo.

 

Nesse contexto, foi anunciado no início desse ano de 2025 que a patrocinadora master dos clubes do Grêmio e do Internacional, do sul do país, não seria mais a Banrisul, como era desde 2001, mas sim a marca “ALFA”. 

 

Sendo assim, tem-se que o destaque nas camisas sulistas, atualmente, corresponde ao sinal “ALFA”, estampado no centro das vestimentas esportivas utilizadas pelos atletas em suas partidas.

 

Ocorre que, a grande problemática acerca do tema de propriedade industrial se dá ao observar que, em uma dessas vestimentas, mais especificamente na camisa reserva do Grêmio, há o uso do símbolo “®”, o qual detém significado de marca registrada perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), mesmo que não tenha sido publicada a concessão da marca “ALFA” na referida Autarquia Federal. Portanto, o presente artigo visa esclarecer o caso e, adicionalmente, abordar as possíveis consequências do uso indevido do símbolo “®”. 

 

II. Quem pode utilizar o símbolo “®”?

O símbolo “®”, de uma forma resumida e sucinta, corresponde a um elemento visual utilizado pelo titular de alguma marca em seu elemento figurativo para indicar aos consumidores que a referida marca possui proteção legislativa, ou seja, perante o INPI, Autarquia Federal responsável pela análise e controle dos ativos de propriedade industrial, incluindo as marcas no Brasil. 

 

Embora não tenha caráter obrigatório, o seu uso é de suma relevância para dar segurança aos consumidores, que ao verem o símbolo “®” na composição figurativa de uma marca, terão mais confiança em consumir seus produtos e seus serviços.

 

 

III. Quais as consequências de se utilizar do termo “®” sem o registro da marca?

Mesmo que pareça uma postura inofensiva e frequentemente observada no mercado brasileiro, utilizar indevidamente o símbolo “®”, ou seja, sem que haja o registro da marca perante o INPI, pode trazer consequências significativas aos titulares que o fizerem. 

 

Se o objetivo do símbolo “®” é passar segurança e confiança aos consumidores, já que se presume que o registro exista, utilizá-lo sem o registro é, de forma simplificada, passar uma imagem aos clientes que não condiz com os fatos, o que, por certo, pode ser responsável por trazer danos imensuráveis aos clientes, bem como a terceiros envolvidos, incluindo prática de crimes, como falsidade ideológica e concorrência desleal.  

 

Quanto aos clientes, é de fácil compreensão entender o motivo dos danos, já que ao observar o símbolo “®”, eles serão induzidos a crer que é confiável e seguro obter um produto ou contratar algum serviço fornecido pela marca, o que pode gerar uma frustração no recebimento do que foi contratado ou, em piores hipóteses, um prejuízo financeiro aos consumidores.

 

Já em relação a terceiros, embora não seja tão evidente os possíveis danos, um que pode ser exposto como exemplo é a ausência de proteção de uma marca perante o INPI por crer que a marca com o símbolo “®” já está registrada e, provavelmente, seria referenciada como uma anterioridade impeditiva ao pedido de registro de um terceiro. Tem-se por “concorrência desleal”, condutas que visam tirar vantagem ou prejudicar concorrentes por meio de práticas desonestas, o que pode ser observado no uso indevido do símbolo “®”.

 

IV. Conclusão

Quando se utiliza o termo “®”, existe uma responsabilidade envolvida com a veracidade da informação relacionada ao uso, de modo que esse símbolo não corresponde a mero enfeite ou artigo decorativo na marca. 

 

Nesse sentido, no caso em comento, ao observar que a marca “ALFA” utiliza em camisetas de clubes conhecidos nacionalmente e que possuem uma popularidade relevante no mercado esportivo, por certo que o uso indevido do termo “®” pode ser responsável por trazer danos aos consumidores, bem como a terceiros envolvidos, o que deve e, provavelmente, será analisado pelas autoridades competentes.

 

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Advogado(a) autor(a) do comentário: Maria Eduarda Rodrigues Farias, Pedro Zardo Júnior e Cesar Peduti Filho, Peduti Advogados

Fonte: https://maquinadoesporte.com.br/futebol/simbolo-na-logomarca-pode-trazer-dor-de-cabeca-a-alfa-patrocinadora-de-gremio-e-internacional/

 

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Licenciamento de marcas no futebol

O futebol moderno tem se tornado cada vez mais popular, atraindo telespectadores de todas as partes do mundo. Como consequência, o uso de camisas de clubes de futebol passou a ser mais comum no dia a dia, não apenas dos clubes do coração dos torcedores, mas também de times que estão em alta no cenário internacional, como Real Madrid e Paris Saint-Germain (PSG).

 

Diante desse cenário, as marcas de um time de futebol deixam de ser apenas um símbolo emocional, tornando-se ativos econômico de grande valor, já que, através de uma boa gestão, os clubes podem expandir suas receitas através do licenciamento de marcas, permitindo ganhar mais força no mercado, além de  reforçar suas identidades. 

 

O licenciamento de marca nada mais é do que o contato no qual o titular de uma marca autoriza que terceiros utilizem seus sinais distintivos em produtos e serviços, em sua grande maioria, em troca de pagamento de royalties. 

 

Seu respaldo se encontra no artigo 139 da Lei de Propriedade Industrial que diz: 

 

        Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.

 

        Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos.

 

Ressalta-se que, a legislação vigente garante, em seu artigo 130 que, os clubes protejam suas reputações, impedindo usos que possam prejudicar suas imagens e reputações. 

 

 

 Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

        […]

        II – licenciar seu uso;

        III – zelar pela sua integridade material ou reputação.

 

Com o crescimento do futebol e a popularização dos clubes, o valor de suas marcas aumentou, demonstrando a importância de se construir uma identidade sólida e rentável. Assim, times  que investem no registro e licenciamento de suas marcas apresentam vantagem competitiva, já que o licenciamento de produtos oficiais permite que torcedor expresse seu amor e, ao mesmo tempo, consuma produtos que ajudam na renda do clube. 

 

No Brasil, clubes como Sociedade Esportiva Palmeiras e Clube de Regatas do  Flamengo agem de forma expressiva, tendo o Palmeiras entrado em 2º lugar no ranking de depositantes ativos de marca em 2024, com um total de 210 marcas depositadas no último ano, além de lucrar R$142,9 milhões com publicidade e patrocínios. Já o Flamengo, conseguiu arrecadar a média de R$322,5 milhões com patrocínio e publicidade.

 

Diante disso, é notável que a prática de licenciamento de marcas no futebol é uma prática essencial, que além da comercializar produtos, garante proteção jurídica e aumento de receitas. 

 

Tendo o amparo da Lei de Propriedade Industrial, e o auxílio de bons profissionais, é possível que clubes reforcem suas identidades e as monetizem de maneira estratégica, permitindo crescimento e sustentabilidade econômica do futebol. 

 

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Advogado(a) autor(a) do comentário: Daniela Monteiro Russo, Pedro Zardo Júnior e Cesar Peduti Filho, Peduti Advogados

 

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Como uma marca brasileira venceu gigante japonesa através do Princípio da Especialidade? Confira.

Em recente decisão, a Justiça Federal do Rio de Janeiro negou provimento a ação movida pela multinacional japonesa Citizen que buscava anular os registros da marca “Bulova Collection” concedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) à empresa brasileira Bulova Collection Design de Interiores. O juiz Eduardo André Brandão de Brito Fernandes fundamentou sua decisão na aplicabilidade do Princípio da Especialidade, o qual permite a coexistência de marcas idênticas ou similares quando dispostas em segmentos de mercado distintos, sem risco de confusão ao público consumidor.

 

No embate judicial, a Citizen sustentou que a marca “Bulova Collection” reproduzia indevidamente o nome de sua marca notoriamente conhecida e anteriormente registrada “Bulova”, infringindo a Lei da Propriedade Industrial (LPI – Lei 9.279/1996) e reforçou seu direito prioritário sobre o uso do nome.

 

Por outro lado, a defesa da Bulova Collection Design de Interiores argumentou que as duas empresas atuam em setores completamente distintos: enquanto a Citizen atua massivamente no mercado de relógios e joias,  a Bulova Collection se apresenta no segmento de móveis e artigos de decoração. Assim, a Bulova Collection não ofereceria qualquer risco de associação ou confusão perante o público consumidor. Desta forma, a aplicabilidade do Princípio da Especialidade se fez essencial, para que fosse permitida a coexistência de marcas idênticas em mercados diversos.

 

O Princípio da Especialidade, previsto no artigo 124 da LPI, estabelece que o direito de exclusividade no uso de uma marca é limitado aos produtos e/ou serviços para os quais ela foi registrada. Desta forma, marcas idênticas ou semelhantes podem coexistir no mercado desde que atuem em segmentos totalmente diferentes, sem oferecer risco de confusão ao consumidor. 

 

Este preceito visa manter o equilíbrio entre os direitos dos titulares de marcas e a liberdade concorrencial, prevenindo que registros de marcas sejam utilizados de forma abusiva e impedindo a entrada de novos concorrentes no mercado. Noutras palavras, pode-se depreender que este Princípio nada mais é do que um ponto referenciador que orienta a ponderação entre o direito de exclusividade dos titulares de marcas e o interesse público ante a livre concorrência, funcionando como um verdadeiro vetor de equilíbrio na balança de interesses que permeiam o sistema marcário brasileiro.

 

 

Assim, a decisão reflete a aplicabilidade do Princípio da Especialidade, reforçando a autonomia de marcas que atuam em segmentos de mercado distintos. Além disso, tal precedente evidencia a importância do exame criterioso do risco de confusão ou associação entre marcas, considerando não apenas a semelhança entre os sinais distintivos, mas também seus canais de distribuição, o público-alvo, o grau de atenção do consumidor e, especialmente, a natureza dos produtos ou serviços oferecidos.

 

Essa abordagem contribui para um maior segurança jurídica no mercado, permitindo que empresas atuem com seus sinais distintivos, sem o risco de eventuais ações infundadas de concorrentes que busquem barrar o uso de marcas devidamente registradas, especialmente em nichos mercadológicos sem qualquer conexão entre si.

 

Nesta senda, a decisão da Justiça Federal do Rio de Janeiro é um importante marco jurídico na aplicação do Princípio da Especialidade no direito marcário brasileiro. Ela reforça a necessidade de um exame detalhado das circunstâncias do caso concreto, evitando decisões que possam prejudicar a liberdade concorrencial e a inovação no mercado. 

 

Além disso, o decisum revela-se especialmente relevante diante das novas diretrizes de exame de mérito adotadas pelo INPI, que buscam conferir maior celeridade ao processo de registro e promover a uniformização do entendimento da jurisprudência administrativa. 

 

Ao reconhecer que sinais semelhantes podem coexistir pacificamente quando destinados a classes e segmentos distintos de produtos e/ou serviços, o INPI reafirma a racionalidade do sistema marcário, evitando análises excessivamente restritivas que poderiam resultar em indeferimentos arbitrários ou protelatórios. Nesse contexto, a decisão judicial que prestigia a autonomia dos mercados envolvidos alinha-se com esse esforço institucional de eficiência e coerência, fortalecendo a previsibilidade nas decisões administrativas e contribuindo para a segurança jurídica dos titulares de marca.

 

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Advogado(a) autor(a) do comentário: Lethycia Ventura Brilhante Nogueira e Cesar Peduti Filho, Peduti Advogados

Fonte: Justiça Federal nega pedido da Citizen e mantém marca de empresa brasileira + https://www.conjur.com.br/2025-mai-21/justica-federal-nega-pedido-da-citizen-e-mantem-marca-de-empresa-brasileira/

 

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BYD X BMW: A disputa judicial pelo nome “Dolphin Mini” e os limites da Proteção Marcária no Brasil

A crescente presença da montadora chinesa BYD no mercado automotivo brasileiro, com destaque no segmento de veículos elétricos, chamou atenção não apenas dos consumidores, mas também de concorrentes conhecidos mundialmente — como a BMW. A empresa alemã ingressou com ação judicial contra a BYD Brasil, questionando o uso do nome “Dolphin Mini”, sob o argumento de que a expressão “Mini” violaria os direitos marcários associados à afamada marca MINI, especialmente vinculada ao modelo Mini Cooper, fabricado e pertencente à BMW.

 

A disputa, atualmente em trâmite perante a 5ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tem como pano de fundo o uso do elemento nominativo “Mini” em um dos modelos de entrada da montadora chinesa, que rapidamente se tornou o carro elétrico mais vendido do país.

 

A BMW sustenta que o uso da expressão “Mini” pela BYD pode induzir o consumidor a erro, o fazendo associar indevidamente os dois carros, o que configuraria violação à marca registrada e prática de concorrência desleal. Com base nesta argumentação, a montadora se apoia nos artigos 129 e 130 da Lei nº 9.279/96 (“Lei da Propriedade Industrial” ou “LPI”), que asseguram ao titular da marca o direito de zelar por sua integridade e coibir usos indevidos por terceiros, inclusive no que diz respeito a reproduções ou imitações suscetíveis de causar confusão ou associação indevida perante o público consumidor.

 

Na contramão, a defesa da BYD busca apoio no fundamento clássico da doutrina marcária: o termo “Mini” seria genérico e descritivo, utilizado para caracterizar dimensões reduzidas do veículo, portanto, a exclusividade sobre ele inexistiria. A empresa também argumenta que a BMW não detém registro da palavra “Mini” isoladamente perante o INPI, o que reforçaria a tese de ausência de distintividade autônoma.

 

Válido destacar que esta linha argumentativa remete ao artigo 124, VI, da LPI, o qual veda o registro de sinais “descritivos” quando isolados, isto é, que apenas informem características do produto ou serviço, como tamanho, composição ou finalidade.

 

 

Até o momento, o único desdobramento do Judiciário diz respeito ao pedido liminar da BMW, que requereu a preservação de documentos contábeis e operacionais relacionados ao “Dolphin Mini”. A juíza Maria Izabel Gomes Sant’Anna de Araújo indeferiu a medida ao entender que não há risco iminente de destruição ou perda de tais documentos, uma vez que a legislação tributária já impõe a obrigação legal de guarda por ao menos cinco anos.

 

Este caso evidencia as tensões entre a função distintiva da marca — base para sua proteção jurídica — e os princípios da livre concorrência e livre utilização de signos de uso comum no mercado. A depender da interpretação do Judiciário, o desfecho poderá reforçar a importância da distintividade efetiva como critério de proteção, evitando monopólios sobre expressões genéricas ou meramente descritivas.

 

Ao mesmo tempo, o litígio acena para um novo momento no mercado brasileiro de veículos: a presença crescente de marcas asiáticas que passam a disputar espaço e identidade com players tradicionais, tanto no mercado consumidor quanto na esfera da propriedade intelectual.

 

O julgamento definitivo ainda está por vir, mas certamente servirá como referência para disputas futuras envolvendo marcas colidentes, nomes de modelos e os contornos do direito marcário brasileiro.

 

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Advogado(a) autor(a) do comentário: PEDRO MORENO DA CUNHA LINS e Cesar Peduti Filho, Peduti Advogados

 

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Disputa de marca entre Fernanda Torres e requerente anterior reacende debate sobre prioridade no registro no INPI

A recente controvérsia envolvendo a atriz Fernanda Torres e uma terceira requerente pela titularidade da marca “A Vida Presta” chamou atenção para um ponto crucial do sistema de marcas brasileiro: a chamada first-to-file rule, ou seja, a regra da prioridade baseada na data do pedido de registro apresentado primeiro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

 

Em dezembro de 2024, antes da viralização da expressão associada à atriz indicada ao Oscar, uma pessoa física solicitou o registro da marca “A Vida Presta” para identificar atividades voltadas ao entretenimento, especialmente no segmento de podcasts. Já em fevereiro de 2025, Fernanda Torres, conhecida por diversos personagens e bordões marcantes, também apresentou pedidos de registro da mesma expressão, voltados a atividades semelhantes, com o objetivo de buscar a propriedade deste bordão como marca. Os processos no âmbito administrativo ainda estão sob exame, no entanto, tudo indica que os pedidos da atriz para os mesmos serviços serão indeferidos com base na anterioridade e colidência com o sinal previamente requerido, salvo se as partes firmarem acordo em contrário.

 

Esse episódio evidencia uma questão comum, mas muitas vezes subestimada por empreendedores e artistas: o uso público e constante de uma expressão ou o vínculo autoral com determinada obra não asseguram, por si só, o direito ao registro e uso exclusivo daquela expressão como marca.

 

Prioridade no registro: quem registra primeiro tem vantagem

 

Diferente de países como os Estados Unidos, que adotam o critério do uso (first-to-use), o Brasil privilegia a anterioridade do depósito do pedido. Isso significa que, salvo em situações excepcionais, terá preferência sobre a marca quem primeiro tiver solicitado seu registro junto ao INPI, mesmo que outra pessoa já utilize a expressão informalmente ou até em obras autorais.

 

No caso de Fernanda Torres, embora sua notoriedade, a ausência de um pedido anterior ao do outro requerente acabou lhe colocando em desvantagem jurídica. Essa situação ilustra como a estratégia de proteção de ativos intangíveis deve envolver o registro de marca desde os primeiros passos de um projeto, evitando disputas futuras e até restrições comerciais ao uso do nome em produtos e serviços.

 

Exceção à regra: o direito de precedência

 

Apesar da regra geral de prioridade pelo depósito, a Lei da Propriedade Industrial prevê exceções importantes. De acordo com o artigo 129, §1º, da LPI (Lei nº 9.279/96), a pessoa que, de boa-fé, já utilizava a marca no Brasil há pelo menos seis meses antes da data do pedido anterior pode invocar o chamado direito de precedência. Essa previsão protege o uso anterior legítimo, mesmo sem registro formal, desde que seja comprovado o uso efetivo e contínuo da marca para os mesmos produtos ou serviços neste período. Assim, mesmo estando em posição desfavorável quanto à data do depósito, a parte que comprovar esse uso anterior pode reivindicar o registro, o que, em tese, poderia ser arguido pela atriz caso haja comprovação do uso anterior da expressão “A Vida Presta” com finalidade marcária.

 

Marca, título de obra e direitos autorais: onde começa e termina cada proteção?

 

Outro ponto relevante que emerge dessa discussão é a distinção entre os direitos autorais e o direito marcário. Embora a autoria de uma obra (como um livro, roteiro ou espetáculo) seja protegida pela Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98), essa proteção não se estende automaticamente ao uso do título como marca. O próprio INPI tem decisões consolidadas no sentido de que títulos de obras não são, por si só, passíveis de registro como marca, a menos que atendam aos critérios legais, como distintividade e finalidade comercial.

 

Além disso, o artigo 124, inciso XV, da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) veda o registro como marca de “título de obras intelectuais ou artísticas”, salvo quando consentido pelo autor. Entretanto, quando há dois autores independentes ou uma anterioridade no pedido, a situação se complexifica — como se viu neste caso.

 

 

O que podemos aprender com o caso?

 

A disputa em torno da expressão “A Vida Presta” evidencia a importância de um planejamento prévio e integrado da propriedade intelectual. Criadores e empreendedores devem considerar o registro de marca como etapa essencial do desenvolvimento de projetos, mesmo quando ainda estão em fase inicial. Uma marca registrada não apenas garante exclusividade, como também fortalece a identidade do produto ou serviço no mercado e protege contra terceiros que possam buscar se apropriar indevidamente de um nome já em uso.

 

É fundamental compreender que os diferentes ramos da propriedade intelectual (direitos autorais, marcas, patentes, etc.) não se sobrepõem automaticamente. Cada tipo de proteção requer atenção às suas regras específicas e ao momento certo de registro.

 

Conclusão

 

Casos como o de Fernanda Torres mostram que, no universo da Propriedade Intelectual, o tempo (e o timing) é crucial. Registrar uma marca não deve ser a última etapa, mas sim uma das primeiras na estratégia de consolidação de um projeto criativo ou comercial. E, acima de tudo, o suporte jurídico especializado pode ser decisivo para evitar perdas de oportunidades e garantir a segurança dos ativos intangíveis.

 

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Advogado(a) autor(a) do comentário: Gabriela Romagnoli Teixeira de Freitas, Pedro Zardo Júnior e Cesar Peduti Filho, Peduti Advogados

Fonte: https://lorena.r7.com/categoria/celebridades/Expressao-A-Vida-Presta-vira-disputa-de-marca-entre-Fernanda-Torres-e-outra-requerente

 

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