Trade dress: Necessária a prova, deve o juiz deferi-la de ofício, quando não requisitada

É sabido no âmbito da Propriedade Intelectual que as ações manejadas sob argumento de violação de trade dress não podem prescindir da realização de perícia técnica para constatar a violação ou a não violação. 

Essa obrigatoriedade decorre da natureza do bem jurídico tutelado, haja vista que o trade dress, ou “conjunto-imagem” – como se passou a chamar a partir da pena de Tinoso Soares – não está previsto no arcabouço legal protetivo no campo da propriedade industrial, geralmente observável na Lei da Propriedade Industrial, a Lei Federal nº. 9.279/96, que regula, por exemplo, a proteção às marcas, às patentes de invenção, aos modelos de utilidade, aos desenhos industriais, às indicações geográficas, etc. Não existindo previsão na legislação, a proteção advém da jurisprudência pátria, sendo imprescindível a realização de perícia técnica onde se avalie a existência ou não de violação, sendo esse o posicionamento do STJ, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). COMPARAÇÃO NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM SIMPLES OBSERVAÇÃO DAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS EM CONFRONTO. DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVA.

    1. A fim de se concluir pela existência de concorrência desleal decorrente da utilização indevida do conjunto-imagem de produto da concorrente é necessária a produção de prova técnica (CPC/73, art. 145). O indeferimento de perícia oportunamente requerida para tal fim caracteriza cerceamento de defesa
    2. Recurso especial providoArt. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

(STJ, REsp 1.778.910 – SP, Min. Rela. Maria Isabel Galotti, Quarta Turma, julgado: 06/12/2018) 

Diante desse fato, observa-se um questionamento trazido pela experiência forense: a ausência de pedido da prova quando da resposta ao despacho de especificação de provas, resulta em preclusão?

 

 

A resposta é não. Isso porque, embora a regra geral seja a operação da preclusão (cf. REsp 1689923 RS), sendo a prova pericial imprescindível ao julgamento da demanda, deverá o juiz, de ofício, determinar a sua produção, afastando-se a focalização na formalidade processual (da preclusão temporal) para a busca da verdade real, o que é possível graças aos poderes instrutórios do juiz.

É nesse sentido a dicção do art. 370 do CPC, que determina: 

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Portanto, não pode o magistrado julgar improcedente a ação de abstenção de uso de trade dress sob o argumento da aplicação do instituto da preclusão temporal, justamente porque sendo a prova em questão imprescindível ao deslinde da lide, a sua não realização resulta, em última análise, em Non Liquet, portanto, em abstenção de juízo, que é vedado ao magistrado.

Nesse sentido, assim tem decidido o e. Tribunal de Justiça de São Paulo, em suas Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais – Violação de Marca e Trade Dress – Sentença que julgou improcedente o pedido, por entender, nos termos do artigo 373 do CPC 2015, que as autoras, por não terem requerido a realização de prova pericial, não haviam se desincumbido de seu ônus – Insurgência das autoras – PRELIMINAR – (…) MÉRITO – Juízo a quo que, ao julgar a questão concernente à marca e ao trade dress, entendeu que não houve a requisição de perícia, sendo essa prova essencial para que se comprovasse a violação – Sentença que padece de nulidade – (…) deveria o juízo, ao ter reputado a prova fundamental para o julgamento do pedido, tê-la determinado de ofício – Poderes instrutórios do juiz, nos termos do artigo 370 do CPC de 2015 – Busca da verdade real do processo – Produção de provas de ofício que, inclusive, não se sujeita à preclusão (…). 

(TJ-SP – AC: 10947749820208260100 SP 1094774-98.2020.8.26.0100, Relator: Jane Franco Martins, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 18/08/2022)

Diante do exposto, cristalino que a ausência de requisição de produção de prova pericial pela parte interessada, após sua intimação para especificação de provas, não resulta em preclusão temporal quando se tratar de caso envolvendo violação de trade dress, devendo a produção da prova ser determinada de ofício pelo magistrado, com rateio de seu custo entre as partes do processo.

—

Autores do comentário: Mario Filipe Cavalcanti e Cesar Peduti Filho, Peduti Advogados.

—

 

“If you want to learn more about this topic, contact the author or the managing partner, Dr. Cesar Peduti Filho.”

“Se quiser saber mais sobre este tema, contate o autor ou o Dr. Cesar Peduti Filho.”

A posição processual do INPI nas ações de nulidade

É comum nas ações anulatórias de registros concedidos pelo INPI, que a autarquia se manifeste em suas contestações arguindo possuir posição dinâmica (interpolar) no processo, posição esta que adviria de sua natureza de litisconsorte sui generis, garantida por precedentes do STJ. 

 

Também é comum que o INPI requeira, muitas vezes, a improcedência das demandas, mas tente se isentar de eventual sucumbência, para tal, intitulando suas peças de ‘Manifestação’, não de ‘contestação’ e, às vezes, argumentando que como a decisão caberia ao magistrado, nas mãos dele estaria a definição.

 

Ora, é óbvio que a definição da lide cabe ao magistrado, mas também é evidente que sem as partes, seus procuradores e seus interesses manifestos, não há atividade jurisdicional possível, não cabendo aos magistrados a inovação ou a iniciativa na instauração de processos, muito menos a definição dos interesses das partes em disputa.

 

Portanto, é a manifestação de cada parte direcionada a um sentido e, portanto, a um interesse no dinamismo processual, que define o seu papel no processo e, portanto, o polo da lide que deve ocupar, não sendo permitido o comportamento contraditório.

 

É cediço, pois, que tendo a autarquia proferido os atos administrativos federais cuja anulação é pleiteada nas ações anulatórias previstas na LPI, sua posição processual lógica é de Ré quando a ação for ajuizada por particular para anular seus atos e de autora quando ela própria ajuizar ação para anular seus atos, vindo a ser corré nos casos de litisconsórcio necessário com eventuais pessoas físicas ou jurídicas citadas em suas decisões como interessadas no reconhecimento de eventuais colidências.

 

Não obstante, o INPI pode cambiar sua posição processual, ao passo em que o interesse público por ele defendido, na concessão de exclusivo sobre propriedade industrial, exigir essa migração. Portanto, mesmo nas demandas contra ele ajuizadas por particular, poderá o INPI figurar como litisconsorte do autor, etc.

 

 

Tais definições foram alcançadas mediante entendimento jurisprudencial do STJ, sendo julgado relevante o da pena do Ministro Luís Felipe Salomão, seguido pela Quarta Turma, no REsp nº. 1.817.109 – RJ, que estabeleceu o seguinte: 

 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TRANSAÇÃO ENTRE AS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS LITIGANTES. DISCORDÂNCIA DO INPI, QUE INTEGRAVA O POLO PASSIVO DA LIDE. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Consoante cediço nesta Corte, a atuação processual do INPI, na ação de nulidade de registro de marca, quando não figurar como autor ou corréu, terá a natureza de intervenção sui generis (ou atípica), por se dar de forma obrigatória, tendo em vista o interesse público preponderante de defesa da livre iniciativa, da livre concorrência e do consumidor, direitos constitucionais, essencialmente transindividuais, o que não apenas reclama o temperamento das regras processuais próprias das demandas individuais, como também autoriza a utilização de soluções profícuas previstas no microssistema de tutela coletiva.

Precedentes. 2. Nessa perspectiva, admite-se a chamada “migração interpolar” do INPI (litisconsórcio dinâmico), a exemplo do que ocorre na ação popular e na ação de improbidade, nas quais a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, pode abster-se de contestar o pedido ou atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, nos termos dos artigos 6º, § 3º, da Lei 4.717/65 e 17, § 3º, da Lei 8.429/92. 3. Na espécie, a autarquia, após citada para integrar a relação processual, apresentou contestação, suscitando a sua ilegitimidade passiva ad causam, requerendo intervenção no feito na qualidade de assistente especial e aderindo à tese defendida pela autora. Posteriormente, insurgiu-se contra a transação extrajudicial celebrada entre as sociedades empresárias (autora e segunda ré), opondo-se à extinção da ação de nulidade de registro, ao argumento da existência de dano ao interesse público. 4.

Nesse quadro, configurou-se o deslocamento do INPI da posição inicial de corréu para o polo ativo da demanda — o que pode ser traduzido como um litisconsórcio ativo ulterior —, ressoando inequívoco que a transação extrajudicial, celebrada entre a autora originária e a segunda ré, não tem o condão de ensejar a extinção do processo em que remanesce parte legitimamente interessada no reconhecimento da nulidade do registro da marca. 5. Nada obstante, cumpre ressalvar o direito da autora originária — que, por óbvio, não pode ser obrigada a permanecer em juízo — de pleitear desistência na instância de primeiro grau, em consonância com o acordo que não produz efeitos em relação ao INPI. 6. Recurso especial não provido. (g. n.).

(STJ, RESP Nº 1.817.109 – RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe: 25/03/2021)

 

Esclarecido, portanto, que a jurisprudência do STJ reconhece ao INPI o mesmo dinamismo polar observado na ação popular, cumpre estabelecer agora as consequências lógicas da assunção de posicionamento pela autarquia.

 

Isso porque, o INPI deverá definir se apresentará ‘Manifestação’ nos autos, aderindo ao polo do autor da demanda e, portanto, pugnando pela anulação de seu ato administrativo ou se apresentará ‘Contestação’ à demanda e, portanto, se manterá no polo passivo tal como eleito quando do ajuizamento da demanda pelo particular.

 

É que, se manifestando pela procedência não deverá arcar com o ônus da sucumbência na demanda procedente e, de outro lado, se manifestando pela improcedência, deverá arcar com esse ônus na demanda procedente, sobretudo por ter dado causa ao ajuizamento.

 

Em suma, a consequência direta da migração polar para o polo ativo, por exemplo, é a anistia judicial, no que tange à sucumbência, por ter dado causa ao ajuizamento.

 

—

 

Autores do comentário: Mario Filipe Cavalcanti and Cesar Peduti Filho, Peduti Advogados.

 

—

“If you want to learn more about this topic, contact the author or the managing partner, Dr. Cesar Peduti Filho.”

“Se quiser saber mais sobre este tema, contate o autor ou o Dr. Cesar Peduti Filho.”