Mês: outubro 2014

COMENTÁRIO – A publicidade comparativa é um método antigo, eficiente e muito conhecido no setor publicitário, que consiste em comparar um determinado produto ou serviço com outros disponíveis no mercado. Neste sentido, a técnica mais comumente utilizada para aplicação deste método consiste na confrontação, por uma determinada empresa, de seus produtos/serviços com aqueles da concorrência. A confrontação, no entanto, tem o objetivo claro de enaltecer as qualidades ou características dos produtos/serviços da empresa que promove a propaganda, na tentativa de se demonstrar superioridade ou semelhança com a concorrência. Em linhas gerais, esta confrontação pode se dar de duas formas:

• Implícita: quando não existe qualquer menção direta à marca, empresa ou aos produtos/serviços do concorrente, porém a narrativa do texto ou a sequência de imagens da propaganda permitem ao interlocutor a identificação deste, de maneira indireta.
• Explícita: quando é feita uma menção direta ao concorrente, seja pela citação de qualquer sinal distintivo ou dos produtos/serviços do concorrente, ainda que através de imagens.

Ao contrário de países como os Estados Unidos da América – onde é considerada elemento indispensável para a conquista do consumidor e até mesmo incentivada por órgãos reguladores – a publicidade comparativa é rara no Brasil. Isto se dá em parte pelas restrições impostas pela legislação de propriedade intelectual e de proteção da concorrência, mas também pela ética característica do setor publicitário brasileiro – em que pese o Código Nacional de Auto-regulamentação Publicitária (“CBARP”) permitir a publicidade comparativa, observados os limites estabelecidos em seu artigo 32. Apesar de não haver vedação legal expressa à publicidade comparativa, a doutrina de propriedade intelectual diverge quanto à natureza intrínseca de violação quando da utilização de sinal distintivo de concorrente em peça publicitária comparativa: enquanto parte da doutrina entende pela violação ao direito de propriedade exclusiva da marca, alguns doutrinadores entendem que a violação ocorre somente se estiver configurada a tentativa de denegrir a imagem do concorrente ou a prática de falsa alegação em detrimento deste por quem promove a propaganda. Como reflexo ao entendimento doutrinário diverso, as decisões proferidas pelos tribunais brasileiros ainda divergem quanto ao tema, mas é praticamente pacífico o entendimento que a citação ou mera referência de concorrente em publicidade comparativa não constitui violação ao direito marcário, sobretudo quando a confrontação se dá por meio de alegações verídicas sobre dados objetivos e respeitados os limites da concorrência, requisitos de legalidade estabelecidos pelo CBARP. *Em julgamento realizado na última quinta-feira, 02/10/2014, o STJ reconheceu pela legalidade da propaganda comparativa realizada pela Nestlé, tendo em vista a não ocorrência de violação marcaria. Para saber mais, clique aqui. “*Este comentário foi redigido meramente para fins de enriquecer o debate, não devendo ser considerado uma opinião legal para qualquer operação ou negócio específico.” Notícia comentada por Felipe Barreto Veiga.

Disputa entre Danone e Nestlé por uso de marca em propaganda está na pauta no STJ

A 4ª turma do STJ vai debater na próxima quinta-feira, 2, disputa entre a Danone e a Nestlé, em que a primeira questiona o uso da marca Activia pela Nestlé em propaganda comparativa de lançamento do iogurte funcional Nesvita. Trata-se de ação cominatória cumulada com indenização por perdas e danos proposta pela Danone objetivando que a Dairy Partners Americas Brasil Ltda, empresa do Grupo Nestlé, se abstenha de utilizar as marcas registradas “Danone” e “Activia”, em sua campanha publicitária para lançamento do iogurte funcional “Nesvita”, veiculada em todo o território nacional, ou a qualquer outro título que viole os diretos de propriedade industrial da Danone. Para a Danone, o produto tem funcionalidade específica, enquanto que para a Nestlé apenas aumenta o bolo fecal. O processo é de relatoria do ministro Luis Felipe Salomão. Em fevereiro, após o voto-vista do ministro Raul Araújo dando provimento ao REsp, para julgar parcialmente procedente a demanda, divergindo do relator, pediu vista a ministra Isabel Gallotti. Fonte: http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI208434,51045-Disputa+entre+Danone+e+Nestle+por+uso+de+marca+em+propaganda+esta+na

COMENTÁRIO – O registro de marca perante o INPI, garante ao seu titular os direitos de usar a marca requerida para identificar os respectivos serviços/produtos, bem como impedir que terceiros utilizem qualquer sinal idêntico ou semelhante para identificar serviços/produtos afins ou semelhantes, evitando a confusão no público consumidor. No Brasil, adotou-se o sistema atributivo de direito para registro das marcas, isto é, a sua propriedade e o seu uso exclusivo só são adquiridos pelo registro e, como regra geral, àquele que primeiro depositar um pedido possui prioridade. Todavia, a mesma lei que confere esse sistema atributivo de direito garante a toda pessoa que, de boa-fé, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, com finalidade também idêntica ou semelhante, o direito de reivindicar o direito de precedência ao registro, devendo, para tanto, comprovar o uso efetivo da marca pretendida. Nesta senda, a inscrição da empresa na junta comercial, muito embora não seja a maneira mais efetiva de se garantir uma proteção marcaria, pode ser utilizada como um meio eficaz de comprovar o uso anterior de determinada expressão. Entretanto, vale reiterar, nome empresarial/nome fantasia não é marca, cada um tendo uma forma de proteção diferente (inclusive com extensões diferentes). Enquanto a proteção ao nome empresarial se restringe ao Estado onde se encontram arquivados os atos constitutivos, a marca possui proteção em todo o território nacional. Aliás, nome empresarial tem por objetivo precípuo a identificação da empresa no mercado, ao passo que a marca tem por finalidade a identificação de um produto ou serviço existente no mercado, distinguindo-os dos demais concorrentes. Infelizmente, ainda é um erro muito comum acreditar que, por estar com seus atos constitutivos arquivados na respectiva Junta Comercial sob a denominação “X”, a empresa também teria direito ao uso exclusivo da marca utilizada. Desta forma, o registro de marca perante o INPI é fundamental para defesa mais ampla do negócio exercido pela empresa, principalmente pelo seu aspecto de exclusividade em todo o território nacional. “*Este comentário foi redigido meramente para fins de enriquecer o debate, não devendo ser considerado uma opinião legal para qualquer operação ou negócio específico.” Notícia comentada por Danniel Barbosa Rodrigues. Advogado graduado pela Universidade Paulista – UNIP estagiou escritórios de grande porte, atuando nas áreas de contencioso cível e propriedade intelectual.

Registro de marca garante proteção e exclusividade

Não basta inscrever somente a empresa na junta comercial. Para não ter o nome de um produto sendo usado indevidamente, é necessário ter cadastro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou provimento ao pedido da multinacional PepsiCo para anular o registro da marca de salgadinho Douraditos, da empresa cearense M. Dias Branco. A norte-americana, produtora do Doritos, alegou similaridade dos nomes. Os ministros, no entanto, julgaram que as marcas não confundem o consumidor e que, por isso, podem conviver no mercado. Tanto Doritos quanto Douraditos estão registradas no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi), autarquia federal responsável por registros de marcas e patentes. A inscrição no órgão garante proteção aos bens imateriais ligados às atividades desenvolvidas pelas empresas. O registro não é obrigatório, mas é o meio pelo qual a utilização indevida ou sem autorização do nome é evitado. As empresas que possuem inscrição no Inpi, caso se sintam prejudicadas, podem pedir a anulação do registro das outras marcas que, de alguma forma, são capazes de induzir o consumidor ao erro ou ocasionar concorrência desleal. Não é necessário que os nomes sejam idênticos, basta que haja imitação, em parte, e desde que os produtos sejam do mesmo ramo de atividades. É o caso das bebidas alcoólicas Johnnie Walker e João Andante. Esta, cachaça mineira, passou a se chamar “O Andante” após perder um processo contra a produtora escocesa de uísques. Além do antigo nome – que era a tradução literal de “Johnnie Walker” – a João Andante também teve de mudar a logomarca do produto (que fazia alusão a um homem caminhando) pela similaridade com o símbolo da empresa estrangeira. A marca de suplementos alimentares Sustare Kids também sofreu condenação para ter o nome alterado. Em concorrência com a Sustagen Kids, passou a se chamar “Sustare Criança”.

Proteção

Segundo a advogada do escritório Impar Marcas e Patentes, Verônica Montenegro, não basta a inscrição do nome fantasia da empresa na junta comercial para que haja direito de exclusividade sobre a marca. “Só há proteção a partir do momento em que se registra no Inpi”, afirma. Uma vez registrada a marca, se outra empresa inscrever nome parecido no Inpi – podendo causar confusão para o consumidor e prejuízos para o detentor da exclusividade – este pode pleitear indenização judicialmente, além de requerer a anulação do registro da segunda marca, conforme explica a advogada. Segundo o Inpi, três anos é a média para que o processo de registro de marcas seja concluído. Foram solicitados, no ultimo ano, 163 mil registros, e 80 mil pedidos foram deferidos, indeferidos ou arquivados. Fonte: http://www.opovo.com.br/app/opovo/leisetributos/2014/09/12/noticiasjornalleisetributos,3313607/registro-da-marca-garante-protecao-e-exclusividade.shtml

COMENTÁRIO – A eventual declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei n.º 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial) representará um verdadeiro retrocesso na matéria, além de implicar na inevitável propositura de inúmeras ações judiciais, seja pelo titular da patente que terá, possivelmente, a redução do prazo de exclusividade do seu invento, seja pelos concorrentes que, talvez, tenham sofrido alguma ação judicial calcada na patente em questão. O intuito da LPI, desde sempre, é o de estimular o desenvolvimento tecnológico do país, garantindo ao inventor de uma nova tecnologia o direito de explorá-la, com exclusividade, durante um determinado período. É inegável que, para o desenvolvimento de uma nova tecnologia, geralmente são investidas verdadeiras fortunas. Mas este investimento poderá ser compensado posteriormente, mediante a garantia de exploração exclusiva por aquele período específico. É fato notório que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI enfrenta, atualmente, grandes dificuldades para a análise de um pedido de patente. São necessários vários anos até que, efetivamente, o pedido seja analisado e o titular da patente passe, realmente, a gozar dos direitos de exclusividade. Nesse sentido, e com o intuito de garantir o mínimo de proteção ao inventor/titular da tecnologia, a LPI conferiu um prazo mínimo de vigência da patente (10 anos para patente de invenção ou 7 anos para patente de modelo de utilidade). Ou seja, independentemente do tempo que a autarquia levar para analisar o pedido, o inventor/titular não ficará de todo prejudicado, posto que assegurado o prazo mínimo de proteção, dentro do qual poderá tentar recuperar todo o valor (ou pelo menos parte dele) investido para o desenvolvimento do invento. Não há, no meu entendimento, qualquer inconstitucionalidade no dispositivo em questão. Pelo contrário, entendo que tal dispositivo, além de garantir a eficácia do instituto da patente e assegurar o interesse dos inventores em investir no desenvolvimento de novas tecnologias. Negar essa proteção mínima, ainda mais diante da situação caótica apresentada pelo INPI na análise dos pedidos de patente já depositados, é o mesmo que dizer aos inventores: não perca seu tempo e dinheiro no Brasil! Ou seja, declarar a suposta inconstitucionalidade de tal dispositivo apenas afugentará as maiores empresas do Brasil. “*Este comentário foi redigido meramente para fins de enriquecer o debate, não devendo ser considerado uma opinião legal para qualquer operação ou negócio específico.” Notícia comentada por Raphael Lemos Maia. Advogado especializado em Propriedade Intelectual, com ênfase em contencioso cível envolvendo direito de marcas, patentes, desenho industrial, repressão à concorrência desleal, direito autoral, direito de imagem e do entretenimento.

Prazo maior a patente por demora administrativa é inconstitucional, diz PGR

Em parecer encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República considerou inconstitucional regra da Lei de Propriedade Industrial que prorroga a vigência de patentes quando a Administração demora a analisar pedidos de concessão. Embora o artigo 40 da Lei 9.279/1996 estipule que o prazo de 20 anos para patente de invenções, o parágrafo único dá brecha para um período maior se houver demora administrativa, segundo o procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Apesar de ser contrário ao texto, Janot recomendou o não conhecimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.061, que trata do tema. Ele avalia que a autora da ADI — a Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (Abifina) — não tem legitimidade para discutir a questão, por representar apenas fração da indústria. Segundo o parecer, os associados da entidade distribuem-se em apenas cinco estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará e Paraná. A Abifina alega que o dispositivo afronta o artigo 5º da Constituição Federal, em dispositivos que fixam privilégio temporário para autores de inventos e a razoável duração do processo, e também o artigo 37, sobre os princípios que devem ser respeitados pela Administração Pública. A entidade aponta ainda violação à liberdade de concorrência e de iniciativa e o princípio da defesa do consumidor. A PGR reforça o coro, com o entendimento de que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, responsável pela análise dos pedidos de patente, frequentemente leva muitos anos para examiná-los. “A possibilidade de prazo indeterminado de vigência de patentes não se coaduna com a função social da propriedade industrial”, afirma Janot. O processo chegou ao Supremo em novembro de 2013 e está sob a relatoria do ministro Luiz Fux. Com informações da Assessoria de Imprensa do MPF. ADI 5.061 Fonte: http://www.conjur.com.br/2014-jul-29/prazo-maior-patente-demora-administrativa-indevido-pgr