Recentemente, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ/MS) anulou o registro da marca “Casa das Cores”, após verificar o uso anterior desta expressão por terceiros de forma legítima e contínua, antes mesmo do pedido de registro da parte que obteve a concessão junto ao INPI (lei o Acórdão na íntegra aqui).
Em suma, a expressão “Casa das Cores” já vinha sendo utilizada há anos, de forma pública e notória, inclusive com registro de domínio ativo desde 2010. Apesar disso, em 2020, uma terceira empresa requereu e obteve o registro da marca perante o INPI. Este cenário resultou em um conflito judicial: poderia prevalecer o registro formal da marca, ainda que existissem evidências consistentes de uso anterior e legítimo por outro agente econômico?
Ao analisar o caso o TJMS entendeu que não, reconhecendo o direito de precedência da empresa que já fazia uso da marca de boa-fé, mesmo sem tê-la registrado inicialmente.
O acórdão destacou a aplicação da exceção presente no artigo 129, § 1º, da Lei da Propriedade Industrial (“LPI”), segundo a qual aquele que, de boa-fé, já utilizava marca idêntica ou semelhante há pelo menos seis meses antes do depósito por outrem tem assegurado o direito de precedência.
Embora o sistema brasileiro seja atributivo, isto é, privilegie quem registra a marca no INPI, a lei estabelece essa exceção como um mecanismo de proteção da boa-fé objetiva, evitando que um terceiro se beneficie indevidamente de um sinal distintivo já consolidado no mercado.
Esse caso evidencia que mesmo sem um registro formal perante o INPI, o uso contínuo e legítimo de uma marca pode ser decisivo na defesa de direitos, desde que haja provas robustas, como:
- utilização da marca de forma contínua no mercado;
- domínios de internet ativos;
- materiais publicitários, notas fiscais ou documentos que comprovem a exploração do sinal;
- reconhecimento público da expressão associada ao negócio.
A decisão do TJ/MS reafirma que, embora o sistema brasileiro seja atributivo, privilegiando aquele que primeiro registra a marca no INPI, a lei prevê instrumentos para evitar abusos, reconhecendo a boa fé e o uso anterior legítimo como fatores determinantes para a preservação de direitos dos titulares.
Esse entendimento reforça a importância de que empreendedores e empresas mantenham evidências concretas de uso de seus sinais distintivos, ainda que não registrados. Tais documentos podem ser decisivos não apenas para o êxito em litígios, mas também para prevenir concorrência desleal e proteger a reputação construída ao longo dos anos.
Além disso, o caso mostra que o registro, embora essencial, não é suficiente por si só. Ele deve caminhar lado a lado com a comprovação do uso efetivo da marca no mercado. Trata-se de uma dupla camada de proteção: a formal, conferida pelo INPI, e a fática, que se sustenta em provas da presença da marca no dia a dia dos consumidores.
Em um mercado cada vez mais competitivo, a lição é clara: a estratégia de proteção de marcas deve ser abrangente, preventiva e orientada à realidade do negócio. Mais do que registrar, é necessário documentar e resguardar o uso, assegurando que esse ativo — muitas vezes o mais valioso da empresa — esteja protegido em todas as frentes possíveis.
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