Diversamente do que acontece no Poder Judiciário, onde a jurisdição, enquanto poder/dever do Estado atua para a pacificação social de conflitos, a arbitragem encontra sua fonte legitimadora na autonomia da vontade das partes. Por essa razão, com frequência a arbitragem, é associada exclusivamente a conflitos oriundos de contratos.
Nesse sentido, não há dúvida que arbitragens instauradas em razão da previsão contratual de que qualquer disputa relativa à interpretação das cláusulas de tal contrato será resolvida pela via arbitral (cláusulas compromissórias) são muito mais frequentes do que casos em que as partes decidem submeter um conflito à arbitragem após o início do conflito (compromisso arbitral).
Inclusive, um argumento muito comum para se defender elaboração de um bom modelo de solução de disputas ainda durante as tratativas pré-contratuais é justamente a dificuldade de se obter qualquer consenso quando a controvérsia foi instaurada. Nesses casos, a tendência das partes, de fato, é desconfiar de qualquer sugestão apresentada pela parte contrária para a solução do conflito, o que dificulta a tomada de decisão conjunta.
No entanto, a arbitragem traz benefícios relevantes para solução de conflitos, inclusive em situações de violação de direitos de propriedade intelectual, o que, dependendo da disputa, poderia tornar o recurso à via arbitral não apenas possível, mas inclusive recomendável.
Então o primeiro esclarecimento relevante em relação à temática é no sentido de ser possível a submissão à arbitragem de controvérsias relacionadas à violações de direitos de propriedade intelectual, observadas algumas limitações.
Em primeiro lugar, tal como ocorre no Poder Judiciário, as sentenças arbitrais produzem efeitos apenas inter parties, de modo que, pretensões objetivando a nulidade de registros ou patentes concedidos pelo INPI precisariam necessariamente tramitar perante a Justiça Federal.
Assim, apesar de a arbitragem não se vincular, necessariamente, aos julgados oriundos da Justiça Estatal, considerando que os precedentes qualificados são fonte de direito tal quanto a própria lei, compreende-se que a distribuição da competência para análise de pretensões de reconhecimento de nulidade entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual (Tema 950 do Superior Tribunal de Justiça), também seria aplicável à arbitram.
Em outras palavras, em casos que tratam de violação de patentes ou desenho industrial, a parte requerida poderia alegar a nulidade da patente ou registro de desenho industrial de maneira incidental como matéria de defesa em possível arbitragem buscando confirmar uma violação de patente ou desenho industrial. Entretanto, em casos envolvendo a alegada violação de uma marca, a alegação de nulidade do registro marcário precisaria ser objeto de ação declaratória de nulidade ajuizada perante a Justiça Federal.
No entanto, diversamente do que ocorre no Poder Judiciário em que o trâmite conjunto de uma ação declaratória de nulidade e de uma ação de abstenção de uso com pedido indenizatório por violação de marcas pode levar à insegurança jurídica (na medida em que a decisão de suspender a ação de abstenção de uso depende do juízo discricionário do Juízo estatal), as partes dispõem de grande margem de manobra em processos arbitrais.
Então, em casos de violação de marca em que a parte requerida venha a ajuizar ação declaratória de nulidade de ato do INPI buscando a nulidade da marca supostamente violada, as partes podem dispor livremente quanto à suspensão do processo arbitral enquanto perdura o julgamento da ação na Justiça Federal (e tendem a fazê-lo para evitar custas desnecessárias com a administração do processo arbitral) ou mesmo transigir no sentido de vincular a responsabilidade de uma das partes ou isentá-la em razão da sentença a ser proferida pela Justiça Federal, de modo que a arbitragem apenas seguiria para fins de apurar os danos percebidos por cada uma das partes.
Ou seja, ao contrário do que possa parecer em uma análise superficial, a arbitragem é perfeitamente possível mesmo em casos de violações de direitos de propriedade intelectual, podendo, inclusive, simplificar os trâmites necessários à resolução da disputa. Para tanto, basta o consenso das partes, que embora difícil, pode ser obtido em casos concretos, principalmente quando as partes tenham sido devidamente apresentadas às vantagens da arbitragem e seus potenciais benefícios ao caso concreto.
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Autor: Mariana Lima Di Pietro, Thaís de Kássia R. Almeida Penteado e Cesar Peduti Filho, Peduti Advogados.
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“Se quiser saber mais sobre este tema, contate o autor ou o Dr. Cesar Peduti Filho.”
