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A Importância da Prejudicialidade Externa em Casos Envolvendo Propriedade Industrial

Como é sabido, as decisões tomadas pelo Poder Judiciário têm grande impacto em todas as áreas, muitas vezes alterando a visão da realidade de determinados fatos. 

Verifica-se, porém, que uma das áreas mais afetadas é justamente o Poder Judiciário, ao passo que lides provenientes de um mesmo fato podem ser julgadas por diferentes julgadores. 

O Poder Judiciário, ao proferir tais decisões versando sobre assuntos correlatos, deve procurar estar em consonância para não prolatar decisões conflitantes entre si, sob o risco de causar grande insegurança jurídica. 

A importância da verificação de fatores externos que possam influenciar diretamente na demanda é, então, manifesta. 

Segundo Cândido Rangel Dinamarco (apud Amaral e Leonardos, p. 109)[1] uma causa é prejudicial a outra quando seu julgamento for capaz de determinar a decisão desta. O ordenamento jurídico denomina como prejudicialidade externa questões que estejam interligadas em demandas diferentes, dependendo uma da outra, estando inserido no artigo 313, V, do Código de Processo Civil a disposição que possibilita que algum dos processos seja suspenso até o julgamento do outro, conforme ocorreu no caso concreto:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

V – quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de    inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;”

O Superior Tribunal de Justiça entende, porém, que essa suspensão de processos não é obrigatória, estando a cargo do magistrado ponderar e decidir se a prejudicialidade externa deve ser motivo de suspensão do processo: 

“1. Este STJ possui compreensão no sentido de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto.” (STJ, AgRg no REsp 1148484/RJ – Relator Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma. Julgamento em 07.08.2014). 

2. Embora recomendável, em nome da segurança jurídica e da economia processual, a suspensão dos processos individuais envolvendo a mesma questão, a fim de evitar conflitos entre soluções dadas em cada feito, caberá ao prudente arbítrio do juízo local aferir a viabilidade da suspensão processual, à vista das peculiaridades concretas dos casos pendentes e de outros bens jurídicos igualmente perseguidos pelo ordenamento jurídico. Precedentes.”(STJ,  REsp 1240808/RS – Relator Min. Castro Meira, Segunda Turma. Julgamento em 07.04.2011). 

[1] AMARAL, Rafael Lacaz e LEONARDOS, Gabriel Francisco. “A Suspensão do Processo em Razão de Questão Prejudicial Externa Frente aos Direitos de Exclusividade do Titular de Patente e de Registro.” Disponível em https://www.kasznarleonardos.com.br/files/A_Suspensao_do_Processo_em_Razao_de_Questao.pdf Acesso em 31.08.2020.

Por mais que não seja obrigatória a suspensão do processo, deve sempre ser indicada a existência de demanda que tenha relação direta com o objeto discutido em outra para segurança das Partes, pleiteando sempre pela suspensão de alguma das ações para não haver o risco de decisões conflitantes.

Nos casos envolvendo Propriedade Industrial a necessidade de informar a prejudicialidade externa é quase que obrigatória. Isso porque se mostra muito comum o ajuizamento de ações na Justiça Federal que discutam a validade do ato do órgão que concedeu o registro de uma marca ou o de uma patente (no caso do Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial), inclusive até quanto há ação em trâmite na Justiça Estadual para o reconhecimento da infração do título concedido. 

Em casos como o acima citado, verifica-se que havendo o reconhecimento da invalidade do ato do INPI na competente ação, o objeto da segunda ação é perdido, tendo em vista que não é possível admitir a infração de uma marca ou patente que na verdade nunca deveria existir, tendo em vista que o órgão competente teria errado ao conceder o título. 

Portanto, havendo prejudicialidade externa, especialmente em casos que envolvam Propriedade Industrial, deve ser a mesma comunicada ao Juízo que, por sua vez, deverá na maioria das vezes suspender o processo relacionada a outra demanda, para evitar o proferimento de decisão conflitantes e o prolongamento desnecessário de questões já complexas.

Advogada autor do comentário: Maria Luiza Barros da Silveira

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