No dia 11 de Julho de 2023, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”) publicou a PORTARIA/INPI/PR Nº 26, de 07 de julho de 2023 (“Portaria”) para estabelecer o procedimento administrativo de averbação de licenças e cessões de direitos de propriedade industrial (marcas, patentes, desenhos industriais e topografia de circuito integrado) e de registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia, na forma da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (“Lei de Propriedade Industrial”).
De modo geral, a Portaria reitera o procedimento já em vigor para a averbação de tais contratos, mencionando os documentos necessários, tais como: (i) formulário próprio devidamente preenchido; (ii) procuração; (iii) contrato/fatura/instrumento representativo do ato (se praticado no exterior, obedecendo às formalidades aplicáveis como apostilamento dos documentos); e (iv) tradução para português.
Além disso, a Portaria especifica o que deverá conter no pedido de averbação, nomeadamente, partes contratantes; tipo de contrato; objeto do contrato; moeda, valor e forma de pagamento (quando aplicável); e vigência do contrato. Importante ressaltar que, nos casos de contratos de licença ou cessão de propriedade industrial, a Portaria estabelece que o contrato deve indicar o número de cada pedido ou registro concedido pelo INPI, e seu respectivo prazo de vigência.
A Portaria prevê também que, para o registro dos contratos de franquia, o requerente deverá apresentar a Circular de Oferta de Franquia ou uma declaração de recebimento da Circular de Oferta de Franquia e, em caso de subfranqueamento, deverá ser apresentada também autorização formal do franqueador para subfranquear.
Da mesma forma que a Lei de Propriedade Industrial, a Portaria prevê um prazo de 30 dias para o INPI emitir decisão sobre o registro a partir da publicação da notificação de requerimento na Revista da Propriedade Industrial (“RPI”) e, em caso de exigência, a Portaria fixa um prazo de 60 dias contados a partir da publicação na RPI para cumpri-la.
Apesar de não trazer grandes novidades, a publicação da Portaria traz maior segurança jurídica aos usuários do INPI, por solidificar e oficializar as normas para procedimentos de averbação, bem como ressalta a importância do registro de contratos.
O registro de contratos no INPI é especialmente importante, porque permite que o contrato tenha efeitos perante terceiros, além de permitir a remessa de royalties para o exterior.
A Peduti Advogados é uma sociedade de advogados especializada em propriedade intelectual e pode auxiliar não só no procedimento de averbação acima descrito, mas também na elaboração e negociação dos instrumentos contratuais citados.
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Advogados autores do comentário: Alexandre Zanatta Miura e Cesar Peduti Filho, Peduti Advogados
Fonte: Revista da Propriedade Industrial n.º 2740
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