Ao imaginarmos os conflitos entre duas marcas detentoras de elementos nominativos semelhantes e/ou inseridas no mesmo mercado, é comum que nos atenhamos somente ao conflito extrajudicial, que pode ocorrer perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) ou por meio de tratativas e negociações realizadas entre os procuradores de ambas as partes a fim de observar uma resolução amigável sobre o tema.
Contudo, essa discussão também é escalonada aos tribunais brasileiros por meio de ações judiciais ajuizadas com o objetivo de garantir a proteção de uma marca que está sendo violada. Ocorre que as demandas iniciadas perante o judiciário, em sua maioria, se originam após a exaustão das medidas administrativas e extrajudiciais, por meio das quais o interessado, parte autora dos procedimentos e parte cujo direito foi violado, não obteve resolução do assunto.
É nesse cenário que observamos o caso da disputa entre as marcas “Xantcler” e “Xantinon”, no qual ambas as marcas informadas são compostas por um elemento nominativo semelhante, com a indicação do prefixo “Xant”, além de serem inseridas no mesmo mercado de produtos farmacêuticos.
Tendo em vista o que dispõe a legislação brasileira vigente sobre o assunto, a Lei nº 9.279/1996, a qual regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, mais especificamente em seu art. 124, inciso XIX, e a aplicando ao caso em comento, tem-se que a marca “Xantcler” e sua embalagem configuram evidente violação de direitos marcários já concedidos a empresa titular da marca “Xantinon”, protegida perante o INPI.
Tal violação não diz respeito somente aos elementos nominativos semelhantes ou a identidade mercadológica entre os produtos comercializados, mas também aos elementos característicos da marca em relação a embalagem e ao “trade dress” vinculado à marca já protegida. É nesse contexto que fora proferida a decisão da 2ª câmara Reservada de Direito Empresarial do TJ/SP, que não somente reconheceu os indícios de violação do “trade dress”, como identificou a prática de concorrência desleal por parte da empresa titular da marca “Xantcler”.
Na decisão, restou exposto que a questão da prática indevida da “Xantcler” é demonstrada a partir da semelhança entre as embalagens de ambas as marcas, semelhança essa que poderia causar confusão e associação indevida entre os consumidores, os quais poderiam ser induzidos a crer que os produtos da “Xantcler” obteriam a mesma origem e qualidade dos produtos “Xantinon”.
É importante mencionar que os indícios referenciados já tinham sido reconhecidos em primeira instância, na qual o juízo concedeu liminar determinando a cessação da marca “Xantcler” no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária. Contudo, o caso foi para apreciação da segunda instância após interposição de recurso da empresa responsável pela “Xantcler”, alegando ausência dos requisitos formais para concessão da referida liminar, o qual não prosperou tendo em vista os argumentos supracitados, com a fixação de cumprimento da liminar ora concedida no prazo de 30 dias.
Ante o histórico exposto, é possível observar a relevância e preocupação da legislação e dos tribunais brasileiros em proteger e garantir que os direitos adquiridos pelas empresas titulares de marcas concedidas perante o INPI sejam respeitados. E diferente do que o senso comum atrela a uma violação de marca, a caracterização e configuração de práticas em desacordo com a legislação brasileira nem sempre estão relacionados somente a reprodução e/ou imitação de um elemento nominativo, mas também vinculados ao uso indevido de uma embalagem que guarda estreita similitude a outra embalagem já utilizada e protegida por alguma empresa.
Sendo assim, além de se preocupar com a proteção das marcas sob a perspectiva do nome utilizado, é necessário se atentar aos demais elementos inseridos no conjunto marcário, como logotipo, embalagem, produtos, entre outros. Além disso, é de suma importância entender os desdobramentos de casos como o referido na prática, a fim de observar o posicionamento dos tribunais e o teor das decisões proferidas, buscando compreender as aplicações da legislação brasileira na prática.
Por fim, após análise do caso e interpretação da legislação brasileira vigente, entendemos que a atuação ativa dos tribunais, de primeira e de segunda instância, na disputa entre as marcas “Xantcler” e “Xantinon”, foi importante para evitar que os consumidores de “Xantinon” fossem desviados para “Xantcler”, diante da semelhança entre as marcas e entre seu segmento de mercado, além de proteger a identidade visual de uma marca já reconhecida no setor farmacêutico. Assim, é possível observar a garantia, na prática, aos titulares das marcas segurança jurídica não somente em relação aos direitos adquiridos perante a Autarquia Federal responsável, o INPI, mas também na aplicação da legislação vigente perante os tribunais brasileiros.
—
Advogado(a) autor(a) do comentário: Maria Eduarda Rodrigues Farias, Pedro Zardo Júnior e Cesar Peduti Filho, Peduti Advogados
Fonte: TRF-2 Suspende registro da marca Xantimax por semelhança com Xantinon – https://www.migalhas.com.br/quentes/441729/tj-sp-suspende-embalagem-xantcler-por-risco-de-confusao-com-xantinon
—
If you want to learn more about this topic, contact the author or the managing partner, Dr. Cesar Peduti Filho.
