Em 2020, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça proferiu importante decisão para o ordenamento jurídico brasileiro no Recurso Especial nº 1843507 / SP, ao confirmar a possibilidade de arguição de nulidade de patentes e desenhos industriais como matéria de defesa em ações de infração. 

Na fundamentação do julgado, proferido pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, ficou claro que o entendimento jurisprudencial converge com o disposto no artigo 56, §1º da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996), que permite a arguição de nulidade de patente em ação de infração da mesma. 

É interessante notar, porém, que no mesmo voto, o Julgador deixa claro que a nulidade do registro de marca, diferentemente da patente e do desenho industrial, não pode ser arguida em ação de infração, sendo necessária ação própria para declaração da nulidade do registro marcário. 

Indaga-se, então, porque há a possibilidade de declaração incidental de nulidade de patente e desenho industrial enquanto para marcas isso é impossível, tendo em vista que são todos bens imateriais de propriedade industrial. 

Além da própria lei, o próprio Ministro Julgador esclarece que a diferença de possibilidade de pleitos em ações envolvendo cada assunto está diretamente ligada à função de cada instituto. 

A função da marca é, em comparação, quase que um direito personalíssimo do seu titular, servindo-se como identidade da instituição dentro do mercado na qual está inserida. Mostra-se, assim, como  proteção continuada e bipartida, na qual se protege o consumidor, dando oportunidade de reconhecer a origem comercial dos bens e serviços que consome, assim como o titular da marca, para impedir que terceiros se aproveitem indevidamente dos investimentos feitos por ele na construção da qualidade de seus produtos e da sua própria identidade perante seu público consumidor. 

Já a função da patente do desenho industrial não se dirige à construção de uma associação a ser feita no mercado consumidor, sendo títulos que concedem direitos de exclusividade temporários ao titular, conferidos com a finalidade de incentivar o desenvolvimento tecnológico. 

Verifica-se ainda que a nulidade da patente e do desenho industrial pode ser declarada incidentalmente em ações de infração, com efeitos aplicáveis APENAS ENTRE AS PARTES, de forma que o titular da patente ou do desenho industrial ainda será assegurado de seu direito de exclusividade temporariamente em face de todos, enquanto a marca, identidade da empresa, seria inevitavelmente prejudicada caso fosse considerada nula em face de uma outra entidade, com identidade totalmente diferente do titular. 

Conclui-se, assim, a justa e direta relação entre a possibilidade ou não de arguição de nulidade de patente, desenho industrial e registro de marca com a função de cada instituto, cabendo ao operador do direito observar a discussão cabível em cada ação, de forma incidental ou autônoma. 

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Advogada autora do comentário: Maria Luiza Barros da Silveira

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