Essa decisão do STJ complementa o entendimento já consolidado pelo REsp 1.843.507 de 6 de outubro de 2020, que também reconheceu a Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça trouxe à tona um debate relevante no campo do Direito de Propriedade Industrial, qual seja, a possibilidade de arguição da nulidade como matéria de defesa em ações de infração de patente e desenhos industriais. Tal decisão, proferida no ERESP n° 1332417/RS e publicada em 18 de junho de 2024, marca um avanço significativo ao reconhecer que é válido questionar a validade desses direitos de propriedade intelectual durante o curso dessas ações judiciais.
De acordo com o artigo 56, § 1º da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), a nulidade da patente e dos desenhos industriais pode ser arguida a qualquer tempo como matéria de defesa. Apesar disso, diversos tribunais anteriormente restringiam essa possibilidade, argumentando que a nulidade só poderia ser discutida em uma ação específica de nulidade, na qual o Instituto Nacional da Propriedade Industrial fosse parte.
viabilidade de alegar a nulidade da patente e do desenho industrial como defesa válida.
No caso supramencionado, os autos tratam de uma ação de infração envolvendo uma patente e dois desenhos industriais. O réu, em sua defesa, elaborou sua defesa, com o argumento de que os direitos de propriedade industrial em questão eram inválidos por não atenderem aos requisitos legais de novidade e atividade inventiva, no caso da patente e novidade e originalidade, nos desenhos industriais sub judice, conforme estipulados pelos artigos 8º e 95 da Lei de Propriedade Industrial.
Entretanto, o tribunal de origem inicialmente rejeitou a possibilidade de analisar a nulidade desses direitos no contexto da ação de infração, considerando que tal matéria deveria ser discutida em uma ação separada, sob jurisdição federal, na qual o INPI fosse parte.
Essas decisões do STJ, portanto, reforçam a importância de permitir a discussão da nulidade como matéria de defesa em ações judiciais envolvendo patentes e desenhos industriais. A jurisprudência evolui para garantir que as partes envolvidas nessas disputas tenham a oportunidade de contestar a validade desses direitos durante o processo de infração..
É fundamental destacar que, apesar dessa evolução, a impossibilidade de arguir a nulidade como matéria de defesa ainda prevalece em relação às marcas, sendo esse um ponto diferencial importante a considerar nas futuras análises judiciais.
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Advogado(a) autor(a) do comentário: Isabela Nicolella Vendramelli e Cesar Peduti Filho, Peduti Advogados
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