Em uma decisão recente (Nº R 872/2023-4), a Quarta Câmara de Recursos do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) concluiu que a marca figurativa que consiste na imagem de um ursinho de goma satisfaz o grau mínimo de caráter distintivo exigido para ser protegida como marca na União Européia. 

Antes de adentrarmos na fundamentação da EUIPO é de extrema importância contextualizar o caso.

Em outubro de 2021, a empresa RIGO TRADING S.A., holding do grupo de empresas HARIBO, depositou o pedido de registro de marca internacional via Protocolo de Madrid, buscando a proteção da marca figurativa que consiste na imagem de um ursinho de goma para identificar uma gama de produtos. O território “de origem” do Pedido foi o de Benelux, com vários outros territórios designados, incluindo a União Européia, os Estados Unidos, o Reino Unido, a Alemanha, o Canadá, o Japão e outros.

Em junho de 2022, o examinador designado emitiu uma recusa parcial provisória deste pedido, com o fundamento de que a marca era inelegível para registro, sendo desprovido de caráter distintivo para grande parte dos produtos solicitados. Mesmo após essa recusa inicial, a RIGO apresentou argumentos adicionais, no intuito de comprovar que ao longo do tempo a marca em referência adquiriu caráter distintivo, entretanto, o examinador reiterou sua recusa parcial.

Diante de tal situação, a RIGO apelou em face da presente decisão,  alegando que: (i) a marca é puramente figurativa e as marcas puramente figurativas só podem ser consideradas não distintivas em casos excepcionais, como por exemplo, onde representam dispositivos geométricos simples ou símbolos comuns; (ii) a marca é caracterizada por uma série de elementos distintivos que a diferenciam das balas de goma dos concorrentes que tentam imitar a aparência redonda de um urso real; (iii) existem várias marcas na União Européia que mostram a representação de um animal estilizado ou de uma forma geométrica, incluindo os contornos de vários formatos de guitarra, o fantasma do Snapchat e o formato de um biscoito Oreo; e (iv) é comum que a representação de um animal seja usada como identificador de origem em produtos – incluindo, por exemplo, o crocodilo Lacoste.

De acordo com o Conselho, o caráter distintivo de uma marca deve ser avaliado, em primeiro lugar, à luz dos produtos e serviços solicitados e, em segundo lugar, na percepção do público relevante. No que diz respeito ao público relevante, o Conselho concordou com o Examinador que os produtos solicitados eram dirigidos ao consumidor médio com um grau de atenção médio.

Além disso, o Conselho observou que os consumidores médios não consideram normalmente a forma dos produtos ou a sua embalagem como uma indicação da sua origem na ausência de quaisquer elementos gráficos ou nominativos, portanto, é mais difícil estabelecer o caráter distintivo das marcas tridimensionais. Quanto mais a marca pedida se assemelhar à forma provável do produto solicitado, menor será a probabilidade de atingir o limiar do caráter distintivo. No entanto, no que diz respeito à marca, o Conselho concluiu que os produtos solicitados podiam ser encontrados numa variedade de formas, e não foi possível estabelecer que, simplesmente porque alguns desses produtos podem assumir a forma de um urso de goma, que o público relevante associaria um ursinho de goma a esses produtos, por serem totalmente alheios.

Por fim, o Conselho concluiu que o público saberia que os ursinhos de goma geralmente não têm mais de 2 cm (aparentemente para facilitar o consumo), o que é menor do que a maioria dos produtos contestados, e são feitos de goma ou gelatina, substâncias que não seriam normalmente associados a itens como joias, espelhos ou grampos de cabelo. Os exemplos fornecidos pelo Examinador de ursinhos de goma sendo usados decorativamente em produtos não significavam que a marca não pudesse também atuar como identificador de fonte.

Sendo assim e dado que a marca não se assemelha à forma que os produtos contestados têm maior probabilidade de assumir, nem a representação de um ursinho de goma é habitualmente apresentada nesses produtos (que não têm qualquer relação com produtos de confeitaria), foi necessário considerar que a marca tem pelo menos o grau mínimo de carácter distintivo a ser protegido como marca na União Européia, sendo o recurso de apelação provido.

Conclui-se, portanto, que a decisão do Conselho foi acertada, pois é um princípio há muito estabelecido que as marcas podem servir uma dupla finalidade como elementos decorativos e identificadores de fonte. Seria também um resultado ligeiramente surpreendente que certos sinais figurativos fossem considerados completamente desprovidos de carácter distintivo simplesmente porque sinais semelhantes foram, por vezes, utilizados como forma ou para decorar produtos que são totalmente diferentes dos representados no sinal.

—

Autores: Bruno Arminio, Rafael Almeida e Cesar Peduti Filho, Peduti Advogados

Fontes: 

https://ipkitten.blogspot.com/2023/10/the-birkenstock-pattern-mark-saga.html 

—

Se quiser saber mais sobre este tema, contate o autor ou o Dr. Cesar Peduti Filho.