É comum encontrarmos no comércio produtos sendo comercializados sem licenciamento de marca, ou seja, sem a autorização do titular daquela marca.

Tal conduta constitui crime contra registro de marca, conforme dispõe o artigo 190 da Lei da Propriedade Industrial, abaixo transcrito:

“Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:

I – produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou

II – produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa”.

A mesma lei prevê que o titular de marca registrada possui o direito de: (i) uso exclusivo de sua marca em todo o território nacional; (ii) zelar pela integridade de sua marca e impedir o uso não autorizado; (iii) licenciar o seu uso e receber remuneração pelo consentimento.

Desta forma, a pessoa ou empresa que viola uma marca registrada, além de responder pelo crime contra registro de marca também será responsabilizada pelos danos morais e materiais que causar ao seu titular.

Neste caso, a indenização será calculada de acordo com o critério mais favorável para o titular da marca registrada, conforme o prevê o artigo 210 da mesma lei, senão vejamos:

“Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I – os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II – os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III – a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem”.

Em recente decisão, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a proprietária de uma loja a indenizar o Santos Futebol Clube por vender produtos com a marca do clube sem a devida autorização. O valor da indenização será apurado na fase de cumprimento de sentença, porém foi reconhecido o direito do Autor de optar pelo critério mais favorável para o cálculo, conforme explanou o Relator:

“Uma vez reconhecida a prática de concorrência desleal pela ré, os danos materiais encontram-se in re ipsa (presumidos).

(…)

É certo que é assegurada ao titular do direito marcário a faculdade de escolher o critério de apuração que lhe seja mais favorável, nos termos dos arts. 208 e 210 da Lei de Propriedade Industrial, em fase de liquidação de sentença.

Neste caso, o Autor da ação optou pela hipótese do inciso III, do artigo 210, que dispõe sobre receber a mesma quantia que o Autor teria recebido caso a Ré tivesse um contato de licença de uso da marca. 

Portanto, caso sua marca seja violada nos consulte para entender quais são os seus direitos e qual é a melhor estratégia para cobrar pelos danos sofridos.

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Advogado Autor do Comentário: Luciana Santos Fernandes

Manchete: Titular de marca violada escolhe critério de apuração mais favorável

Fonte 

“Se quiser saber mais sobre este tema, contate o autor ou o Dr. Cesar Peduti Filho.”
“If you want to learn more about this topic, contact the author or the managing partner, Dr. Cesar Peduti Filho.”