Conforme publicado no CONJUR, o STJ julgou que a mera adoção de expressão semelhante como marca por duas empresas não é o bastante para causar confusão perante o público consumidor.

O caso em tela é referente ao uso da expressão “Racional”, onde a Racional Engenharia buscava exclusividade pelo termo, consequentemente impedindo que a empresa Racional Indústria de Pré-fabricados utilizasse a expressão como parte de sua marca.

Em decisão final, ficou estabelecido que como as empresas convivem pacificamente desde 1989, estão sediadas em estados diversos e prestam serviços que não se confundem, mesmo que ambos sejam relacionados à construção civil.

Esse caso deixa claro o Princípio da Especialidade, onde a exclusividade de uma expressão se resume ao gênero de atividades que ele designa.

O princípio da especialidade das marcas está discriminado no artigo 123, I, da Lei 9.279/96:

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I – marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa.

Tal Princípio é mais fácil de ser visto em classes que não possuem pontos em comum, por exemplo a expressão “sundown” é utilizada por um titular na classe 12 para identificar motocicletas, e por outro titular na classe 03 para identificar protetor solar.

Ocorre que o Princípio da Especialidade também pode ser aplicado dentro de uma mesma classe, onde marcas idênticas que identifiquem produtos ou serviços diversos entre si podem conviver pacificamente. A classe onde isso acontece com mais frequência é a 35, utilizada para identificar prestação de diversos tipos de serviços de comércio e administração. 

Na classe 35, damos como exemplo o termo “GMC”, que possui registro por um titular para identificar consultoria para negócios e por outro titular para identificar comércio de veículos. As marcas não podem ser confundidas e nem concorrem entre si, pois um consumidor que busca consultoria não iria buscar tal serviço em uma concessionária de automóveis.

Por fim, concluímos que a possibilidade de coexistência entre marcas idênticas existe, desde que elas não estejam inseridas no mesmo nicho mercadológico.

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Advogada Autora do Comentário: Vittória Cariatti Lazarini
Manchete: Empresa de engenharia não consegue uso exclusivo da marca “racional”
Fonte 

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