A Burberry obteve êxito em disputa judicial travada em um tribunal italiano contra um punhado de entidades chinesas que estavam vendendo roupas com uma estampa xadrez suspeitamente semelhante ao padrão icônico que a marca começou a usar no forro de seus gabardines no início da década de 1920.
Em uma decisão recentemente emitida, a divisão criminal da Suprema Corte italiana ficou do lado da forte marca britânica, anulando assim algumas decisões desfavoráveis dos tribunais inferiores.
Na sequência de uma ação judicial e acusando os réus de envolvimento em violação de marca registrada e violação de vários artigos do Código Penal italiano, que proíbe a fabricação e venda ilícitas de “marcas registradas ou sinais distintivos ou patentes, modelos ou designs”, o Tribunal de Roma deu à Burberry uma decisão desfavorável em primeira instância. O tribunal distrital considerou que, como os produtos padronizados dos réus não incluíam o nome Burberry, os consumidores provavelmente não veriam a Burberry como a fonte dos produtos, permitindo assim aos réus evitar a responsabilidade por violação.
Na apelação, a Burberry argumentou que o tribunal de primeira instância entendeu errado e que seu padrão de verificação (o xadrez), por si só, serve como um indicador da fonte. Como resultado, o advogado da marca de moda de 164 anos argumentou que a reprodução não autorizada dos réus do padrão – com ou sem a marca nominativa “Burberry” – provavelmente levará os consumidores a acreditar que os produtos estão associados à Burberry, portanto, fazendo tal uso infringir por natureza.
O Tribunal de 2ª instância concordou em parte, determinando que o uso não autorizado dos réus da padronização do xadrez da Burberry poderia constituir violação sem o uso do nome Burberry. No entanto, o tribunal não chegou a conceder a vitória à Burberry, sustentando que o padrão de cheque se enquadra na “categoria mais ampla dos famosos tartans escoceses”.
Com isso em mente, o tribunal concluiu que o próprio tartan castanho, preto, branco e vermelho da Burberry é incapaz de servir como um indicador de uma única fonte, como a Burberry. Ou seja, não funciona como marca.
Em outubro deste ano, o Supremo Tribunal ficou do lado da Burberry. Em sua decisão recentemente emitida, o tribunal superior manteve a determinação do Tribunal de Recurso de que não é necessário que o nome Burberry e seu padrão de verificação sejam reproduzidos para que a violação ocorra. Na verdade, o tribunal considerou que “a violação de marca registrada ocorre mesmo em casos de reprodução parcial da marca, onde é provável que crie confusão com a marca registrada anterior.”
O tribunal observou que isso é particularmente verdadeiro nos casos em que a marca em questão tem uma reputação estabelecida – ou quando a marca é “conhecida por uma grande parte do público e pode ser imediatamente reconhecida como relacionada aos produtos e serviços para em que a marca é utilizada ”- que considerou relevante no caso em apreço.
Em conexão com seu papel como um indicador bem conhecido de origem, Burberry mantém direitos de marca comercial válidos e registros para seu padrão de verificação – ou mais especificamente, “um padrão xadrez repetido consistindo em um fundo castanho, linhas verticais e horizontais castanhas claras, preto vertical e linhas horizontais, quadrados brancos e linhas vermelhas verticais e horizontais ”- em todo o mundo para uso em bens e serviços que variam de roupas e artigos de couro a telefones celulares e artigos domésticos.
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Advogada autora do comentário: Laís Iamauchi de Araujo
Fonte: Tribunal Italiano reconhece que o uso não autorizado da padronização do xadrez da Burberry poderia constituir violação sem o uso do nome Burberry
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