INPI publica orientações técnicas relacionadas à patenteabilidade de plantas transgênicas

Plantas transgênicas são aquelas que foram modificadas pela inserção de um ou mais genes de outra espécie (vegetal ou não) em seu genoma. Dessa forma, os genes que são transferidos de uma espécie para outra, são selecionados por estarem relacionados a características que permitem o melhor desempenho das plantas.

É importante ressaltar que plantas transgênicas não são patenteáveis por força do art. 18 (III) da Lei de Propriedade Industrial – LPI, que não considera como patenteável o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microrganismos transgênicos. 

Diante de todo cenário e no intuito de acompanhar as devidas inovações no mercado, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) publicou em 09 de maio de 2023, a versão final da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 01/2023, que tem como objetivo fornecer orientações técnicas para avaliação da atividade inventiva de plantas transgênicas e sua patenteabilidade em eventos de elite. Cumpre destacar de que a referida nota técnica é resultado da consulta pública realizada em 2022, na qual foram recebidos comentários e sugestões dos usuários.

 

 

 

A referida Nota Técnica visa abordar temas não contemplados integralmente nas Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente na Área de Biotecnologia, particularmente, ao fornecer orientações técnicas ao exame de patenteabilidade de invenções associadas a plantas transgênicas, em especial, aos eventos elite. Assim, a Nota em referência foi elaborado para que os avaliadores adequem seus posicionamentos técnicos ao princípio da estabilidade das relações jurídicas e aos posicionamentos técnicos do INPI relacionados à LPI.

Basicamente, a Nota Técnica pode ser aplicada como um guia no exame dos pedidos de patente de material biológico pendentes, inclusive os recursais, bem como que o depósito de um material biológico em um Centro de Depósito de Material Biológico é necessário para permitir sua reprodutibilidade, em atendimento ao artigo 24 da LPI, e que não é obrigatório o envio a um Centro de Depósito de Material Biológico, caso o material possa ser reproduzido a partir de sua sequência. 

Tal fato deve-se à interpretação de que tudo o que está inserido em uma célula, inclusive as moléculas de DNA, faz parte de um ser vivo, a menos que esteja isolado, então se estiver dentro de uma planta não é patenteável; então, o Inpi modificou essa redação para esclarecer que as moléculas de DNA (isoladas ou não) podem ser patenteadas desde que sejam diferentes das moléculas naturais.

Da mesma forma, o INPI define eventos de elite como “aqueles que modificam a planta a ser patenteada por meio da inserção de DNA exógeno por meio de ferramentas moleculares”, conferindo assim à planta, um efeito técnico superior a outros eventos de transformação. Sendo assim, as plantas oriundas do evento de elite não são patenteáveis ​​de acordo com o artigo 18 da LPI, que só considera patenteáveis ​​os microrganismos transgênicos

Diante de todo o cenário, a Nota Técnica manteve a definição de invenção principal e invenções acessórias, o que significa que, para avaliação da atividade inventiva de plantas transgênicas, deve-se discutir a atividade inventiva da planta transgênica.

É de suma importância destacar de que as orientações definidas na nota terão aplicação imediata nos exames de pedidos em andamento no INPI, inclusive os casos em segunda instância, caracterizando assim, um avanço total sobre o tema na esfera administrativa.

Autores: Bruno Arminio, Advogado Pleno e Cesar Peduti Filho, Peduti Advogados

Fontes: INPI Publica Nota Técnica para Avaliar Patenteabialidade de Plantas Transgênicas

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COMO DEPOSITAR UMA PATENTE NOS ESTADOS UNIDOS? UM PANORAMA GERAL E DIDÁTICO SOBRE O DEPÓSITO DE PATENTES JUNTO AO USPTO

patente

Depositar uma patente nos Estados Unidos é normalmente fundamental para o êxito de um grande negócio com base no invento desenvolvido, em razão do grande mercado que os Estados Unidos representam. Assim, demonstra-se importante conhecer o caminho e os requisitos para se obter tal almejado registro junto ao USPTO, o órgão estadunidense responsável pelo registro de patentes naquele país. 

Importante frisar a importância da união de esforços de profissionais brasileiros, para analisar e acompanhar a demanda do cliente, com estadunidenses, para analisar o caso à luz da lei dos Estados Unidos e efetivar os trabalhos burocráticos junto ao USPTO. Para que isso ocorra de maneira ágil e eficiente, bons escritórios de advocacia focados na área de direito da propriedade industrial possuem boas redes de correspondentes ao redor do mundo com o fim de que tais procedimentos ocorram da melhor forma possível.   

DIVULGAÇÃO:

Primeiramente, é fundamental que se tenha bastante atenção para identificar a data na qual o invento foi divulgado ao público. Na realidade, o ideal é sempre realizar o depósito da patente antes de tal divulgação, embora exista nos Estados Unidos um prazo de um ano (como ocorre no Brasil), desde tal divulgação, para que se efetive tal depósito. Porém, após tal divulgação e sem a efetivação do depósito, as chances se tornam maiores de ocorrerem litígios em razão de uma eventual tentativa de terceiro imbuído de má-fé de se apropriar do invento.   

DEPÓSITO E ESTUDO DE PATENTEABILIDADE

Deve-se também atentar, antes de se realizar o depósito, ao fato de que a duração do procedimento e o procedimento em si podem variar dependendo de uma série de fatores.   

Ademais, para assegurar a patenteabilidade da sua invenção, o depositante necessita realizar uma atenta, minuciosa e longa busca nos bancos de dados de patentes e outras fontes de informação tecnológica, como artigos científicos ou catálogos de produtos, por exemplo, com a ajuda de profissionais competentes (normalmente advogados em conjunto com profissionais com conhecimento da área técnica na qual o invento será aplicado). 

Por meio de tal busca, os profissionais da área de propriedade industrial serão capazes de indicar quais são as atuais fronteiras do estado da técnica, ou seja, tudo aquilo que é de conhecimento público antes do depósito da patente, cumprindo-se assim com o requisito da novidade, um dos três requisitos fundamentais para se obter uma carta-patente. 

Deve-se analisar também se o invento cumpre o requisito da atividade inventiva, outro requisito legal. Segundo tal requisito, é patenteável o invento que não é óbvio para um técnico no assunto, ou seja, representa de fato um salto tecnológico. 

O outro requisito é a aplicação industrial, ou seja, se o invento pode ser aplicado industrialmente e se é possível e verossímil a sua aplicação. 

Então, após tal estudo, os profissionais saberão não só se o invento é de fato patenteável, mas especificamente qual escopo de proteção se pode obter, isto é, sobre o que especificamente se reivindicará como propriedade industrial do inventor, podendo haver em uma determinada patente uma série de reivindicações. 

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DO EXAME DA PATENTE

Além disso, tal estudo realizado pelos profissionais será útil para indicar de maneira didática ao examinador quais documentos definem o estado da técnica antes do depósito da patente em questão, o que o ajuda a compreender em quais aspectos de fato se inovou. Tais indicações certamente aumentam as chances de êxito na obtenção da carta-patente, principalmente no que diz respeito ao exame de mérito, que é feito por um profissional voltado para a área técnica na qual o objeto da patente será aplicado, posto que isso facilita o trabalho do examinador e diminui as chances de erro no exame. 

Cada área técnica possui, assim, uma demanda e um certo número de profissionais, acarretando numa considerável variação no tempo de exame da patente em razão da área técnica, ou mesmo da complexidade do objeto da patente. 

DEPÓSITO PROVISIONAL DE PATENTE

Outro ponto importante é a possibilidade de se apresentar um depósito provisional de patente, por meio do qual se obtém o direito de prioridade desde a data de depósito, embora não se inclua todos os elementos necessários para a concessão da carta-patente no momento do depósito, como desenhos técnicos e todas as reivindicações. No entanto, tais elementos necessários à patente devem ser juntados ao processo junto à USPTO dentro do prazo legal estadunidense. Ora, em um momento de rápidas inovações e em plena quarta revolução industrial, obter tal direito de prioridade se demonstra fundamental.        

PRAZOS DE EXIGÊNCIAS FORMAIS E MATERIAIS 

Deve-se atentar igualmente ao fato de que, ao longo do processo de obtenção de uma carta-patente, podem surgir prazos para que se cumpra exigências formais (quanto à forma de se apresentar a patente ao examinador), assim como exigências materiais (quanto ao conteúdo apresentado pelo depositante), devendo o advogado brasileiro, em conjunto com o escritório correspondente estadunidense, cumprir a exigência dentro do prazo legal da lei dos Estados Unidos, dando os esclarecimentos e/ou fazendo as alterações exigidas, como a modificação de reivindicações, no caso de um exame formal relacionado ao escopo de uma (ou mais) reivindicação.  

TAXAS

Quanto ao pagamento das taxas devidas ao USPTO dentro do prazo legal, tal responsabilidade é também do depositante, apesar de caber ao advogado e ao correspondente ficar sempre a par da necessidade de se recolher tais custas dentro do prazo legal.  

DOIS CAMINHOS: DA CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS (CUP) E DO TRATADO DE COOPERAÇÃO EM MATÉRIA DE PATENTE (PCT)

Ademais, é importante para o depositante saber que há dois caminhos interessantes para se obter cartas-patentes em vários países: o caminho da Convenção da União de Paris (CUP), firmada em 1883, e o caminho do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, conhecido também pela sua sigla em inglês, PCT, firmado em 1970. Nota-se que o Brasil faz parte de ambos os tratados internacionais, assim como os EUA. 

Resumidamente, por meio da CUP, o depositante pode aproveitar o prazo de um ano desde a data do depósito no Brasil para realizar um novo depósito em um outro país membro, enquanto, no caso do depósito via PCT, o depositante pode realizar o depósito diretamente junto à OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual), localizada em Genebra, Suíça, ou primeiramente no Brasil, levando depois à OMPI dentro do prazo de 12 meses, abrindo-se um novo prazo de 30 meses após o depósito junto à OMPI para se entrar na fase nacional, quando se deposita a patente nos países de interesse, havendo outros pormenores do procedimento nos quais não nos cabe adentrar no presente artigo.

CONCLUSÃO

Assim, tendo em vista tais particularidades de cada processo, não é possível fazer uma previsão acertada da quantia que há de se investir. 

Por fim, resta comprovado que, para se investir com segurança no depósito de uma patente nos EUA, empreitada fundamental para se obter grandes negócios com o objeto da patente, deve-se sempre ter uma equipe de profissionais capaz e de confiança no seu país de origem, com bons contatos com correspondentes internacionais de alto nível. 

Advogado Autor do Comentário: Rodrigo Britto Vianna de Albergaria

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