Nos termos do artigo 56, da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial), “a ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.
Parágrafo 1º. A nulidade da patente poderá ser arguida, a qualquer tempo, como matéria de defesa”.

Não obstante a clareza da lei, a jurisprudência pátria oscila em reconhecer a possibilidade do réu em arguir nulidade de patente como matéria de defesa, no âmbito da Justiça Estadual, ao sofrer uma ação de infração.

Isso porque, consoante disposto no artigo 57 da Lei de Propriedade Industrial, “a ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito”. 

E, portanto, a discussão não poderia se dar na esfera estadual. Nesse sentido, destacamos o REsp nº 1.281.448/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, da Terceira Turma do STJ, julgado em 08.09.2014.

No entanto, em 29.10.2020, a Terceira Turma do STJ, nos autos do REsp nº 1.843.507/SP, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, reconheceu “a possibilidade de arguição da nulidade de patentes e de desenhos industriais como matéria de defesa em ações de infração, de competência da Justiça Estadual, dispensando, nesses casos, a participação do INPI”, cuja decisão terá efeitos somente entre as partes.

Em julgado de 30.06.2017, nos autos do REsp 1.522.339/PR, o Ministro Luis Felipe Salomão já havia pontuado acerca dos efeitos concedidos quanto à ação de nulidade que tramita perante a Justiça Federal, sendo estes erga omnes; e os efeitos concedidos quanto à declaração incidental de nulidade perante a Justiça Estadual, como matéria de defesa, sendo estes inter partes.

Seguindo esse entendimento jurisprudencial, em 03.03.2021, a 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0068520-12.2020.8.19.0000, de relatoria do Des. Wagner Cinelli, reconheceu a possibilidade de o réu suscitar a nulidade da patente como matéria de defesa em ação de infração.

Referidos julgados refletem um avanço do judiciário em interpretar questões inerentes à Propriedade Industrial.

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Advogada autora do comentário: Thaís de Kássia Rodrigues Almeida Penteado

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