É sabido no âmbito da Propriedade Intelectual que as ações manejadas sob argumento de violação de trade dress não podem prescindir da realização de perícia técnica para constatar a violação ou a não violação. 

Essa obrigatoriedade decorre da natureza do bem jurídico tutelado, haja vista que o trade dress, ou “conjunto-imagem” – como se passou a chamar a partir da pena de Tinoso Soares – não está previsto no arcabouço legal protetivo no campo da propriedade industrial, geralmente observável na Lei da Propriedade Industrial, a Lei Federal nº. 9.279/96, que regula, por exemplo, a proteção às marcas, às patentes de invenção, aos modelos de utilidade, aos desenhos industriais, às indicações geográficas, etc. Não existindo previsão na legislação, a proteção advém da jurisprudência pátria, sendo imprescindível a realização de perícia técnica onde se avalie a existência ou não de violação, sendo esse o posicionamento do STJ, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). COMPARAÇÃO NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM SIMPLES OBSERVAÇÃO DAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS EM CONFRONTO. DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVA.

1. 1. A fim de se concluir pela existência de concorrência desleal decorrente da utilização indevida do conjunto-imagem de produto da concorrente é necessária a produção de prova técnica (CPC/73, art. 145). O indeferimento de perícia oportunamente requerida para tal fim caracteriza cerceamento de defesa
   2. Recurso especial providoArt. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

(STJ, REsp 1.778.910 – SP, Min. Rela. Maria Isabel Galotti, Quarta Turma, julgado: 06/12/2018) 

Diante desse fato, observa-se um questionamento trazido pela experiência forense: a ausência de pedido da prova quando da resposta ao despacho de especificação de provas, resulta em preclusão?

A resposta é não. Isso porque, embora a regra geral seja a operação da preclusão (cf. REsp 1689923 RS), sendo a prova pericial imprescindível ao julgamento da demanda, deverá o juiz, de ofício, determinar a sua produção, afastando-se a focalização na formalidade processual (da preclusão temporal) para a busca da verdade real, o que é possível graças aos poderes instrutórios do juiz.

É nesse sentido a dicção do art. 370 do CPC, que determina: 

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Portanto, não pode o magistrado julgar improcedente a ação de abstenção de uso de trade dress sob o argumento da aplicação do instituto da preclusão temporal, justamente porque sendo a prova em questão imprescindível ao deslinde da lide, a sua não realização resulta, em última análise, em Non Liquet, portanto, em abstenção de juízo, que é vedado ao magistrado.

Nesse sentido, assim tem decidido o e. Tribunal de Justiça de São Paulo, em suas Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais – Violação de Marca e Trade Dress – Sentença que julgou improcedente o pedido, por entender, nos termos do artigo 373 do CPC 2015, que as autoras, por não terem requerido a realização de prova pericial, não haviam se desincumbido de seu ônus – Insurgência das autoras – PRELIMINAR – (…) MÉRITO – Juízo a quo que, ao julgar a questão concernente à marca e ao trade dress, entendeu que não houve a requisição de perícia, sendo essa prova essencial para que se comprovasse a violação – Sentença que padece de nulidade – (…) deveria o juízo, ao ter reputado a prova fundamental para o julgamento do pedido, tê-la determinado de ofício – Poderes instrutórios do juiz, nos termos do artigo 370 do CPC de 2015 – Busca da verdade real do processo – Produção de provas de ofício que, inclusive, não se sujeita à preclusão (…). 

(TJ-SP – AC: 10947749820208260100 SP 1094774-98.2020.8.26.0100, Relator: Jane Franco Martins, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 18/08/2022)

Diante do exposto, cristalino que a ausência de requisição de produção de prova pericial pela parte interessada, após sua intimação para especificação de provas, não resulta em preclusão temporal quando se tratar de caso envolvendo violação de trade dress, devendo a produção da prova ser determinada de ofício pelo magistrado, com rateio de seu custo entre as partes do processo.

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Autores do comentário: Mario Filipe Cavalcanti e Cesar Peduti Filho, Peduti Advogados.

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