Em recente decisão do Tribunal Regional Federal de São Paulo, nos autos da apelação nº 2200797-60.2020.8.26.0000, visando a Nulidade de Ato Administrativo, referente a concessão do Registro de Marca nº 825967090, marca “FAMIGLIA FRANCIULLI”, alegando a impossibilidade de ser concedida marca que utilize patronímico, com arrimo nas disposições dadas pelo inciso XV, do artigo 124, da Lei da Propriedade Industrial – Lei 9.279/96, o qual dispões que: “Art. 124. Não são registráveis como marca: (…) XV – nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores”.
Conforme se observam dos autos, a marca “FAMIGLIA FRANCIULLI” foi devidamente analisada e concedida pelo INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, o qual também figura como Réu na demanda.
Aduzia a Autora ser descendente direta da família FRANCIULLI, cujo um se seus descendentes, o Sr. José Maria Franciulli, então sócio da Apelante, abriu na longínqua década de 80 a famosa padaria no bairro do Glicério, em São Paulo, conhecida como “FAMIGLIA FRANCIULLI”.
Entretanto, consignou o tribunal, nos limites estabelecidos pela Lei da Propriedade Industrial que se um patronímico de um dos sócios é utilizado como marca pela sociedade resta inconteste que a sua utilização foi consentida e, portanto, que resta configurada a exceção descrita no trecho final do artigo 124, inciso XV, da Lei n. 9.279/96.
Nesse sentido, tendo sido a primeira a efetuar o depósito da expressão e tendo ocorrido consentimento do titular do patronímico, a sociedade titular do registro faz jus ao direito e à sua manutenção.
Acertadamente entendeu o Tribunal que deve ser considerado, ainda, que não se mostraria harmônico à legislação que a parte apelada, constituída muitos anos após o registro da marca, pudesse anular o registro e, posteriormente, pudesse utilizá-la no mesmo seguimento de atividade, eis que, além de se valer da reputação obtida pelo titular da marca durante as dezenas de anos de atividade, tal ato resultaria em confusão aos consumidores, pois, diante de uma mesma atividade econômica com o mesmo nome, pensariam se tratar da mesma empresa.
Assim, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região reconheceu o Direito de registro de marca de patronímico de sócio Retirante pela Sociedade Empresária, por evidente subsunção as disposições dadas pelo artigo 124, inciso XV, da Lei n. 9.279/96.
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Advogado autor do comentário: Pedro Zardo Junior
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