No mês de dezembro do ano de 2023, foi publicado pelo INPI, a portaria INPI/PR nº 52, que disciplinou os determinados procedimentos para o aceleramento da análise patentes, apresentando assim, melhorias formais e normativas nos procedimentos relativos ao controle e antecipação de pagamento das anuidades, de arquivamento dos pedidos e de extinção das patentes concedidas, bem como a restauração de pedidos de patentes e de patentes concedidas.
Destaca-se que tal documento determina que o depositante de um pedido de patente não poderá submeter à autarquia qualquer modificação no pedido em sede de recurso administrativo contra o indeferimento de seu pedido, incluindo assim, a proibição da apresentação de dados para embasar efeitos técnicos, modificações no relatório descritivo e realização de emendas ao quadro reivindicatório – mesmo as que buscam restringir o escopo do pedido de patente e/ou prover mais clareza à matéria reivindicada.
Cumpre destacar que as restrições acima vão em contramão aos outros escritórios de patentes ao redor do mundo e viola normas federais que regem o processo administrativo de concessão de patente e o entendimento já consolidado pelo Judiciário no sentido de que é assegurado aos depositantes o efeito devolutivo pleno de seus recursos, não podendo haver qualquer limitação quanto à reapreciação do procedimento instaurado no primeiro grau administrativo, inclusive, com a produção de novos exames técnicos em fase recursal.
Ocorre que em 27 de fevereiro de 2024, foi publicado na Revista de Propriedade Industrial – RPI sob nº 2773, por meio de despacho decisório, os novos critérios que permitem emendas em pedidos de patente durante a fase recursal. A possibilidade de aceitação das emendas foi apresentada por meio do Parecer 003/2024/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, complementar ao Parecer 0019/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.
De acordo com a Autarquia, as emendas restritivas para contornar as objeções apontadas no exame de 1ª instância poderão ser aceitas em segunda instância, se não implicarem novo pleito e mediante a observância das seguintes 4 novas condições:
- As emendas ao quadro reivindicatório devem ter necessariamente nexo causal com os óbices apontados pela 1ª instância a partir da análise técnica do examinador, devendo assim restar claro que as alterações se relacionam com as razões de indeferimento do pedido de patente;
- Somente poderão ser apresentadas emendas que sejam derivações restritivas lógicas daquele quadro objeto do indeferimento;
- Somente serão admitidas restrições que estejam expressamente previstas em reivindicações dependentes, ou oriundas da combinação de reivindicações independentes/interligadas. As restrições oriundas do relatório descritivo e que não estejam expressas no quadro reivindicatório impugnado, importarão na inadmissão do quadro emendado proposto; e
- Mudanças na natureza do pedido (de invenção para modelo de utilidade) não serão permitidas se não tiverem sido discutidas na primeira instância.
Além do exposto acima, o despacho decisório é bem claro ao estabelecer de que a apresentação de dados ou documentos em 2ª instância, podem ser devidamente apresentados tão somente para embasar a argumentação de atividade inventiva.
Já em relação aos recursos com origem em exigências não cumpridas de forma adequada, o documento em referência determina que estes implicarão em preclusão, a menos que o Recorrente demonstre, com as devidas evidências e de forma sustentada, a impossibilidade de cumprimento da exigência em 1ª instância.
As novas regras em referência entraram em vigor a partir de 2 de abril de 2024. Desta forma, em princípio, os pedidos de patente atualmente na fase de recurso podem ser objeto de emendas nas reivindicações a fim de as adequar às novas regras.
—
Autores: Cesar Peduti Filho e Bruno Arminio, Peduti Advogados
—
Se quiser saber mais sobre este tema, contate o autor ou o Dr. Cesar Peduti Filho.
If you want to learn more about this topic, contact the author or the managing partner, Dr. Cesar Peduti Filho.
