O direito brasileiro de marcas repousa sobre o sistema atributivo, consagrado no artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial, segundo o qual a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido, que assegura ao titular o uso exclusivo em todo o território nacional. Esse modelo, inspirado na lógica do first to file, confere previsibilidade ao mercado e premia quem primeiro formaliza o pedido junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
Ocorre que o próprio legislador reconheceu que a rigidez formal do registro não pode atropelar situações de legítima apropriação fática do sinal, e por isso abriu exceções ao princípio atributivo, entre as quais se destaca o direito de precedência do uso anterior, previsto no parágrafo primeiro do mesmo dispositivo. O uso prévio surge, assim, como corretivo de equidade dentro de um sistema desenhado para privilegiar a segurança jurídica, permitindo que quem de boa-fé já explorava a marca no mercado não seja simplesmente desapossado por um depositante de última hora.
Para que a alegação de uso prévio prospere, é indispensável o preenchimento cumulativo de pressupostos legais rigorosos. O pretendente deve comprovar que, na data da prioridade ou do depósito, já usava no País, há pelo menos seis meses, marca idêntica ou semelhante para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, tudo em regime de boa-fé.
Cada um desses elementos tem função própria: a boa-fé afasta o oportunismo e o risco do aproveitamento parasitário; o uso no território nacional reflete o caráter territorial da proteção; a anterioridade em relação ao depósito e o prazo mínimo de seis meses conferem densidade temporal ao direito; e a identidade ou afinidade entre sinais e entre atividades delimita o alcance da proteção. Tratando-se de exceção a uma das regras sobre a qual se fundamentam os direitos marcários no Brasil, a interpretação é restritiva, e a ausência de qualquer um dos requisitos inviabiliza o reconhecimento do direito de precedência.
A discussão sobre o momento processual em que o uso prévio pode ser arguido foi, por longo tempo, fonte de insegurança, pois o INPI condicionava a alegação à apresentação de oposição dentro do prazo legal, antes da concessão do registro.
O Superior Tribunal de Justiça, porém, já havia sinalizado que o direito de precedência poderia ser exercido a qualquer tempo, respeitado o prazo prescricional, inclusive como fundamento para a anulação de registro concedido. Essa leitura foi recentemente absorvida pela própria esfera administrativa, na medida em que a Procuradoria Federal Especializada junto ao INPI revisou o entendimento anterior e passou a admitir a alegação de precedência também em sede de processo administrativo de nulidade, superando a interpretação que a restringia ao período opositivo.
O resultado prático é que o argumento pode hoje ser deduzido em qualquer fase do procedimento administrativo ou perante o Judiciário, o que amplia consideravelmente as janelas de atuação estratégica do usuário anterior.
O êxito da tese, contudo, depende de prova robusta, e é justamente aí que se concentram os maiores desafios em juízo. O ônus probatório recai integralmente sobre quem alega o uso prévio, e a jurisprudência exige a demonstração de uso ostensivo e contínuo, ou seja, um exercício público, sério e reiterado do sinal no mercado, capaz de criar vínculo entre a marca e a sua origem. A distinção entre o uso efetivo e o chamado uso de fachada, aquele mantido apenas para reservar o sinal ou simular direito, é ponto nevrálgico da controvérsia, pois o formalismo documental não supre a ausência de efetiva exploração econômica. Soma-se a isso a dificuldade natural de reconstituir fatos pretéritos, em que a prova testemunhal, embora admissível, mostra se frágil diante da exigência de continuidade, e em que a documentação envelhece, se extravia ou simplesmente nunca foi produzida com rigor.
A natureza da prova exigida impõe a mobilização de um acervo documental diversificado e coerente, que inclui notas fiscais, pedidos de compra, contratos de fornecimento, material publicitário, embalagens, fotografias datadas, catálogos, registros de domínio, páginas de internet arquivadas e contas em redes sociais, além dos registros contábeis e fiscais que emprestam lastro objetivo ao uso.
Ainda, em razão da facilidade com que documentos podem ser alterados ou datados de forma fraudulenta, ganha relevância a certificação do conteúdo, obtida por meio de ata notarial, laudo pericial ou certificação digital com carimbo de tempo no padrão ICP, que conferem autenticidade e datação confiável aos elementos de prova. A consistência entre os documentos apresentados é igualmente decisiva, pois contradições internas comprometem a credibilidade do conjunto e fragilizam a tese perante o julgador.
No Recurso Especial 1.494.306, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, envolvendo construtoras que disputavam o sinal Ipê/ Ypê, a Corte reconheceu que o direito de precedência pode justificar a anulação de registro obtido por terceiro, ainda que a alegação não tenha sido formulada na via administrativa. Na mesma linha, o caso Seriprint consolidou o entendimento de que a precedência independe de impugnação durante o trâmite no INPI. Verifica-se, portanto, uma tendência a deslocar o eixo da discussão do formalismo registral para a tutela do uso anterior de boa-fé, observada a sofisticada exigência probatória.
Importa sublinhar, porém, que o argumento do uso prévio somente opera quando o titular do registro também não detinha uso anterior da marca na data do depósito. Ou seja, se o próprio titular comprovar que já explorava o sinal há mais de seis meses antes do pedido, a exceção perde o seu pressuposto material e a regra atributiva prevalece, cabendo o direito sobre a marca ao primeiro depositante. A lógica é de simetria: a precedência protege o usuário anterior contra o depositante oportunista, mas não pode ser invocada contra quem demonstra anterioridade ainda mais remota, sob pena de se inverter a finalidade do instituto e de se premiar o retardatário.
Por isso, em disputas dessa natureza, a análise comparativa das datas de uso de ambas as partes é o verdadeiro divisor de águas, e o titular que documenta uso próprio anterior neutraliza, com eficácia, a tese defensiva.
Ao fim, o exame do uso prévio revela um sistema em permanente tensão entre a segurança proporcionada pelo registro e a justiça material reclamada pela boa fé, e a evolução recente, tanto no Judiciário quanto na esfera administrativa do INPI, aponta para um amadurecimento que aproxima o formalismo legal da realidade do mercado. O direito de precedência permanece como exceção de interpretação restritiva, mas de aplicação cada vez mais acessível, o que impõe aos operadores uma postura estratégica de longo prazo: documentar e certificar o uso desde o início, manter acervo probatório atualizado e monitorar prazos e janelas processuais. A quem usa a marca com seriedade, o instituto oferece proteção legítima contra o oportunismo; a quem apenas especula sobre o sinal, reserva o desfecho que a lógica atributiva sempre previu. O equilíbrio entre esses dois polos é, em última instância, a medida da maturidade do direito de marcas brasileiro.
—
Advogado(a) autor(a) do comentário: Mariana Lima Di Pietro (OAB/SP 314.048), Thaís de Kassia R. Almeida Penteado (OAB/SP 373.753) e Cesar Peduti Filho (OAB/SP 255.314), Peduti Advogados
—
Se quiser saber mais sobre este tema, contate o autor ou o Dr. Cesar Peduti Filho.
