No informativo de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 0612, consta a ementa do Resp 1.353.451-MG que discute a similaridade do trade-dress de duas empresas, ou seja, o conjunto-imagem de suas embalagens. Importante frisar que o trade dress não é protegido pela legislação brasileira de forma expressa e, conforme mencionado pelo relator do caso Ministro Marco Aurélio Bellizze, “distingue-se dos institutos denominados marca e desenho industrial, muito embora possa ser formado pela utilização conjunta de ambos, acrescidos, ou não, de outros elementos visuais”. Sendo assim, inexistindo proteção expressa na legislação para o trade dress, qual o instituto utilizado para que tantos Tribunais o reconheçam? Normalmente, quando demonstrado que o conjunto-imagem semelhante é capaz de confundir o consumidor e que, por isso, uma das empresas “pega carona” na fama da outra, isto caracteriza um ato de concorrência desleal. Sendo assim, como bem mencionado pelo relator, é importante analisar o mercado em geral e verificar se aquele nicho em específico não tem como praxe utilizar aqueles elementos comuns ou determinadas cores em conjunto. Porque se demonstrado isso, quem tenta impedir o uso daquele conjunto-imagem comum é quem estaria agindo de forma anticompetitiva. É também com base nisso que o Ministro Bellizze entendeu que para que seja reconhecida a infração ao trade dress com base na concorrência desleal é importante análise técnica do caso com base em prova pericial. Segundo ele, é necessário “avaliar o efeito real da entrada no mercado de produto ou serviço visualmente assemelhado”. Por fim, embora haja diversas decisões reconhecendo a importância do trade dress e sua proteção, sua definição e características não são pacíficas, sendo importante sempre a análise do caso concreto. Advogado autor do comentário: Laila dos Reis Araujo
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Em recentes decisões o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem conferido proteção ao conjunto imagem de embalagens de titulares de marcas com grande penetração no mercado consumidor. O chamado trade dress, o qual pode ser definido como o conjunto de elementos distintivos de produtos, serviços ou estabelecimentos comerciais, através de suas embalagens e outros elementos que fazem com que o público os identifique no mercado consumidor, bem como carregam em si valores intrínsecos de qualidade, durabilidade, confiança, credibilidade, etc. Nesta esteira, muitos competidores, na tentativa de surfarem no sucesso alheio, tentam agregar aos seus produtos essas mesas características, estampando nas embalagens ou mesmo na propaganda de seus produtos e serviços as mesmas configurações perceptivas aos consumidores agregadas as suas próprias marcas, modalidade de concorrência que a definimos como desleal, através do parasitarismo. Nas palavras do saudoso Professor Denis Borges Barbosa, esse aproveitamento parasitário consiste numa cópia servil, ou seja, a imitação dos elementos característicos de um produto ou serviço ou estabelecimento, do aviamento de uma empresa, quando feita em seus aspectos técnicos ou funcionais, necessários para o funcionamento de um negócio semelhante, ou para a elaboração de um produto ou prestação de um serviço é a chamada concorrência parasitária. Nesta medida, ainda sob os ensinamentos do Saudoso Professor, a chamada concorrência parasitária é ilícita, irremissível e sem qualquer justificativa razoável o parasitismo confusivo. O parasitismo será sempre concorrência desleal, quando constatada neste ato o potencial de confusão ou indevida associação entre produtos, serviços e estabelecimentos de origens distintas. Na prática, um competidor pratica a concorrência desleal quando se aproveita do esforço de outro, que se esmera na difícil tarefa de constantemente inovar e se diferenciar em seu segmento mercadológico, copiando as características não funcionais do negócio, produto ou serviço daquele competidor, com o escopo de poupar esforço e dinheiro e desviar a clientela alheia, criando confusão ao consumidor. Tendo como norte as definições acima sedimentadas, verificamos recentes decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelas quais os Desembargadores têm conferido aos titulares de direitos o direito de obstarem tais práticas ilegais. Como exemplo, verificamos que nos termos da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 2185461-21.2017.8.26.0000 que deferiu a antecipação da tutela recursal, para que a GFG Cosméticos Ltda. se abstivesse de fabricar, estocar, comercializar, divulgar e/ou utilizar a qualquer título os produtos de tratamento capitar ALISENA em sua forma atual de apresentação ou quaisquer outras que se assemelhem à marca e à embalagem do produto MAIZENA, de titularidade da UNILEVER, cessando, também de imediato, qualquer forma de publicidade ou promoção dos produtos. No mesmo sentido, nos autos de Apelação nº 0102796-46.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, verificamos que a BAYER S/A e BAYER CONSUMER CARE AG, acusaram a empresa NATIVITA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP de ter copiado o conjunto imagem do “BEPANTOL BABY” na embalagem do produto “DEPANTEX”. Acordaram os Desembargadores da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo que a concessão da obrigação de fazer pretendida pela BAYER deveria ser atendida, determinando a NATIVIVA a promover alteração substancial da embalagem de seu produto “Depantex”, de modo que passe a apresentar conjunto visual que a distancie do produto das BAYER, devendo ainda a NATIVIVA retirar do mercado os produtos já distribuídos na configuração ora considerada irregular, assim como eventuais materiais publicitários. Conforme temos observado o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo vem compreendendo a questão relativa ao trade dress de um produto, com foco na caracterização e inibição do aproveitamento parasitário e confusão gerada em relação ao público-alvo do produto, em juízo que antecede qualquer discussão acerca de registros marcários e exclusividade de exploração, resguardando o consumidor e coibindo ações entre os agentes que atuam na ordem econômica e que tendam a desvirtuá-la com a prática de concorrência desleal, seja ela ostensiva, pela cópia integral de um padrão já consolidado, seja ela situada no campo da indução pela repetição de padrões, formatos, cores e demais elementos que possam remeter o adquirente do produto novo a um item já existente e bem estabelecido no mercado. Advogado Autor do Comentário: Pedro Zardo Junior Fonte: 
Boas notícias: o Protocolo de Madrid foi encaminhado para votação no Congresso. Apesar de diversos questionamentos sobre o tema, o Protocolo de Madrid promete trazer muitos benefícios ao sistema de registro de marca do Brasil. O Sistema de Madrid ou Protocolo de Madrid (oficialmente Sistema de Madrid para o registo internacional de marcas) é um tratado internacional para registro de marcas, semelhante ao conhecido PCT envolvendo Patentes. Segundo esse acordo, o titular da marca não precisa mais registrar sua marca em cada um dos países para onde exporta, podendo requerer ao mesmo tempo, o registro em todos os 91 países signatários do tratado. Além de benefícios financeiros aos titulares da marca, tal tratado aceleraria o processo de registro de marcas. Esperamos que nos próximos meses o Congresso finalmente aprove tal projeto, que trará diversos benefícios aos nossos empresários. Advogada Autora do Comentário: Ellen Pires Camargo Manchete: Sistema Internacional de Proteção de Marcas 
Em decisão recentemente publicada, o Tribunal Regional Federal da 3º Região (TRF3), por maioria dos votos, garantiu a empresa Pepsico o direito de manter no mercado a marca “H2OH!” para sua linha de refrigerantes. Marca esta que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA buscava impedir o uso. A Pepsico ingressou com a ação aqui tratada visando que fosse declarada a legalidade no uso da marca “H2OH!”, para assinalar refrigerantes de baixa caloria, sendo que o MAPA buscava o “banimento” desta, exigindo que a empresa reformulasse o rótulo e a marca para conceder o registro desta. A Autora alegava ainda que o MAPA estaria invadindo a competência do INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial, órgão responsável pela análise e concessão de registros de marca, perante o qual possui o devido registro de marca. O MAPA , por outro lado, alegava que o uso da marca “H2OH!”, para assinalar refrigerante, poderia levar o consumidor a adquirir o referido produto acreditando se tratar de água – cuja fórmula química é representada por H2O –, confusão esta que prejudicaria a liberdade de escolha do público consumidor. O Des. Federal Nery Júnior, em declaração de voto vencedor, afirma que a alegada possibilidade de confusão sugerida pelo MAPA não condiz com a realidade fática, considerando que “o cidadão com instrução suficiente para conhecer a fórmula química da água é capaz também de ler no rótulo a indicação de que se trata de refrigerante, bem como de identificar, pela coloração, aroma e sabor, que não se trata de água mineral. Tanto é assim que cerca de 10 (dez) anos se passaram desde o registro da marca, e não há notícias relevantes de quid pro quo nesse sentido”. No entanto, nada trata sobre a alegada interferência do MAPA na esfera de atuação do INPI, haja vista que esta Autarquia concedeu a marca a qual o MAPA buscava impedir o uso. A Relatora Giselle França, em seu voto derrotado, contudo, afirma que “a outorga de registro pelo INPI não impede que os órgãos de fiscalização, como o MAPA, façam exigências outras, no exercício de suas atividades. O MAPA tem competência para aprovar rótulos e bebidas, recusar o registro ou cancelar registro já concedido, caso a rotulagem, embalagem ou quaisquer outras características possam induzir o consumidor a erro quanto à classe, tipo ou natureza do produto”. Esquece-se, porém, a magistrada que o INPI é órgão responsável pela análise da registrabilidade de marca, devendo considerar as hipóteses estabelecidas na Lei de Propriedade Industrial – LPI que impediriam o registro. Neste aspecto, cumpre apontar que são algumas hipóteses para indeferimento do registro: (i) o sinal que se busca registro é genérico ou comum (art. 124, VI, da LPI); e (ii) o sinal induz a “falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto” (art. 124, X, da LPI). E, a marca “H2OH!”, passada pelo crivo do INPI, foi entendida como sendo passível de registro. Logo, seria possível considerar que o INPI, analisando a marca e os produtos que esta assinala, entendeu que seria possível sua concessão, não a enquadrando em qualquer dos dispositivos legais que impediriam seu registro. Neste sentido, seria possível sim o entendimento de que a tentativa do MAPA de impedir o uso da marca registrada estaria adentrando nas competências atribuídas ao INPI, causando uma limitação injusta a propriedade marcaria. No entanto, prevaleceu o entendimento de que, no presente, caso não caberia a limitação ao uso da marca “H2OH!”, haja vista que “inexistente no mundo real a alegada enganosidade per se da marca de refrigerante, deve a r. sentença ser mantida, tanto em razão da desconexão da motivação do ato administrativo com a realidade fática (a consolidação da marca nos mercados brasileiro e mundial como um refrigerante, sem qualquer confusão com água mineral, com evidente distinção na cor, aroma, sabor e preço), como em respeito aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica”, conforme declarou o voto vencedor. Apelação nº 0024631-41.2008.4.03.6100/SP Advogado Autor do Comentário: Natália Nogueira dos Santos Manchete (título da notícia): TRF3 Mantém Marca de Refrigerante H20H no Mercado Fonte: http://web.trf3.jus.br/noticias/Noticias/Noticia/Exibir/359705 