Para muitas pessoas físicas e jurídicas, titulares de marcas, a concessão do registro de uma marca perante o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) é vista como o ponto final da estratégia de proteção do sinal distintivo. Contudo, trata-se apenas do início de uma gestão contínua que exige acompanhamento, planejamento e atenção, a fim de que seja mantida a vigência do registro com o menor risco possível.
Tanto titulares de marcas brasileiros quanto estrangeiros costumam concentrar esforços na obtenção do registro, mas acabam negligenciando certos aspectos que podem reduzir o alcance da proteção ou até mesmo comprometer direitos já adquiridos.
Destacamos cinco situações recorrentes que merecem atenção.
1. Acreditar que um único registro protege todas as atividades do titular
Um dos equívocos mais frequentes é supor que o registro de uma marca garante proteção abrangente para qualquer produto ou serviço.
No Brasil, a proteção concedida pelo INPI está vinculada aos produtos e serviços indicados no Certificado de Registro. Isso significa que uma pessoa física ou jurídica pode possuir um registro de marca válido e, ainda assim, não estar adequadamente protegida para novas linhas de negócio desenvolvidas posteriormente.
Esse cenário é especialmente comum em empresas em expansão. Um negócio que inicialmente atuava apenas na comercialização de produtos pode, por exemplo, passar a oferecer serviços digitais, treinamentos, softwares ou plataformas online sem que seu portfólio de marcas acompanhe essa evolução.
Por essa razão, recomenda-se revisar periodicamente o portfólio marcário para verificar se continua alinhado à realidade comercial de seu titular, bem como aos seus planos de crescimento.
2. Não atentar para marcas de concorrentes
O registro de uma marca não elimina a necessidade de vigilância contínua.
Embora o INPI realize o exame dos pedidos de registro de marca, a proteção efetiva de uma marca também depende do acompanhamento das publicações oficiais e da identificação de pedidos de registro ou registros de marcas potencialmente conflitantes, em nome de terceiros.
Na prática, não é raro que titulares de marcas somente detectem a existência de uma marca semelhante, de um concorrente, quando tal marca (do concorrente) já está consolidada no mercado, tornando a questão mais complexa e onerosa.
O monitoramento de marcas de terceiros permite detectar marcas depositadas ou recentemente registradas, que afetem direitos já existentes e analisar, caso a caso, a conveniência da adoção de medidas administrativas, comerciais ou judiciais.
Para titulares de marcas que já conquistaram reconhecimento junto aos consumidores, o monitoramento contínuo de marcas de terceiros representa um componente indispensável da estratégia de proteção marcária. Por meio desse acompanhamento, é possível detectar e enfrentar eventuais violações de direitos de forma tempestiva, preservando a exclusividade de uso da marca e a reputação construída ao longo dos anos.
Essa necessidade, entretanto, não se restringe às marcas consolidadas. Mesmo que a marca ainda não tenha se consolidado no mercado, a partir do momento em que for registrada, é recomendável que o titular reaja prontamente aos primeiros sinais de infração. A adoção de medidas preventivas desde cedo contribui para fortalecer os direitos sobre da marca, evitar a escalada de conflitos e reduzir riscos futuros.
3. Deixar de atualizar informações perante o INPI
Ao longo de sua existência, é natural que as empresas passem por alterações, dentre elas, as de conho societário. Alterações de nome empresarial, endereço, reorganizações societárias, fusões, incorporações ou transferências de ativos acontecem com frequência.
No entanto, muitas dessas modificações não são refletidas nos pedidos de registro e/ou registros de marcas que se encontram depositados/registrados perante o INPI.
A falta de atualização cadastral junto ao INPI pode acarretar dificuldades em procedimentos futuros, incluindo renovações, transferências de titulariddae, licenciamentos, propositura de ação judicial e operações de due diligence em investimentos e aquisições.
Além disso, um portfólio de marcas desatualizado e dissociado da realidade de seu titular pode gerar a percepção equivocada de que a titularidade da marca ou os dados cadastrais a ela vinculados apresentam irregularidades.
Por essa razão, a gestão eficiente de marcas exige que as informações constantes do INPI reflitam com exatidão a situação jurídica e cadastral de seu titular.
4. Presumir que a marca registrada não precisa ser utilizada
Outro erro recorrente é acreditar que o registro da marca é suficiente para garantir direitos indefinidamente, independentemente da utilização efetiva da marca.
No entanto, a legislação prevê mecanismos que permitem impugnar registros de marcas que não estejam sendo utilizadas, após cinco anos da concessão do registro.
Em termos práticos, isso significa que a ausência de uso de uma marca pode tornar seu registro vulnerável perante terceiros interessados.
Por isso, é recomendável manter documentação organizada capaz de demonstrar a utilização da marca no Brasil, para identificar os produtos/serviços protegidos pelo registro, como materiais publicitários, catálogos, embalagens, notas fiscais e outros elementos relacionados à atividade comercial.
A não observância desse requisito pode resultar na perda de direitos sobre a marca, pois se o registro for impugnado com base na falta de uso da marca e titular não apresentar provas adequadas, o registro será declarado caduco, extinguindo-se os direitos marcários.
5. Esquecer que o registro tem prazo de vigência
O registro de uma marca não é válido para sempre, sendo necessário prorrogá-lo a cada dez anos.
Embora a legislação permita sua manutenção por períodos sucessivos, a proteção depende da observância dos prazos legais de renovação.
A perda desses prazos pode resultar na extinção do registro e abrir oportunidades para que terceiros busquem proteção para sinais idênticos ou semelhantes, em segmento de mercado idêntico ou afim.
Para titulares de marcas que construíram reputação ao longo de anos ou décadas, a perda de um registro por simples falha administrativa (falta de prorrogação) pode representar um risco significativo.
O estabelecimento de controles internos e o acompanhamento profissional do portfólio são medidas importantes para evitar esse tipo de problema.
Conclusão
A proteção de uma marca vai muito além da obtenção do registro pelo INPI. Um portfólio saudável exige gestão contínua, revisão estratégica e acompanhamento das exigências legais aplicáveis.
Em muitos casos, os maiores riscos não surgem durante o procedimento administrativo de registro, mas sim após a concessão, quando questões relacionadas ao escopo da proteção, monitoramento de terceiros, atualização cadastral, comprovação de uso e renovação passam a desempenhar papel central.
Para empresas nacionais e estrangeiras que possuem ativos marcários no Brasil, a adoção de uma estratégia preventiva costuma ser a forma mais eficiente de preservar direitos, reduzir riscos e maximizar o valor das marcas ao longo do tempo.
—
Advogado(a) autor(a) do comentário: Patrícia Aragão Lusoli (OAB/SP 190.552), Pedro Zardo Júnior (OAB/SP 263202) e Cesar Peduti Filho (OAB/SP 255.314), Peduti Advogados
—
Se quiser saber mais sobre este tema, contate o autor ou o Dr. Cesar Peduti Filho.
