O mercado da moda, do esporte e do entretenimento tem vivido um movimento crescente de resgate de marcas, linhas antigas e produtos nostálgicos. Em um contexto no qual consumidores valorizam memória, autenticidade e herança de marca, ativos aparentemente “adormecidos” podem voltar a ter enorme relevância comercial. Mas esse movimento também traz uma pergunta jurídica importante: até que ponto uma marca antiga, pouco usada ou com registro expirado ainda pode ser considerada viva.
Essa foi justamente a discussão analisada recentemente em disputa envolvendo a Nike e a marca “Total90”, tradicional linha de produtos de futebol lançada pela Nike nos anos 2000. O caso ganhou destaque após decisão da Corte Federal do Distrito Leste da Louisiana, que negou o pedido de tutela preliminar formulado pela empresa Total90 LLC contra a Nike. A Total90 sustentava que a Nike teria abandonado a marca “Total 90” após deixar caducar seu registro norte-americano em 2019. Posteriormente, a Total90 LLC depositou pedidos para o sinal “Total90” em 2022 e obteve registro nos Estados Unidos em setembro de 2024. Quando a Nike relançou produtos identificados pela marca Total 90 em março de 2025, a Total90 LLC ajuizou ação alegando infração marcária, confusão reversa e diluição.
O ponto central da controvérsia, porém, não estava apenas na semelhança entre os sinais. A discussão mais relevante dizia respeito à prioridade e ao suposto abandono da marca pela Nike. No sistema norte-americano, os direitos marcários decorrem fortemente do uso no comércio, e não apenas do registro.
Por isso, a caducidade do registro da Nike não significava, automaticamente, a perda de todo e qualquer direito sobre o sinal “Total 90”. A própria decisão destacou que a titularidade marcária é estabelecida pelo uso, e não pelo registro, sendo o primeiro usuário, em regra, considerando o usuário “sênior” da marca.
A Total90 LLC tentou sustentar que a Nike havia deixado de usar a marca por período suficiente para caracterizar abandono. No direito norte-americano, a ausência de uso por três anos consecutivos constitui presunção prima facie de abandono, sendo que o uso relevante deve corresponder a um uso de boa-fé, no curso ordinário do comércio, e não a um uso meramente simbólico destinado a reservar direitos.
A Corte, contudo, entendeu que a Total90 LLC não havia demonstrado, ao menos naquele estágio preliminar, que a Nike havia abandonado a marca. Para tanto, foram consideradas provas de uso posteriores a 2019, incluindo bolas de futebol, chuteiras e linhas de roupas da marca Total 90, além de evidências relacionadas ao desenvolvimento de uma chuteira com a mesma marca em 2023. A Corte também conferiu relevância ao depoimento de representante da Nike, que afirmou que a marca nunca teria deixado de ser utilizada no mercado.
Assim, em determinadas circunstâncias, um uso reduzido, esparso ou menos ostensivo (o chamando “thin use”) pode ser suficiente para afastar uma alegação de abandono. Isso não significa que qualquer uso artificial ou meramente defensivo seja bastante. Ao contrário, a decisão reforça a importância de distinguir o uso efetivo, realizado de boa-fé no curso ordinário do comércio, de um uso meramente simbólico, criado apenas para tentar preservar formalmente um direito marcário.
Outro aspecto relevante da decisão foi a análise de urgência. A Total90 LLC argumentava que o relançamento da linha Total 90 pela Nike, especialmente diante da proximidade da Copa do Mundo nos Estados Unidos, poderia causar danos imediatos e irreparáveis à sua marca. No entanto, a Corte considerou que a própria conduta da autora enfraquecia essa alegação. Segundo a decisão, a Total90 LLC havia contatado a Nike em dezembro de 2024, o relançamento questionado ocorreu em março de 2025, mas a ação com pedido emergencial foi proposta somente em novembro de 2025. A existência de meses de comunicações e negociações entre as partes também foi apontada como fator incompatível com a ideia de uma ameaça verdadeiramente imediata.
Embora o caso tenha sido decidido sob a ótica do direito norte-americano, a discussão é bastante útil para reflexões no Brasil. Aqui, o sistema marcário é essencialmente atributivo: a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido, conforme o art. 129 da Lei de Propriedade Industrial. Ainda assim, o uso efetivo permanece elemento central para a manutenção do registro, especialmente em procedimentos de caducidade.
O Manual de Marcas do INPI estabelece que o registro está sujeito à caducidade após cinco anos da concessão e que, no período investigado, o titular deve comprovar o início do uso efetivo da marca no Brasil ou demonstrar que seu uso não foi interrompido por mais de cinco anos consecutivos.
O INPI também esclarece que o uso apto a afastar a caducidade deve ser público e efetivo, isto é, voltado à identificação de produtos ou serviços no mercado, não bastando atos meramente internos ou preparatórios.
Nesse ponto, a aproximação com o caso Nike é evidente. Tanto no sistema norte-americano quanto no brasileiro, a manutenção de uma marca com legado não depende apenas de sua força histórica, de sua fama pretérita ou de sua permanência na memória do consumidor. O que preserva o direito é a capacidade de demonstrar, documentalmente, que o sinal continuou exercendo função marcária no mercado, ainda que de forma menos intensa do que em seu auge comercial.
Assim, o caso Nike x Total90 mostra que, em disputas marcárias envolvendo marcas com legado, a pergunta decisiva nem sempre é se a marca esteve no centro de uma grande campanha publicitária recente. Muitas vezes, a questão será mais sutil: há prova de que ela continuou viva no comércio? Se a resposta for positiva, ainda que com um uso reduzido, o suposto abandono pode ser muito mais difícil de se demonstrar do que parece.
Total90 LLC v. Nike, Inc., 2:25-cv-02325 (E.D. La.)
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Advogado(a) autor(a) do comentário: Marília de Oliveira Fogaça, Thaís de Kássia R. Almeida Penteado e Cesar Peduti Filho, Peduti Advogados
Fonte: Nike’s Total 90 Win: Thin Use Can Keep a Legacy Trademark Alive + https://www.thefashionlaw.com/nikes-total-90-win-shows-how-thin-use-can-keep-a-legacy-trademark-alive/
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