A distinção direta e indireta das marcas

A distinção direta e indireta das marcas

A distintividade é o elemento mais importante dos signos marcários, ligado à própria finalidade deste instituto: a distinção e identificação de um produto ou serviço perante outros no mercado. No entanto, tal distinção pode se dar de maneira direta ou indireta, implicando na divisão de modalidades marcárias conceituadas pelo artigo 123 da Lei de Propriedade Industrial.

Distinguem diretamente seu objeto as marcas de serviços e de produtos (art. 123, inciso I), cuja identificação serve para indicar a origem destes, relacionando-as a seu produtor ou executor e, consequentemente, carregando consigo a reputação e prestígio a este relativa. Esta é a própria razão de ser do signo marcário.

Paralelamente, a distinção indireta se dá por meio das marcas de certificação e coletivas, conceituadas pelos incisos II e III do artigo 123, da Lei de Propriedade Industrial. Ao passo que a distinção direta diferencia um serviço ou produto perante outros, a distinção indireta intenta transmitir ao consumidor uma informação específica, ligada a uma qualidade própria de determinado produto ou serviço.

 

A distinção direta e indireta das marcas

 

Nesse sentido, a qualidade que a marca de certificação pretende transmitir ao consumidor é efetivamente um padrão de qualidade atingido por aquele empresário, indicando qualidade acima da média. Seu titular normalmente é uma empresa privada, cujo objeto social é justamente avaliar e certificar produtos de outros empresários.

Acertadamente, a lei determina que só poderá requerer o regsitro de marca empresa que não tenha interesse comercial direto no produto a ser certificado (art. 128, §3º, LPI).

Já a marca coletiva tem como titular uma associação empresarial, podendo esta ser sindical ou não, e representa perante o consumidor que o empresário que a carrega em seus produtos pertence a certa região ou ideologia.

As marcas coletivas possuem a seguinte particularidade: a existência de um regulamento de uso, junto ao INPI, que deve ser cumprido para que o empresário esteja autorizado a carregar a marca coletiva, sendo que o registro desta é extinto no momento em que o regulamento deixa de ser respeitado.

Assim, ao empresário que interesse ostentar uma marca de certificação ou coletiva, estão expostas as particularidades de cada uma, à luz da Lei de Propriedade Industrial.

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Advogado autor do comentário: Enzo Toyoda Coppola

Fonte: Deposições Preliminares

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A confusão pós-venda

Como sabemos, dentre os mais importantes ativos de uma empresa estão os ativos intangíveis, como as marcas e patentes. As marcas, por sua vez, possuem diversas funções de grande importância para a sociedade de mercado. Possui a função distintiva, de designar determinado produto no mercado perante outros; age como protetora do investimento, pois, ao indicar a relação de determinado produto com o seu fabricante, a marca garante a este o reconhecimento pelo sucesso da mercadoria; ainda, serve de estímulo para a concorrência leal e pode servir de meio de comunicação entre o empresário e o público.

Os fenômenos de vulgarização da marca e de confusão do consumidor prejudicam estas importantes funções. O primeiro fenômeno, que é a perda da distintividade da marca, impede que ela exerça suas funções distintiva e de proteção ao investimento. O segundo fenômeno é afronta direta ao investimento de um comerciante, dada a intenção de desvio de clientela, podendo, em alguns casos, contribuir para a própria perda da distintividade de uma marca.

Além das conhecidas modalidades de confusão em que o consumidor pode incorrer, definidas pela doutrina e jurisprudência, se encontra uma modalidade incomum, a qual possui causas e consequências diversas às demais, a “confusão após o ato da compra” ou “confusão pós-venda”.

 

 

Nesta modalidade, de comum incidência no mercado de luxo, o comprador tem plena consciência da origem do produto; a confusão ocorre perante terceiros. É chamada “pós-venda” pois a compra é realizada conscientemente e, após sua consumação, a circulação ou utilização do produto semelhante à marca, ou configuração de produto famoso faz com que a característica que era exclusiva deste se torne comum.

A prática de vender produto de luxo com características muito semelhantes a outro não é capaz – e sequer pretende – levar o consumidor a erro, entretanto, tem o potencial de diminuir o valor agregado à marca, através do fenômeno da diluição, pois permite que seja alcançada característica/design semelhante ao produto original, por fração do preço, de modo a exaurir sua exclusividade e afastar o interesse de sua clientela.

Assim já foi reconhecido pela corte do Tribunal de Justiça de São Paulo:

 

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REPRODUÇÃO INDEVIDA DE DESENHO INDUSTRIAL. MOTOCICLETAS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA INIBITÓRIA. Os autores possuem registro do desenho industrial das motocicletas, registros, por sinal, que contaram com exame de mérito pelo INPI, que confirmou a originalidade e novidade do design. Os réus alegaram que não houve reprodução dos desenhos industriais, pois os modelos seguem “tendência de mercado” e, por isso, apresentam semelhanças visuais. Sucede que o perito examinou diversos modelos de motocicletas disponibilizados no mercado pelos fabricantes e fez comparativo entre essas motocicletas concorrentes e aquelas produzidas pelos autores. Concluiu o perito que os fabricantes apontados pelos réus (Dafra, Sundown, Traxx, Kasinski, Suzuki) produzem motocicletas com trade dress diversos. Logo, não havia justificativa para que os réus reproduzissem o conjunto-imagem de seus produtos a partir daqueles inicialmente produzidos pelos autores, inexistente a alegada “tendência de mercado“. (…) É que se colocou o design da marca em ambiente não adequado ao padrão de consumo desejado e praticado pelo seu titular, desvalorizando o signo em face dos seus consumidores. Valor de indenização adequadamente fixado. Indenização por danos materiais. À concessão da reparação basta a prova da violação a direito industrial. Reparação que será objeto de liquidação de sentença, com referência aos modelos de motocicletas dos autores que foram contrafeitos. Recurso dos autores parcialmente provido. Recurso dos réus não provido. (Apelação Cível nº 0068141-85.2012.8.26.0100, Relator Carlos Alberto Garbi, São Paulo, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, julgado em 31/10/2016, publicado em 03/11/2016)

Portanto, não se trata de efetiva confusão do consumidor comprador, com potencial de desviar diretamente clientela, mas, sim, de posterior confusão/associação por parte do público que não ainda adquiriu o produto.

O efeito, neste caso, é a própria perda de distintividade da marca, pois aquela característica exclusiva passa a representar não mais um produto específico, comercializado por um fabricante, mas, sim, o segmento que o produto compõe, como uma tendência de mercado. Esta hipótese de confusão, mesmo que indireta, pode gerar responsabilidade para o fabricante que pretende pegar carona no reconhecimento adquirido através de determinada marca/característica.

 

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Advogado autor do comentário: Enzo Toyoda Coppola

Fonte: O Teste 360º de Confusão de Marcas

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O nome do tipo de cerveja não pode ser registrado como marca

registro de marca

Um dos requisitos para a obtenção do registro de marca é a distintividade, ou seja, o nome objeto do pedido de registro de marca deve ser distinto do produto ou serviço que irá assinalar, evitando assim de incidir na proibição legal do artigo 124, inciso VI, da LPI – Lei da Propriedade Industrial, que proíbe que seja registrado como marca: “sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva”.

De acordo com a lei, o nome a ser registrado como marca deve ser diferente, e não ter relação com o produto ou serviço que irá identificar, porém, a lei abre uma exceção, “salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva”. Isso quer dizer que, caso o nome genérico seja acompanhado por um outro elemento nominativo e/ou figurativo, poderá ser registrado como marca, no entanto, com proteção restrita a este conjunto marcário.

Acontece que, a função da marca é obter a exclusividade no uso e apropriação de um nome para identificar produto ou serviço, por um único interessado, o que lhe conferirá o direito de impedir terceiros de usarem marcas que se confundem com a sua.

Com a exceção da lei, é possível obter o registro de marca com um nome genérico, com proteção restrita ao seu conjunto marcário, e o titular desse registro terá que conviver no mercado com outras marcas parecidas ou idênticas à sua, já que o nome genérico não poderá ser de uso exclusivo de um único titular.

Assim, ao escolher um nome para identificar os seus produtos e/ou serviços, há que se observar se é passível de registro, bem como se lhe garante exclusividade o suficiente para impedir terceiros de usar nomes idênticos ou semelhantes a sua marca.

registro de marca

Não foi o que aconteceu com a Cervejaria Fassbier Ltda., que registrou como marca o nome HELLES, pois esse é um nome dado à um tipo de cerveja. O registro foi concedido em 14/08/2007, para identificar cerveja.

A Fassbier tomou conhecimento que a Cervejaria RSW Abadessa – Comércio de Bebidas LTDA – EPP, estava usando nos rótulos dos seus produtos a marca “CERVEJARIA ABADESSA CERVEJA HELLES”, sentindo-se prejudicada, ingressou na Justiça do Rio Grande do Sul com uma medida de urgência para esta empresa cessar o uso de marca composta pelo nome HELLES.

Em primeira instância a juíza, reconheceu o direito da Fassbier e concedeu a medida liminar, para que a Abadessa deixasse de usar o nome HELLES no rótulo da sua cerveja, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00, limitado à R$ 50.000,00 para o caso de descumprimento.

A Abadessa apresentou agravo de instrumento no Tribunal de Justiça, contra essa decisão.

Ao julgar o agravo de instrumento houve divergência de entendimento. O primeiro desembargador ratificou o entendimento da juíza de primeiro grau, de que havia violação de marca, já que a agravada (Fassbier) é titular do registro da marca HELLES.

Os outros dois desembargadores entenderam que apesar do registro da marca HELLES, pela agravada, o nome HELLES não é passível de uso exclusivo por um único titular, considerando que se trata de um tipo de cerveja, que da mesma forma que existem tipos de vinhos, também existem tipos de cervejas, e estes nomes não são apropriáveis, sendo de uso comum no mercado cervejeiro. Dessa forma, acataram os argumentos do agravo de instrumento e cassaram a liminar, para que a Abadessa continue a usar o nome HELLES no rótulo de suas cervejas.

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Advogada Autora do Comentário: Adriana Garcia da Silva

Manchete: Registro de nome de tipo de cerveja como marca não garante exclusividade

Fonte 

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