INPI passa a admitir arguição de direito precedência em processo administrativo de nulidade

INPI passa a admitir arguição de direito precedência em processo administrativo de nulidade

O artigo 129, caput, da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial – LPI) dispõe que “a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional”.

A precedência é uma exceção ao princípio atributivo de direitos, sendo que, para que ela exista, faz-se necessário o preenchimento de determinados requisitos previstos no precitado artigo 129, §1º da Lei nº 9.279/96, que assevera que “toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro”.

Portanto, a exceção à regra trata daquele usuário anterior de boa-fé que comprovar a utilização anterior, há pelo menos 06 meses, de marca idêntica ou semelhante, para o mesmo fim, podendo causar confusão ou associação indevida perante os consumidores.

 

INPI passa a admitir arguição de direito precedência em processo administrativo de nulidade

 

Cumpre destacar que os tribunais pátrios já se debruçaram sobre a matéria e vêm reconhecendo e aplicando o direito de precedência para resguardar os direitos anteriores daqueles que são legítimos titulares do sinal.

Em âmbito administrativo, o INPI possuía entendimento que, para fins de reconhecimento do direito de precedência, a arguição do artigo 129, parágrafo 1º, da LPI, deveria ser feita em sede de oposição a pedido de registro de marca conflitante depositado perante a Autarquia; não se admitindo o reconhecimento de tal direito em processo administrativo de nulidade de registros de marcas.

Ocorre que o INPI reviu seu posicionamento e divulgou na Revista da Propriedade Industrial (RPI) 2652, de 3 de novembro de 2021, o Parecer nº 00043/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, da Procuradoria Federal especializada junto ao Instituto, permitindo a reivindicação do direito de prioridade ao registro de marca, pelo usuário anterior de boa-fé, em sede processo administrativo de nulidade.

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Advogada autora do comentário: Thaís de Kássia R. Almeida Penteado

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Depois de 14 anos do início do processo o Tribunal Regional Federal da 3ª Região decide: BOTOX é um termo registrável como marca.

Após 14 anos do início do processo e 9 anos aguardando a decisão da 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, a empresa norte-americana Allergan Inc. obteve importante vitória em ação de nulidade proposta pela empresa brasileira Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos LTDA contra o ato que lhe conferiu o direito de exploração com exclusividade do termo BOTOX como marca para identificar produtos farmacêuticos em geral.

A Cristália arguiu em defesa da sua pretensão que o termo “BOTOX” seria um indicativo da substância química denominada “toxina botulínica”, e, por este motivo, não seria passível de registro, com base no que preveem o incisos VI e XVIII da Lei 9.279/96 (“LPI” – a Lei da Propriedade Industrial).

Em resumo, os incisos acima citados preveem que não são registráveis como marca (i) sinais de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço que distinguirá, ou empregado para designar uma característica do produto/serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produto ou prestação de serviço, salvo quando revestido de suficiente forma distintiva; e (ii) termos técnicos usados na indústria, na ciência e na arte, que tenham relação com o produto ou serviço a distinguir. No entendimento da 11ª Turma do TRF3, este incisos não se enquadrariam ao caso.

No entendimento do desembargador Nino Toldo, o termo “BOTOX” preenchia os 3 requisitos previstos no art. 122 da LPI para o seu deferimento: (i) o da distintividade, já que diferencia o produto da Allergan dos produtos de seus concorrentes; (ii) é um signo visualmente perceptível, já que é captável pela visão e não por outros sentidos e não está no rol das proibições legais (as vedações constantes no art. 124 da LPI. Ainda em suas palavras, o termo “BOTOX” seria um termo evocativo e sugestivo do seu principal componente, a toxina butolínica, portanto, registrável como marca. Este entendimento foi seguido por todos os magistrados da 11ª turma, mantendo-se por decisão unânime a sentença prolatada em primeira instância.

Caso tenha alguma dúvida ou curiosidade sobre o tema, estamos à disposição para conversar.

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Advogado autor do comentário: Rafael Bruno Jacintho de Almeida

Fonte
Título da manchete: TRF3 decide que o termo “Botox” é marca e rejeita pedido de anulação de registro

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