Ao decidir a Apelação Cível nº 5066721-34.2024.4.02.5101, a 1ª Turma Especializada do TRF da 2ª Região manteve, por unanimidade, a nulidade do registro da marca mista LACTOFULL, por colidência com a marca nominativa LACTOFUR, ambas destinadas a produtos veterinários da Classe 05. O acórdão é de 25 de agosto de 2026, sob a relatoria do juiz federal convocado Marcelo Leonardo Tavares.
O registro para a marca LACTOFUR (nº 906794846) foi depositado em 23 de setembro de 2013 e concedido em 14 de junho de 2016, para medicamentos de uso veterinário e preparações veterinárias. Já o registro para a marca LACTOFULL (nº 917864344) foi depositado em 1º de agosto de 2019 e concedido em 28 de julho de 2020, para suplementos nutricionais e alimentares para animais, preparações veterinárias e vitamínicas, vitaminas e sais minerais, entre outros.
A titular do registro da marca anterior, Ouro Fino Saúde Animal, ajuizou ação de nulidade contra o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI e a titular do registro da marca LACTOFULL, Botupharma Indústria e Comércio de Produtos Veterinários Ltda, sendo o pedido julgado procedente em 1ª instância.
Em apelação, a Botupharma buscava a reforma da sentença com base na baixa distintividade do prefixo “LACTO”, na coexistência de outros registros formados pelo termo, na ausência de prova de confusão, bem como na decisão de registrabilidade do INPI.
Mas o que diz a lei e como o INPI analisa a colidência?
O fundamento é o artigo 124, inciso XIX, da Lei da Propriedade Industrial, que veda o registro de reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação. O voto exige quatro pressupostos: registro anterior, afinidade entre os produtos, reprodução ou imitação do sinal e potencial de confusão ou associação.
O Manual de Marcas do INPI (item 5.11) – diretrizes da Autarquia Federal – segue a mesma lógica. A análise parte da impressão de conjunto, considerando ao mesmo tempo os aspectos gráfico, fonético e ideológico, e depois verifica a afinidade mercadológica. Quanto menor a semelhança entre os sinais, maior precisa ser a afinidade entre os produtos para haver risco. O Manual também reconhece que elementos de uso comum reduzem o risco de confusão, mas não o eliminam.
E o prefixo “LACTO” não era fraco?
Sim, e o Tribunal reconheceu isso. O prefixo é evocativo e muito usado no segmento veterinário, o que restringe o alcance da exclusividade. Mas a fraqueza do prefixo não autoriza reproduzir o que vem depois dele. Ou seja: a colidência não decorre do “LACTO”, e sim da reprodução praticamente integral da sequência “LACTOFU”, com diferença apenas nas terminações “R” e “LL”. A consulta à base do INPI juntada ao voto, realizada em julho de 2026, mostrou diversos registros com “LACTO”, mas apenas dois com “LACTOFU”: justamente as marcas em conflito.
Os elementos gráficos da LACTOFULL, com tipografia convencional, cor única e sublinhado, não deram identidade própria ao conjunto, e o relator afastou a aplicação da teoria da distância. Somaram-se a isso a identidade de segmento, de canais de distribuição e de público. O consumidor de referência é o comum, não especializado, que apreende as marcas de forma global e imperfeita e pode supor que se trata de linhas de uma mesma família.
E os demais argumentos da apelante?
Sobre a prova de confusão, a vedação tem caráter preventivo e prospectivo: basta a aptidão do sinal para causar confusão ou associação indevida, sem necessidade de demonstrar episódios concretos, desvio de clientela ou prejuízo. Sobre a coexistência, a convivência de fato por certo período não convalida registro concedido em desconformidade com a lei. Para reforçar a proteção das marcas fracas contra reproduções, o voto transcreve trecho do REsp 2.167.759/RJ (Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 10/6/2025), em que o Superior Tribunal de Justiça – STJ entendeu que, entre empresas do mesmo ramo e sinais muito semelhantes, a confusão é evidente e basta a sua possibilidade.
E a decisão de mérito do INPI que deferiu e concedeu o registro?
O INPI que concedeu o registro da LACTOFULL. Para o relator, as manifestações técnicas da Autarquia são relevantes e devem ser consideradas, mas não vinculam o Judiciário, a quem compete o controle de legalidade dos atos administrativos. Por isso a nulidade foi declarada em sentido diverso da conclusão administrativa. Vale lembrar que, pelo artigo 175 da LPI, a ação de nulidade tramita na Justiça Federal e o INPI intervém no feito quando não for o autor. A autarquia participa e sua posição pesa, mas o juiz não fica atrelado a ela.
Qual o real impacto da decisão?
A nulidade produz efeitos desde a data do depósito (artigo 167), de modo que todo o investimento construído sobre a marca perde a base jurídica desde o início.
A ação pode ser proposta em até cinco anos da concessão (artigo 174), o juiz pode suspender liminarmente o registro e o uso da marca (artigo 173, parágrafo único) e ainda há a possibilidade de perdas e danos (artigo 209). No caso, os honorários foram majorados em 2% na apelação.
Diante desse cenário, algumas cautelas são recomendáveis: (i) na busca de anterioridades, observar o núcleo distintivo do sinal e não apenas o conjunto inteiro; (ii) avaliar a afinidade pelos critérios do Manual, e não apenas pela classe; (iii) verificar se a marca anterior está em uso, já que a caducidade (artigo 143) pode ser requerida após cinco anos da concessão; e (iv) considerar o direito de precedência do artigo 129, § 1º, para quem já usava o sinal de boa-fé há pelo menos seis meses na data do depósito.
A decisão reforça que a reduzida distintividade de um elemento evocativo limita a exclusividade sobre esse componente, mas não legitima a reprodução do núcleo distintivo de marca anterior. Mais do que obter o registro perante o INPI, uma estratégia marcária consistente exige avaliar, desde a escolha do sinal, sua capacidade de diferenciação e o risco de conflito com direitos preexistentes.
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Advogado(a) autor(a) do comentário: Natalia Eleutério Garcia Gazote, Pedro Zardo Junior e Cesar Peduti Filho, Peduti Advogados
“TRF-2 anula registro da marca Lactofull por semelhança com Lactofur”: https://www.migalhas.com.br/quentes/465492/trf-2-anula-registro-da-marca-lactofull-por-semelhanca-com-lactofur
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Se quiser saber mais sobre este tema, contate o autor ou o Dr. Cesar Peduti Filho.
