A Importância da Prejudicialidade Externa em Casos Envolvendo Propriedade Industrial

Como é sabido, as decisões tomadas pelo Poder Judiciário têm grande impacto em todas as áreas, muitas vezes alterando a visão da realidade de determinados fatos. 

Verifica-se, porém, que uma das áreas mais afetadas é justamente o Poder Judiciário, ao passo que lides provenientes de um mesmo fato podem ser julgadas por diferentes julgadores. 

O Poder Judiciário, ao proferir tais decisões versando sobre assuntos correlatos, deve procurar estar em consonância para não prolatar decisões conflitantes entre si, sob o risco de causar grande insegurança jurídica. 

A importância da verificação de fatores externos que possam influenciar diretamente na demanda é, então, manifesta. 

Segundo Cândido Rangel Dinamarco (apud Amaral e Leonardos, p. 109)[1] uma causa é prejudicial a outra quando seu julgamento for capaz de determinar a decisão desta. O ordenamento jurídico denomina como prejudicialidade externa questões que estejam interligadas em demandas diferentes, dependendo uma da outra, estando inserido no artigo 313, V, do Código de Processo Civil a disposição que possibilita que algum dos processos seja suspenso até o julgamento do outro, conforme ocorreu no caso concreto:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

V – quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de    inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;”

O Superior Tribunal de Justiça entende, porém, que essa suspensão de processos não é obrigatória, estando a cargo do magistrado ponderar e decidir se a prejudicialidade externa deve ser motivo de suspensão do processo: 

“1. Este STJ possui compreensão no sentido de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto.” (STJ, AgRg no REsp 1148484/RJ – Relator Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma. Julgamento em 07.08.2014). 

2. Embora recomendável, em nome da segurança jurídica e da economia processual, a suspensão dos processos individuais envolvendo a mesma questão, a fim de evitar conflitos entre soluções dadas em cada feito, caberá ao prudente arbítrio do juízo local aferir a viabilidade da suspensão processual, à vista das peculiaridades concretas dos casos pendentes e de outros bens jurídicos igualmente perseguidos pelo ordenamento jurídico. Precedentes.”(STJ,  REsp 1240808/RS – Relator Min. Castro Meira, Segunda Turma. Julgamento em 07.04.2011). 

[1] AMARAL, Rafael Lacaz e LEONARDOS, Gabriel Francisco. “A Suspensão do Processo em Razão de Questão Prejudicial Externa Frente aos Direitos de Exclusividade do Titular de Patente e de Registro.” Disponível em https://www.kasznarleonardos.com.br/files/A_Suspensao_do_Processo_em_Razao_de_Questao.pdf Acesso em 31.08.2020.

Por mais que não seja obrigatória a suspensão do processo, deve sempre ser indicada a existência de demanda que tenha relação direta com o objeto discutido em outra para segurança das Partes, pleiteando sempre pela suspensão de alguma das ações para não haver o risco de decisões conflitantes.

Nos casos envolvendo Propriedade Industrial a necessidade de informar a prejudicialidade externa é quase que obrigatória. Isso porque se mostra muito comum o ajuizamento de ações na Justiça Federal que discutam a validade do ato do órgão que concedeu o registro de uma marca ou o de uma patente (no caso do Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial), inclusive até quanto há ação em trâmite na Justiça Estadual para o reconhecimento da infração do título concedido. 

Em casos como o acima citado, verifica-se que havendo o reconhecimento da invalidade do ato do INPI na competente ação, o objeto da segunda ação é perdido, tendo em vista que não é possível admitir a infração de uma marca ou patente que na verdade nunca deveria existir, tendo em vista que o órgão competente teria errado ao conceder o título. 

Portanto, havendo prejudicialidade externa, especialmente em casos que envolvam Propriedade Industrial, deve ser a mesma comunicada ao Juízo que, por sua vez, deverá na maioria das vezes suspender o processo relacionada a outra demanda, para evitar o proferimento de decisão conflitantes e o prolongamento desnecessário de questões já complexas.

Advogada autor do comentário: Maria Luiza Barros da Silveira

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Publicação de texto sem autorização do autor em obra alheia gera o dever de indenizar

Publicação de texto sem autorização do autor em obra alheia gera o dever de indenizar

Uma editora publicou por engano o texto de um escritor em livro de outro escritor, que foi impresso por três meses consecutivos.

Sobre esse tema a Lei de Direitos Autorais dispõe que cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica. E depende de autorização prévia e expressa do Autor a utilização da obra, como por exemplo a reprodução e a edição.

Ademais, pertencem ao Autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou.

Por esta razão, o autor do texto reproduzido sem autorização, ingressou com ação de reparação por danos materiais e compensação por danos morais sofridos. Em relação ao autor do livro não foi reconhecido o dever de indenizar pelos danos morais causados, apenas em relação à editora. Contudo, o pedido de condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais não foi acolhido. Diante disso, o Autor prosseguiu com a ação, recorrendo das decisões até o âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Publicação de texto sem autorização do autor em obra alheia gera o dever de indenizar

No acórdão proferido em recurso especial a Terceira Turma do STJ entendeu que houve a reprodução sem autorização prévia específica para esse fim, de trecho de obra literária inédita em livro de terceiro. Reconheceu também que neste caso a culpa não é elemento essencial para configurar o dever do infrator de reparar os prejuízos causados. Concluiu expondo que esta Turma tem seguido o entendimento de que “…uma vez reconhecida a reprodução de obra protegida sem autorização do respectivo titular do direito autoral, exsurge a responsabilidade objetiva do infrator, incumbindo-lhe o dever de reparar os danos materiais e morais decorrentes da conduta ilícita”.

A indenização pelos danos morais já havia sido fixada em sentença no valor de R$ 20.000,00 e foi determinado que a indenização pelos danos materiais, será devidamente apurada na fase de execução de sentença.

Sobre o caso em tela, verifica-se que os direitos morais e materiais do autor sempre devem ser preservados ainda que a reprodução não autorizada tenha ocorrido por um equívoco, sem a intenção de se aproveitar ou causar danos.

Advogada autor do comentário: Luciana Santos Fernandes

Título da manchete: Editora pagará danos materiais a filósofo que teve texto publicado em obra de Leandro Karnal

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Cobrança de direitos autorais por reprodução de músicas em programação de TV à cabo independe de identificação de cada obra isoladamente

Cobrança de direitos autorais por reprodução de músicas em programação de TV à cabo independe de identificação de cada obra isoladamente

Uma Operadora de TV foi condenada ao pagamento de direitos autorais ao ECAD (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) pela reprodução não autorizada de obras musicais em sua programação.

O ECAD ingressou com ação requerendo o pagamento dos direitos autorais, contudo, em primeira instância a ação foi julgada improcedente. A Autora apresentou apelação e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve a decisão concluindo que “Obrigação legal da emissora de televisão por assinatura ao pagamento dos direitos autorais decorrentes das obras executadas em sua programação, sendo legítimos a cobrança e o critério utilizado pelo ECAD, desde que este demonstre a consistência das cobranças realizadas, com a identificação da efetiva e quantitativa transmissão de obras musicais na programação da sociedade ré. Precedentes do STJ neste sentido. Fato constitutivo do direito do autor não demonstrado. Sentença de improcedência que se confirma”.

Não satisfeita com a decisão a Autora apresentou Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça, o qual discordou que que caberia ao ECAD demonstrar a consistência da cobrança e especificar as obras, programas e os critérios claros de cobrança.

Cobrança de direitos autorais por reprodução de músicas em programação de TV à cabo independe de identificação de cada obra isoladamente

O STJ reformou a decisão, pois entende que “Com efeito, o art. 68, § 6º, da Lei n. 9.610/1998 estabelece para aquele que pretender a exploração de obras musicais, lítero-musicais e fonogramas o dever de fornecer a relação completa das obras utilizadas, viabilizando a cobrança do valor adequado relativo à retribuição dos direitos autorais. No mesmo sentido, o § 7º ainda impõe às empresas cinematográficas e de radiodifusão a disponibilização de todos os contratos, ajustes e acordos acerca da autorização e remuneração decorrentes de execução pública de obras protegidas”.

No presente caso, a Operadora de TV não cumpriu nenhuma dessas determinações impostas pela Lei de Direitos Autorais. Por esta razão o STJ entendeu que não caberia ao ECAD comprovar detalhadamente a cobrança, ao contrário disso, àquele que pretende reproduzir obra deve procurar o ECAD e fornecer a lista completa das obras a serem reproduzidas para o devido cálculo dos direitos autorais devidos; ou a comprovação de possuir contrato autorizando a reprodução das obras.

Essa decisão reforça que os direitos autorais são protegidos e fiscalizados. Mas para garantir o recebimento dos direitos autorais o ideal é que se faça o devido registro de todas as obras criadas. O registro de uma obra, apesar de não se obrigatório, facilita a comprovação da autoria e garante ao Autor o recebimento de seus direitos.

Advogada autor do comentário: Luciana Santos Fernandes

Título da manchete:STJ: Cobrança de direitos autorais por músicas em TV a cabo não depende de identificação das obras

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TRF3 determina ausência de exclusividade do nome “São Lourenço da Serra” e permite a mais de uma empresa registrar nome de município como marca de produto

O Tribunal Regional da 3ª Região entendeu que “a marca de água mineral “São Lourenço” não pode ser óbice ao signo comercial “São Lourenço da Serra” – dado que se apostile a ausência de exclusividade no elemento nominativo -, mormente por tratar-se de municípios diversos e serem as embalagens e rótulos subjacentes suficientemente dessemelhantes (sinais mistos), de maneira a inviabilizar, mesmo hipoteticamente, a possibilidade de confusão do consumidor”.

Em apertada síntese, os eminentes Desembargadores fundamentaram o acórdão no artigo 124, IV, IX e XV da Lei de Propriedade Industrial e na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, exarada no REsp 1092676, no sentido de que “A titularidade para registro de indicação geográfica é, em regra, coletiva, não cabendo direito de exclusividade a quem obtém o registro de marca que a contenha”.

Pontuaram os e. Desembargadores a excludente do art. 181 da Lei de Propriedade Industrial, a qual prevê que “nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem poderá servir de elemento característico de marca para produto ou serviço, desde que não induza falsa procedência”.

Não obstante, independentemente da modalidade, uma indicação geográfica não pode ser exclusivamente titularizada para a identificação de produto ou serviço que guarda relação de pertinência com o local.

No caso em questão verificou-se que São Lourenço da Serra e São Lourenço são municípios diversos, um em Minas Gerais e outro em São Paulo, bem como as embalagens e rótulos subjacentes possuem suficiente distintividade.

Assim, o e. TRF3 julgou ser inviável a exclusividade no uso de nome de município, seja porque se trata de munícipio diverso, seja porque os produtos são suficientemente distintos para não caracterizar, mesmo remotamente, possibilidade de confusão ao consumidor, não havendo que se negar o registro de marca “São Lourenço da Serra”, dado que se apostile igualmente a ausência de exclusividade do elemento nominativo.

Advogada autor do comentário: Thaís de Kássia Rodrigues Almeida Penteado

Título da manchete: Apelação Cível nº 0005685-45.2013.4.03.6100

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