INPI publica nova Portaria sobre procedimento de averbação de contratos

No dia 11 de Julho de 2023, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”) publicou a PORTARIA/INPI/PR Nº 26, de 07 de julho de 2023 (“Portaria”) para estabelecer o procedimento administrativo de averbação de licenças e cessões de direitos de propriedade industrial (marcas, patentes, desenhos industriais e topografia de circuito integrado) e de registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia, na forma da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (“Lei de Propriedade Industrial”).

 

De modo geral, a Portaria reitera o procedimento já em vigor para a averbação de tais contratos, mencionando os documentos necessários, tais como: (i) formulário próprio devidamente preenchido; (ii) procuração; (iii) contrato/fatura/instrumento representativo do ato (se praticado no exterior, obedecendo às formalidades aplicáveis como apostilamento dos documentos); e (iv) tradução para português.

 

Além disso, a Portaria especifica o que deverá conter no pedido de averbação, nomeadamente, partes contratantes; tipo de contrato; objeto do contrato; moeda, valor e forma de pagamento (quando aplicável); e vigência do contrato. Importante ressaltar que, nos casos de contratos de licença ou cessão de propriedade industrial, a Portaria estabelece que o contrato deve indicar o número de cada pedido ou registro concedido pelo INPI, e seu respectivo prazo de vigência. 

 

 

A Portaria prevê também que, para o registro dos contratos de franquia, o requerente deverá apresentar a Circular de Oferta de Franquia ou uma declaração de recebimento da Circular de Oferta de Franquia e, em caso de subfranqueamento, deverá ser apresentada também autorização formal do franqueador para subfranquear.

 

Da mesma forma que a Lei de Propriedade Industrial, a Portaria prevê um prazo de 30 dias para o INPI emitir decisão sobre o registro a partir da publicação da notificação de requerimento na Revista da Propriedade Industrial (“RPI”) e, em caso de exigência, a Portaria fixa um prazo de 60 dias contados a partir da publicação na RPI para cumpri-la.

 

Apesar de não trazer grandes novidades, a publicação da Portaria traz maior segurança jurídica aos usuários do INPI, por solidificar e oficializar as normas para procedimentos de averbação, bem como ressalta a importância do registro de contratos.

 

O registro de contratos no INPI é especialmente importante, porque permite que o contrato tenha efeitos perante terceiros, além de permitir a remessa de royalties para o exterior.

 

A Peduti Advogados é uma sociedade de advogados especializada em propriedade intelectual e pode auxiliar não só no procedimento de averbação acima descrito, mas também na elaboração e negociação dos instrumentos contratuais citados.

 

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Advogados autores do comentário: Alexandre Zanatta Miura e Cesar Peduti Filho, Peduti Advogados

Fonte: Revista da Propriedade Industrial n.º 2740 

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O que você precisa saber sobre o registro internacional de marca via Protocolo de Madri?

O Protocolo de Madri é um tratado internacional administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI que permite o depósito e consequentemente o registro de marcas em mais de 120 países ao mesmo tempo.

 

O Brasil é um país signatário do Protocolo de Madri desde 2019 e em razão dessa adesão, as pessoas físicas ou jurídicas nacionais do Brasil, domiciliadas ou que possuam um estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo no País poderão requerer o registro internacional de sua marca por intermédio do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. 

 

 

As principais vantagens do registro internacional de marca via Protocolo de Madri são a simplificação dos procedimentos burocráticos, – já que não será necessário realizar o depósito, a renovação e outras providências atinentes ao processo de registro de marca em cada um dos países de interesse – e a redução de custos, haja vista que a unificação do procedimento o torna mais acessível financeiramente.

 

Contudo, é importante destacar que para requerer o depósito de uma marca no âmbito internacional, a pessoa física ou jurídica interessada, necessita, primeiramente, ser titular de um pedido de registro ou de um registro de marca no Brasil. 

 

Nesse sentido, caso você já tenha o depósito ou o registro de uma marca no Brasil e possua interesse em obter a proteção do seu ativo intangível no exterior, o Protocolo de Madri é o procedimento mais rápido e adequado para satisfazer a sua pretensão. 

 

Por outro lado, caso ainda não haja um pedido de registro ou um registro de marca efetivamente em vigor, torna-se necessária a realização do depósito do pedido perante o INPI no Brasil. Após a efetivação de tal procedimento, também poderá ser requerido o registro da marca em um ou mais dos países signatários do Protocolo de Madri.

 

Desta forma, conclui-se que o registro internacional de marca via Protocolo de Madri é extremamente útil para quem deseja a proteção da sua marca no exterior, sendo um procedimento simplificado, eficaz e financeiramente acessível para investir na proteção e no crescimento do seu negócio.

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Advogados autores do comentário: Nicole dos Santos Silva e Cesar Peduti Filho, Peduti Advogados

Fonte: Manual do Protocolo de Madri

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A necessidade de perícia para a aferição de concorrência desleal por infração marcária

No ambiente judicial, para que se considere como atos de concorrência desleal nossos tribunais têm fixado entendimento que a infração as marcas mistas devem percorrer necessariamente a confecção da prova pericial, a qual tem a finalidade precípua de confirmar a possibilidade de um concorrente absorver par si as qualidades intrínsecas e extrínsecas que a marcar de um concorrente pode carregar.

 

Não é novidade alguma que as marcas desempenham um papel fundamental nas estratégias de empresas concorrente, agregando valor e identidade aos produtos e serviços que visam distinguir. Em um mercado cada vez mais competitivo, observamos com atenção o incremento de ações judiciais protagonizadas por concorrentes que cada vez mais se aprimoram em absorver benefícios indevidos aproximando-se de seus concorrentes de forma desleal e levando nossos tribunais a se depararem com disputas legais complexas.

 

Nesses casos, a perícia desempenha um papel crucial ao fornecer análises técnicas e especializadas que auxiliam na resolução justa e imparcial dessas disputas.

 

 

Em tais cenários, um concorrente ao ser demandado sob acusação de infração marcaria e concorrência desleal, deverá observar que nesses casos a comprovação da violação deverá passar pela prova pericial, a qual desempenhará um papel importante na análise dos elementos-chave para determinar se houve uso indevido, sendo certo que o perito deverá examinar a similaridade visual, fonética e conceitual entre as marcas, bem como a relação entre os produtos ou serviços oferecidos pelas partes envolvidas.

 

Este entendimento alcançou a mais alta corte em nosso país, o Superior Tribunal de Justiça, onde se verificar decisão contida no AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.719.270/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, confirmando que há necessidade da prova técnica para a confirmação da infração.

 

Em tal decisão observamos que a verificação pela concorrência desleal deve ser feita caso a caso, sendo, para tanto, imprescindível o auxílio de perito que possa avaliar aspectos de mercado, hábitos de consumo, técnicas de propaganda e marketing, o grau de atenção do consumidor comum ou típico do produto em questão, a época em que o produto foi lançado no mercado, bem como outros elementos que confiram identidade à apresentação do produto ou serviço.

 

Nessas hipóteses, alerta o Ministro Relator que não é possível ao julgador consultar única e exclusivamente o seu íntimo para concluir pela existência de confusão de forma ampla e genérica. A violação da concorrência não é fato dado a presunções atécnicas, uma vez que sua tipificação legal não é objetiva e taxativa, dependendo do resultado concreto dessas ações, o qual depende, antes de mais nada, de uma análise técnica de propaganda e marketing.

 

Logo, a conclusão lógica que se observa quanto a perícia, é que esta prova judicial desempenha um papel crucial nas disputas relacionadas as infrações de marcas, fornecendo análises técnicas e especializadas que auxiliam na resolução justa e imparcial desses casos. Com sua expertise, os peritos contribuem para a determinação da validade das marcas, a avaliação de violações e a análise de evidências documentais e técnicas, culminando-se com o fortalecimento do sistema de proteção marcária, garantindo a justiça e a defesa dos direitos de propriedade industrial das empresas e promovendo um ambiente de negócios saudável e equitativo.

 

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Advogados autores do comentário: Pedro Zardo Junior e Cesar Peduti Filho, Peduti Advogados

Fonte: www.peduti.com.br 

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Modelo de ROPA simplificado é divulgado pela ANPD e pode ser utilizado por empresas de pequeno porte

Desde a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – Lei nº 13.709/2018 (LGPD) em 2020, ficou estabelecido que os agentes de tratamento, ou seja, tanto o Controlador quanto o Operador, devem manter o registro das operações de tratamento de dados pessoais (também chamado de “ROPA”) que realizarem, conforme disposto no caput do artigo 37 da própria Lei.

 

Importante ressaltar que, de acordo com o artigo 5º, inciso X da LGPD, tratamento é toda e qualquer operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

 

 

Em 27 de dezembro de 2022 a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) publicou a Resolução CD/ANPD nº 2, um Regulamento de aplicação da LGPD para agentes de tratamento de pequeno porte. Assim, caso uma microempresa ou empresa de pequeno porte, por exemplo, utilize dados pessoais em seus negócios, também está sujeita à Lei.

 

Nesse sentido, conforme disposto no Regulamento, é igualmente obrigação desses agentes a elaboração e manutenção de um registro das operações de tratamento de dados pessoais. Por conta disso, em recente notícia divulgada pela ANPD, foi disponibilizado um modelo de registro simplificado, em que deverão ser preenchidas informações como:

 

  • Quais são os tipos de dados pessoais coletados;
  • Se há compartilhamento com terceiros;
  • Quis são as medidas de segurança implementadas;
  • Por quanto tempo esses dados são armazenados, dentre outras informações necessárias.

 

Portanto, se mostra de extrema relevância a observância e compliance dos Agentes de Tratamento de Pequeno Porte à LGPD, bem com ao modelo simplificado de registro das operações, sempre que as suas atividades envolverem o tratamento de dados pessoais.

 

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Advogados autores do comentário: Caroline Muniz e Cesar Peduti, Peduti Advogados. 

Fonte: ANPD divulga modelo de registro simplificado de operações com dados pessoais para Agentes de Tratamento de Pequeno Porte (ATPP)

 

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Uso do termo VOGUE como título de centro comercial é pautado para julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça

Iniciou-se na última semana o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a possibilidade de um centro comercial utilizar o nome “Vogue Square Life Experience”. O caso envolve a alegação de violação dos direitos da revista Vogue, uma marca conhecida e registrada no Brasil.

 

No decorrer do julgamento, foram apresentados argumentos tanto pela editora responsável pela revista quanto pelo centro comercial. A editora destacou a proteção legal da marca Vogue e argumentou que o uso do nome pelo centro comercial poderia causar confusão ou associação e prejudicar a reputação da revista.

 

Por outro lado, o centro comercial defendeu seu direito de usar o nome “Vogue”, alegando que é uma palavra comum em francês, significando “moda”, e amplamente utilizada em diferentes áreas comerciais ao redor do mundo. O centro comercial também afirmou que não há semelhança direta entre os serviços oferecidos pela revista e pelas lojas do estabelecimento.

 

 

O STJ está analisando as evidências e os argumentos apresentados pelas partes, com o objetivo de determinar se o uso do nome “Vogue” pelo centro comercial constitui uma violação dos direitos de propriedade intelectual da revista. A decisão do tribunal será relevante para estabelecer os limites da proteção de marcas registradas e do uso de termos comuns em atividades comerciais relacionadas.

 

De acordo com o voto do relator, o Ministro Marco Belizze, a jurisprudência do STJ define que “os nomes atribuídos aos edifícios e empreendimentos imobiliários não gozam de exclusividade, sendo comum receberem idêntica denominação, estes nomes, portanto, não qualificam produtos ou serviços, apenas conferem uma denominação para o fim de individualizar o bem”.

 

Com base nesta premissa, e considerando as particularidades que permeiam os diferentes perfis de empreendimentos no centro comercial, entendeu que o uso do termo VOGUE pelo centro comercial não é capaz de gerar confusão ou associação nos consumidores, assim como de ofuscar a marca da Autora (a Revista Vogue), até porque cada estabelecimento dentro do centro comercial teria seus nomes/marcas, e não teriam nenhuma vinculação com os produtos ou serviços da revista Vogue. Com isso, negou provimento ao recurso. 

 

A Ministra Nancy Andrighi pediu vistas do processo, e o julgamento foi interrompido. 

 

Caso tenha curiosidade sobre o caso ou sobre o assunto, estamos à disposição.

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Advogado autor do comentário: Rafael Bruno Jacintho de Almeida

Fonte: STJ começa a julgar se centro comercial pode usar o nome “Vogue”

 

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Anitta é condenada por violação de direitos autorais de grafite

Recentemente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo condenou a cantora Anitta pelo uso indevido das imagens da obra plástica “O Anjo”, de autoria do artista plástico carioca popularmente conhecido como Wark da Rocinha.

 

A violação ocorreu durante a gravação do videoclipe da música “Bola Rebola” em 2019 nas imediações da comunidade Solar da União, em Salvador (BA). Em um dos cenários de destaque do clipe está localizado o mural grafitado por Wark, e denominado de “O Anjo”. A pintura aparece em diversas cenas, compondo o conjunto do videoclipe. O Autor da obra, e da consequente ação indenizatória, afirma que o destaque dado à imagem durante a gravação não foi incidental e que teria sido propositalmente enquadrado, dando ainda mais valor ao videoclipe. 

 

Embora a Lei de Direitos Autorais determine que as obras situadas permanentemente em ambientes públicos possam ser representadas livremente e sem autorização do respectivo autor, algumas considerações devem ser feitas. No caso do videoclipe de “Bola Rebola”, por exemplo, Wark afirma que seu grafite está presente em 25% do tempo de tela e que sua exibição foi proposital, o que teria implicado no uso comercial da obra, de maneira a promover o clipe.

 

 

A defesa de Anitta e das demais rés no processo afirmou que não houve  ênfase sobre o grafite, o qual teria aparecido de maneira desfocada e que a locação não foi escolhida por conta da obra plástica objeto do processo.

 

A justiça paulistana considerou que o uso da obra “O Anjo” foi realizada indevidamente e condenou a Universal Music Internacional, a Reis Leite Produções e Eventos, a SPA Produções Artísticas e o Google a indenizar Wark no valor equivalente a 5% dos custos da produção do clipe e 5% do valor obtido com a exibição.

 

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Advogados autores do comentário: Ana Luiza Pires e Cesar Peduti Filho, Peduti Advogados

 

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