A empresa francesa Louboutin abriu sua primeira boutique em 1991 e, desde então, utilizou como identidade característica da marca a cor vermelha nas solas de seus sapatos. Anos mais tarde, a proteção sobre a cor da sola do sapato foi questionada, principalmente porque, após anos de reconhecimento no mercado, sofreu diversos casos de concorrência desleal, tendo sofrido infrações por terceiros que acreditavam que a cor no produto não seria de uso exclusivo. Em maio deste ano, o Tribunal de Apelação de Paris reconheceu o caráter exclusivo das solas vermelhas ao designer da Louboutin em processo judicial contra marca de artigos de couro, Kesslord, que oferecia modelos de calçados semelhantes. O Tribunal de Apelação enfatizou que a marca figurativa francesa atende às condições do Código de Propriedade Intelectual que estipula que “os elementos constituintes de uma marca registrada podem ser sinais figurativos como (…) o posicionamento, a combinação ou as nuances da cor”. Assim, o Tribunal confirmou que o uso do vermelho na sola de um sapato de salto está protegido pela lei como marca registrada. Tal reconhecimento foi dado justamente em razão de tal característica permitir ao público identificar o designer. Porém, as contrafações permaneceram. Recentemente, a discussão foi retomada com a decisão da Justiça Europeia em disputa entre Louboutin e empresa holandesa. O Tribunal reconheceu a infração da marca e o caráter exclusivo das solas vermelhas como marca de posição. Em comunicado, o Tribunal afirmou “Uma marca consistente em uma cor aplicada na sola de um sapato não está compreendida na proibição de registro das formas”. Assim, confirmou que as solas podem, de fato, ser protegidas como marca registrada. Advogada Autora do Comentário: Barbara Pires Manchete: Justiça reconhece exclusividade das solas vermelhas de Louboutin Fonte: https://goo.gl/vMLk2V “Se quiser saber mais sobre este tema, contate o autor ou o Dr. Cesar Peduti Filho.” “If you want to learn more about this topic, contact the author or the managing partner, Dr. Cesar Peduti Filho.”
TJ-RJ proíbe que Cervejaria Proibida utilize uniformes em suas propagandas.
Em fevereiro deste ano, a Confederação Brasileira de Futebel – CBF, e a Ambev, ingressaram com ação de abstenção de uso no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro contra a Cervejaria Proibida. O motivo para ingresso desta ação é a recente campanha publicitária veiculada pela Cervejaria Proibida, na qual fez parte o jogador Neymar atrelado a elementos relacionados a seleção brasileira de futebol, como as 5 (cinco) estrelas referentes às conquistas da Copa do Mundo e as semelhanças com a marca Brahma. Em pedido de tutela de urgência, a Ambev sustentou que a propaganda veiculada pela Proibida, sua concorrente direta, causa confusão mercadológica e prejudica o programa de patrício da CBF para a seleção – cuja Ambev é patrocinadora exclusiva para o ramo de bebidas. O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo juízo de 1º grau, pois entendeu que o caso demandava maior dilação probatória para se verificar o uso de símbolos de titularidade das Autoras. Em vista do indeferimento, Ambev e CBF interpuseram recurso ao TJ/RJ. Em sua defesa, a Cervejaria Proibida afirmou que a confederação não é titular dos direitos sobre os símbolos nacionais utilizados pela seleção, o que afastaria sua legitimidade para atuar na demanda, pontuando ainda que não utiliza uniforme oficial da Seleção. A 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio, não concordou com os argumentos da Cervejaria Proibida, e ressaltou que os símbolos nacionais, segundo a Constituição Federal de 1988, são a bandeira, o hino, as armas e os selos nacionais, e que neste caso em específico, a Cervejaria proibida se apropriou ou ao menos se inspirou em campanhas publicitárias anteriores da Ambev e se utilizou de símbolos que somente a patrocinadora oficial da CBF e detentora de contrato de exclusividade poderia usar.
Com base neste argumento, o TJ/RJ determinou que a Cervejaria Proibida deixasse de utilizar em suas campanhas publicitárias uniformes originais ou cópias das roupas da seleção brasileira, sob pena de multa de R$100.000,00 (cem mil reais).
Advogado Autor do Comentário: Rafael Bruno Jacintho de Almeida Fonte: https://goo.gl/VwyChD Manchete: Cervejaria Proibida não pode usar uniforme semelhante ao da CBF em propagandas “Se quiser saber mais sobre este tema, contate o autor ou o Dr. Cesar Peduti Filho.” “If you want to learn more about this topic, contact the author or the managing partner, Dr. Cesar Peduti Filho.”
Proteção contra associação indevida de título de obra autoral
Quem nunca cantarolou o famoso hit dos anos 70 da banda Eagles: “Welcome to the Hotel California, such a lovely place”, isso mesmo, a música HOTEL CALIFÓRNIA, pois bem o título dessa música foi objeto de ação judicial proposta pela banda Eagles, titular da música, contra um hotel mexicano que adotou o nome HOTEL CALIFÓRNIA e fazia clara relação à música e a banda Eagles. A ação foi proposta em maio de 2017, contra os proprietários do Hotel por fazerem com que os consumidores acreditassem que o hotel tinha sido inspiração para essa música. O hotel existe desde 1950, mas só em 2001 os novos proprietários passaram a adotar essa prática de fazer relação com a música. Muitos americanos que visitaram o hotel que está localizado em Todos os Santos no México, relataram que acreditavam que o hotel tinha relação com a banda Eagles a música Hotel California, quando na verdade a banda e a música nada tem a ver com o hotel. Na semana passada a banda Eagles e os proprietários do Hotel chegaram a um acordo, em que o Hotel desistiria do pedido de registro da marca HOTEL CALIFORNIA nos Estados Unidos e dessa forma, poderia continuar usando o nome Hotel Califórnia para identificar o seu hotel. Aplicando esse caso à legislação brasileira, um eventual pedido de registro de marca com título de música em que haja confusão ou associação indevida pelo consumidor, será indeferido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial-INPI, conforme o inciso XVII do artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial nº 9.279/96: 124 – Não são registráveis como marca: XVII – obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular. A intenção desse dispositivo é justamente proteger o consumidor para que não faça associação indevida como ocorreu no caso do Hotel Califórnia, bem como evitar que terceiros se beneficiem da fama alheia adquirida através de trabalho, esforço e investimento financeiro, prática esta configurada como concorrência desleal. Advogada Autora do Comentário: Adriana Garcia da Silva Manchete: Eagles entra em acordo em processo sobre nome ‘Hotel California’. Fonte: http://cultura.estadao.com.br/noticias/musica,banda-the-eagles-entra-em-acordo-em-processo-sobre-nome-hotel-california,70002156351 “Se quiser saber mais sobre este tema, contate o autor ou o Dr. Cesar Peduti Filho.” “If you want to learn more about this topic, contact the author or the managing partner, Dr. Cesar Peduti Filho.”
A utilização do Teste 360º no litígio existente entre as marcas “DUVEL” e “DEUCE”.
Recentemente foi julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a Ação Ordinária movida por DUVEL MOORTGAT, titular da marca registrada “DUVEL”, em face de CERVIO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA – EPP, titular do pedido de registro da marca “DEUCE”, objetivando principalmente: i) a abstenção do uso do trade dress utilizado na cerveja “DEUCE”, bem como para que cesse qualquer uso de apresentação visual ou sinal ou de qualquer outro elemento visual que imite ou reproduza, integral, parcialmente ou com acréscimo, os elementos da marca “DUVEL”, devendo, ainda, abster-se de promover ou divulgar, por qualquer meio, o sinal “DEUCE” e sua apresentação visual ou sinais semelhantes a “DUVEL”, sob pena de condenação em multa diária; ii) a condenação ao pagamento de indenização pelos danos decorrentes da contrafação e da prática de concorrência desleal; iii) a condenação ao pagamento de danos morais. Em 1º Grau, foi proferida sentença pelo Juiz, a qual julgou parcialmente procedente a ação para: i) confirmar a tutela antecipada anteriormente concedida, sendo acrescentado àquela decisão que além das modificações no rótulo efetivadas no curso do feito, o Réu deverá promover a mudança no estilo gótico e da cor vermelha na formatação gráfica do nome “DEUCE”; ii) condenar o Réu a indenizar a Autora por danos materiais e morais. Interposto o Recurso de Apelação pela empresa CERVIO, este foi conhecido, porém, seu provimento foi negado visto o entendimento do Desembargador Relator no sentido de que: i) Ao serem analisadas as marcas “DUVEL” e “DEUCE” e os documentos acostados aos autos, conclui-se a clara ocorrência de usurpação da identidade visual, salientando-se que o pedido de registro da marca Ré é posterior ao registro da Autora; ii) Ainda que não se possa vislumbrar uma confusão direta, percebe-se a possibilidade de confusão por associação, por interesse inicial e no pós-venda, ante a similaridade dos elementos visuais e trade dress (conjunto-imagem) quando vistos em seu conjunto, mormente ao serem analisados o tipo de letra, o layout do rótulo, mesmas cores (branca e vermelha), mesmo significado do nome quando traduzido ao português – diabo, o formato da garrafa, ambas são do tipo “golden ale” e de origem belga. Certo é que a análise do conjuto-imagem das duas embalagens é capaz de causar associação das marcas em disputa. Mesmo após a modificação do rótulo, a semelhança persiste, não sendo suficiente a afastar a confusão. Isso porque daria a entender ser uma variação de uma mesma cerveja. iii) Pela análise do caso concreto, observa-se que os rótulos são quase idênticos, bem como sua composição, e na ocasião, antes das alterações supervenientes, sequer havia diferença na cor de fundo da logomarca da Ré, permitindo que esta auferisse clientes que seriam levados a adquirir seus produtos em virtude do prestígio da marca da Autora, aproveitando-se de elementos empresariais alheios; caracterizando a chamada “concorrência desleal”; iv) Outro ponto a ser considerado é o de que o sócio da Ré se aproveitou do fato de ter sido importador da cerveja da Requerente, em momento anterior, e assim passou “a importar cerveja – de outro fornecedor belga e colocou no mercado nacional produto com o nítido’ propósito de se aproveitar da notoriedade e sucesso da marca da Autora, eis que engarrafando a cerveja em recipiente semelhante e criando rótulo que também se assemelha ao da Apelada. Quanto a esse ponto, a parte Apelante alega que as cervejas belgas são, em regra, engarrafadas em recipientes idênticos por todas as concorrentes, não havendo qualquer tentativa de aproveitamento do sucesso da Apelante, além de os rótulos serem diferentes. Tais alegações seriam melhor analisadas através de prova testemunhal. Feito este breve resumo do caso, há de ser mencionado um fato interessante, qual seja, a utilização pelo Juiz sentenciante e mencionado no voto do Desembargador Relator acerca do critério de julgamento chamado de “Teste 360º”, visto que não houve a produção de prova pericial nos autos. Neste teste, são analisados por 7 critérios os parâmetros criados pela doutrina para a aplicação do artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial – LPI (Lei nº 9.279/96). De forma resumida, os critérios utilizados são: a) Grau de grau de distintividade intrínseca da marca; b) Grau de semelhança das marcas, sob o aspecto gráfico, fonético e ideológico; c) Legitimidade e fama do suposto infrator; d) Tempo de convivência das marcas no mercado; e) Espécies de produtos; f) Grau de atenção do público alvo; g) Diluição. Afirma ainda o relator que tal critério vem sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ e pelo próprio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ainda cabe recurso a Apelante para a definição do caso. Advogado Autor do Comentário: Fábio Cosentino Manchete: TJ-RJ determina que cerveja carioca mude seu rótulo por copiar marca belga Fonte: http://www.conjur.com.br/2017-set-22/tj-rj-determina-cerveja-mude-rotulo-copiar-marca-belga