Quando uma pessoa física ou jurídica registra a sua marca investe recursos financeiros na criação e divulgação da mesma. Assim, quando uma marca ganha destaque no mercado é comum que terceiros de má-fé tentem se utilizar do sucesso de uma marca para desviar a clientela, o que causa grandes prejuízos ao titular da marca.
Assim, o titular da marca deve cuidar de sua marca, zelando pela sua integridade material ou reputação, além de impedir que terceiros a utilizem sem sua autorização.
Vale lembrar que o registro de marca confere ao seu titular o direito ao uso exclusivo em todo o território nacional, em regra, no ramo de atividade econômica para a qual foi protegida. Ademais, o titular do registro de marca possui a proteção da Lei da Propriedade Industrial, que proíbe a reprodução ou imitação de marcas anteriormente registradas, senão vejamos:
“Art. 124. Não são registráveis como marca:
(…)
XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;”
Diante disso, se o titular da marca identifica que existe um concorrente copiando ou imitando sua marca, a primeira coisa a fazer é verificar se o terceiro ingressou com pedido de registro da referida marca ou não, então temos 3 situações:
1) Se o terceiro ingressou com o pedido de registro de marca perante o INPI, o aconselhável é ingressar com uma oposição à esse registro (se ainda estiver dentro do prazo). Esclarecemos que Oposição é uma medida administrativa para que terceiros que possam se sentir prejudicados com um pedido de registro possam requerer o indeferimento desta marca ao INPI. Além disso, concomitantemente, é aconselhável enviar uma notificação extrajudicial ao terceiro de má-fé solicitando que este cesse imediatamente o uso indevido da marca, bem como desista do pedido de registro de marca, sob pena de responder judicialmente pela violação à lei.
2) Se o terceiro ingressou com o pedido de registro de marca perante o INPI mas já passou o prazo para apresentação de Oposição, o ideal é o acompanhamento do processo e análise de um advogado para verificar a viabilidade da propositura de outras medidas administrativas, como por exemplo, um Processo Administrativo de Nulidade. Neste caso também é aconselhável o envio de notificação extrajudicial ao terceiro de má-fé solicitando que cesse imediatamente o uso indevido da marca, bem como desista do pedido de registro ou, dependendo do caso, transfira a marca, sob pena de responder judicialmente pela violação à lei.
3) Por fim, se o terceiro não requereu o registro da marca perante o INPI, então é aconselhável apenas o envio de notificação extrajudicial.
Nos três casos, se mesmo após o envio da notificação extra judicial o terceiro não cessar o uso indevido da marca, cabe ao titular do registro de marca ingressar com ação judicial. Para tanto, o titular da marca precisa reunir material hábil a comprovar tanto a titularidade do registro como também o uso indevido de sua marca pelo terceiro. Podemos citar como exemplos de provas: folders, propagandas em geral, sites e redes socias. No caso de sites e redes sociais é possível lavrar uma ata notarial para comprovar o uso indevido, bem como há quanto tempo o terceiro está usando indevidamente a sua marca.
Isso porque com o registro de uma marca, o seu titular pode recorrer à Justiça para impedir que outras pessoas ou empresas usem indevidamente a sua marca.
Por todo o exposto, mesmo após a obtenção do Certificado de Registro de Marca, é imprescindível fazer o acompanhamento semanal dos pedidos de registro que são depositados perante o INPI, bem como ter a assessoria de advogados especializados na área de Propriedade Intelectual. Desta forma, o titular sempre será informado sobre eventuais pedidos de registros colidentes com o seu e terá toda a assessoria necessária para tomar as medidas administrativas ou judiciais cabíveis.
—
Advogada Autora do Comentário: Luciana Santos Fernandes
“Se quiser saber mais sobre este tema, contate o autor ou o Dr. Cesar Peduti Filho.”
“If you want to learn more about this topic, contact the author or the managing partner, Dr. Cesar Peduti Filho.”
Em fevereiro deste ano, a Confederação Brasileira de Futebel – CBF, e a Ambev, ingressaram com ação de abstenção de uso no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro contra a Cervejaria Proibida. O motivo para ingresso desta ação é a recente campanha publicitária veiculada pela Cervejaria Proibida, na qual fez parte o jogador Neymar atrelado a elementos relacionados a seleção brasileira de futebol, como as 5 (cinco) estrelas referentes às conquistas da Copa do Mundo e as semelhanças com a marca Brahma. Em pedido de tutela de urgência, a Ambev sustentou que a propaganda veiculada pela Proibida, sua concorrente direta, causa confusão mercadológica e prejudica o programa de patrício da CBF para a seleção – cuja Ambev é patrocinadora exclusiva para o ramo de bebidas. O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo juízo de 1º grau, pois entendeu que o caso demandava maior dilação probatória para se verificar o uso de símbolos de titularidade das Autoras. Em vista do indeferimento, Ambev e CBF interpuseram recurso ao TJ/RJ. Em sua defesa, a Cervejaria Proibida afirmou que a confederação não é titular dos direitos sobre os símbolos nacionais utilizados pela seleção, o que afastaria sua legitimidade para atuar na demanda, pontuando ainda que não utiliza uniforme oficial da Seleção. A 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio, não concordou com os argumentos da Cervejaria Proibida, e ressaltou que os símbolos nacionais, segundo a Constituição Federal de 1988, são a bandeira, o hino, as armas e os selos nacionais, e que neste caso em específico, a Cervejaria proibida se apropriou ou ao menos se inspirou em campanhas publicitárias anteriores da Ambev e se utilizou de símbolos que somente a patrocinadora oficial da CBF e detentora de contrato de exclusividade poderia usar.