INPI prioriza análise para marcas da cultura brasileira

INPI prioriza análise para marcas da cultura brasileira

Visando estimular a proteção à cultura brasileira, o INPI recentemente publicou a portaria nº 57 de 30/12/2021, instituindo um projeto piloto que prioriza os exames de marcas contendo sinal reconhecido como “Forma de Expressão” pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e, que assinalem serviços na classe 41 relacionados a manifestações artísticas registradas como bem cultural imaterial contemplado no Livro de Registro das Formas de Expressão do IPHAN.

Entende-se como “Forma de Expressão”, o bem cultural de natureza imaterial devidamente registrado no Livro de Registro das Formas de Expressão do IPHAN. Assim, serão priorizadas marcas que envolvam atividades como capoeira, literatura de cordel e danças tradicionais como frevo, forró e carimbó.

 

INPI prioriza análise para marcas da cultura brasileira

 

O requerimento de prioridade deverá ser protocolado em pedidos de registro de marca ou pedido de nulidade já em andamento, devendo ser anexada a Certidão de Patrimônio Cultural do Brasil disponível no site do IPHAN e uma declaração própria informando que sua forma de atuação se relaciona com o bem cultural registrado. 

A requisição de prioridade será válida somente para um pedido ou registro de marca e, só será analisada após terem decorridos os prazos de oposição, manifestação à oposição, manifestação ao recurso, ou manifestação ao processo administrativo de nulidade. Não caberá recurso das decisões que indeferirem o requerimento de prioridade, podendo o interessado apresentar novo requerimento de trâmite prioritário contendo novos documentos para fundamentar o pedido. 

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Advogado autor do comentário: Carla Pinheiro Beisiegel

Fontes: Atividades culturais ganham prioridade na análise de marcas / Fonte Segundaria

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Marca Extra tem sua exclusividade reconhecida para segmento de supermercados pelo tribunal regional federal da 3ª região

MARCA EXTRA TEM SUA EXCLUSIVIDADE RECONHECIDA PARA SEGMENTO DE SUPERMERCADOS PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

Em decisão publicada recentemente, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região proferiu decisão que confirmou sentença reconhecendo a exclusividade do uso da marca EXTRA para identificar serviços de supermercados à Companhia Brasileira de Distribuição (CBD).

A empresa titular da marca EXTRA recorreu à justiça após o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) negar a exclusividade da expressão “extra” que alegou que referida expressão seria um termo de uso comum para atividades de comércio de alimentos.

 

MARCA EXTRA TEM SUA EXCLUSIVIDADE RECONHECIDA PARA SEGMENTO DE SUPERMERCADOS PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

 

Ao analisar, o relator, Desembargador Federal Valdeci dos Santos, entendeu que o termo não apresenta caráter genérico e a expressão é utilizada há mais de 25 anos, gozando de prestígio e notoriedade entre o público consumidor.

Ainda, o Desembargador Federal constatou que a marca EXTRA atingiu um fenômeno conhecido como distintividade superveniente, na doutrina conhecido como “Secondary Meaning”.

O fenômeno alcançado pela marca Extra é uma situação, não prevista em Lei, no qual um sinal que, a princípio, seria comum adquire força e distintividade, em razão do seu uso contínuo e intensificado para identificar um produto e/ou serviço perante o mercado consumidor.

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Advogada autora do comentário: Beatriz Cambeses Alves

Fonte: Decisão do TRF3 confirma exclusividade da utilização da marca Extra no ramo de supermercados

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Prejudicialidade Externa e o Comportamento Jurisprudencial

Prejudicialidade Externa e o Comportamento Jurisprudencial

Cotidianamente nos deparamos com a necessidade de enfrentarmos as diferentes formas de aplicação da prejudicialidade externa preconizada pelo art. 313, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, commando processual alinhado com os princípios constitucionais da eficiência, celeridade e economia processual.

Nas palavras de Cássio Scarpinella Bueno, a prejudicialidade externa: “Pode acontecer de a questão discutida no processo depender da solução de outra que é objeto de processo diverso, de fato ou ato que ainda não se verificou ou, também, de prova a ser produzida em outro juízo”.

Neste sentido, a prejudicialidade externa visa essencialmente a segurança jurídica da coisa julgada, de sua unicidade, imutabilidade, através de mecanismo que possibilite a melhor prestação jurisdicional possível em nosso ordenamento, atendendo aos princípios constitucionais atinentes a matéria.

Entretanto, esse commando processual desperta variadas interpretações em nossos tribunais. 

Outrora, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo havia fixado entendimento que a norma hgaveria de ser aplicada em sua literalidade, sendo certo que independente do momento de qualquer medida para ser discutida questão prejudicial haveria a necessidade de suspensão do processo dependente paa se afastar a possibilidade de decisões conflitantes. Tal situação foi diametralmente alterada, quando o tribunal passou a entender que tal aplicação dependeria de decisão que suspendesse ou invalidasse o título, sob as lições de HELY LOPES MEIRELLES: “Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da legalidade da Administração, que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental. Além disso, a presunção de legitimidade dos atos administrativos reponde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados, quanto à legitimidade de seus atos, para, só após, dar-lhes execução. A presunção de legitimidade autoriza a imediata execução ou operatividade dos atos administrativos, mesmo que arguidos de vícios ou defeitos que os levam à invalidade. Enquanto, porém, não sobrevier o pronunciamento de nulidade os atos administrativos são tidos por validos e operantes, quer para a Administração, quer para os particulares sujeitos ou beneficiários de seus efeitos.”

 

Prejudicialidade Externa e o Comportamento Jurisprudencial

 

Em nosso entender, trata-se de equivocada premissa, na medida em que não há um mandamus quanto a invalidade da causa prejudicial pelo tribunal que a analisa a suspensão, mas sim a aplicação da prudência, pois em caso de sucesso da ação anulanda, aquela ação que não foi suspensa deverá ser objeto de medidas judiciais outras que atrasarão, e muito, a prestação jrisdicional.

No mesmo ritmo oscilatório, quanto a possibilidade de ser adotado o comando processual contido na norma insculpida pelo art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, mesma redação contida no art. 265, inciso IV, alínea “a”, do CPC/73, a primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça entende pela impossibilidade de se determinar a suspensão após a prolação de sentença de mérito nos autos da ação de infração ao título que se buscava a nulidade, nos termos da tese firmada pelo Recurso Especial n° 1.179.819/SP.

Contudo, sobreveio o RECURSO ESPECIAL Nº 1.558.149 – SP (2015/0239783-9), através do qual restou consignado pela 3ª Turma do STJ, através do voto do Min. Marco Aurélio Bellizze, o qual encontra-se pendente de julgamento de embargos de divergência: “No caso concreto, a prejudicialidade decorre da possibilidade de, em um processo extrínseco à presente demanda, ser reconhecida a nulidade da patente em que se funda o objeto principal da lide. É verdade que as partes informam inclusive a existência de decisão que julgou improcedentes os pedidos de nulidade das patentes objeto da presente lide. Contudo, as referidas decisões se encontram, no momento, pendentes de julgamento de recursos. Diante desse contexto fático, era de rigor a observância pelo Tribunal de origem da suspensão do processo antes do julgamento do recurso de apelação interposto. Todavia, indeferido o pedido de suspensão a questão foi oportunamente devolvida por meio do presente recurso especial.”

Por conta desta situação decorrente do voto consignado pelo Ilmo. Relator do RESP acima referenciado, foram opostos embargos de divergência ao decidido, o qual está apto a julgamento, o que ocorrerá em breve, colocando-se uma solução efetiva para tal controvérsia contida na jurisprudência.

Destaca-se que aguardamos ser esta decisão nos termos do entendimento da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, pois desta forma quis o legislador e por ser a melhor formula para que os juridicionados tenham a melhor prestação jurisdictional.

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Advogado autor do comentário: Pedro Zardo Junior

Fonte: Para Terceira Turma, ação de nulidade de patente é prejudicial externa apta a suspender ação de indenização

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Tribunal Regional Federal da 3ª Região Reconhece o Direito de Registro de Marca de patronímico de Sócio Retirante pela Sociedade Empresária

Tribunal Regional Federal da 3ª Região Reconhece o Direito de Registro de Marca de patronímico de Sócio Retirante pela Sociedade Empresária

Em recente decisão do Tribunal Regional Federal de São Paulo, nos autos da apelação nº 2200797-60.2020.8.26.0000, visando a Nulidade de Ato Administrativo, referente a concessão do Registro de Marca nº 825967090, marca “FAMIGLIA FRANCIULLI”, alegando a impossibilidade de ser concedida marca que utilize patronímico, com arrimo nas disposições dadas pelo inciso XV, do artigo 124, da Lei da Propriedade Industrial – Lei 9.279/96, o qual dispões que: “Art. 124. Não são registráveis como marca: (…)  XV – nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores”.

Conforme se observam dos autos, a marca “FAMIGLIA FRANCIULLI” foi devidamente analisada e concedida pelo INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, o qual também figura como Réu na demanda. 

Aduzia a Autora ser descendente direta da família FRANCIULLI, cujo um se seus descendentes, o Sr. José Maria Franciulli, então sócio da Apelante, abriu na longínqua década de 80 a famosa padaria no bairro do Glicério, em São Paulo, conhecida como “FAMIGLIA FRANCIULLI”.

Entretanto, consignou o tribunal, nos limites estabelecidos pela Lei da Propriedade Industrial que se um patronímico de um dos sócios é utilizado como marca pela sociedade resta inconteste que a sua utilização foi consentida e, portanto, que resta configurada a exceção descrita no trecho final do artigo 124, inciso XV, da Lei n. 9.279/96.

 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região Reconhece o Direito de Registro de Marca de patronímico de Sócio Retirante pela Sociedade Empresária

 

Nesse sentido, tendo sido a primeira a efetuar o depósito da expressão e tendo ocorrido consentimento do titular do patronímico, a sociedade titular do registro faz jus ao direito e à sua manutenção.

Acertadamente entendeu o Tribunal que deve ser considerado, ainda, que não se mostraria harmônico à legislação que a parte apelada, constituída muitos anos após o registro da marca, pudesse anular o registro e, posteriormente, pudesse utilizá-la no mesmo seguimento de atividade, eis que, além de se valer da reputação obtida pelo titular da marca durante as dezenas de anos de atividade, tal ato resultaria em confusão aos consumidores, pois, diante de uma mesma atividade econômica com o mesmo nome, pensariam se tratar da mesma empresa.

Assim, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região reconheceu o Direito de registro de marca de patronímico de sócio Retirante pela Sociedade Empresária, por evidente subsunção as disposições dadas pelo artigo 124, inciso XV, da Lei n. 9.279/96.

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Advogado autor do comentário: Pedro Zardo Junior

Fonte: Tribunal Regional Federal da 3ª Região Reconhece o Direito de Registro de Marca de patronímico de Sócio Retirante pela Sociedade Empresária 

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Violação de marcas: o que fazer?

Violação de marcas o que fazer

A marca é essencial para qualquer negócio, independente de sua natureza e porte. É ela que identifica perante o público consumidor o seu negócio, por meio de símbolos e elementos gráficos. Por isso, é preciso ficar atento quando o assunto é violação de marcas.

De acordo com o Manual de Marcas do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), a marca é “um sinal distintivo cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa.”  

Segundo a legislação brasileira, “são passíveis de registro como marca todos os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”, conforme disposto no art. 122 da Lei nº 9279/96.

Podemos considerar que a marca é aquilo que possibilita a diferenciação e garante a exclusividade de uso para identificar o(s) seu(s) produto(s) e/ou serviço(s) em relação à concorrência. No entanto, é importante lembrar que para que a sua marca seja reconhecida nacionalmente, ela precisa ser registrada no INPI. 

Violação de marcas o que fazer

O que é considerado violação de marcas?

De acordo com a Lei 9.279/1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial: 

Art. 190 – Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:

I – produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; (…)

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

É importante mencionar que, a possibilidade de gerar confusão e/ou associação a uma marca concorrente, ainda que feita de forma desproposital, acarreta em violação de uma marca registrada, não precisa ser necessariamente uma cópia ou reprodução exata, já que a imitação também é proibida. 

Alguns casos nos ajudam a compreender o que é configurado, na prática, como uma violação de marcas. Um deles é um caso envolvendo a empresa detentora da marca Leroy Merlin, que utilizou um nome muito parecido com o de um concorrente para vender materiais de construção e, nos termos da lei, violou o direito de um terceiro.

Apesar de não ter sido um ato proposital e os nomes das marcas não serem idênticos, o juiz responsável pelo caso entendeu que houve a violação da marca e a concorrência desleal. Assim, a Leroy Merlin foi condenada a pagar danos materiais e morais, além de honorários sucubenciais e taxas, à empresa que a acusou.

O que fazer em casos de violação de marcas?

Caso sua marca tenha sido ou está sendo violada, ou você suspeita que esse tenha sido o caso, em um primeiro momento, segundo orientações do advogado especialista em propriedade intelectual Cesar Peduti, é possível enviar uma notificação extrajudicial ou judicial ao concorrente ou àquele que está cometendo a fraude, para que deixe de fazê-lo. 

Esse documento serve como um aviso para o infrator a respeito da violação que está sendo cometida e é um informe sobre as penas cabíveis para aquela violação. No entanto, caso essa tentativa não tenha efeito, é possível que o titular da marca registrada entre com uma ação judicial para que a violação seja cessada. 

A partir desta medida, é possível solicitar ao juiz a proibição imediata da utilização da marca por parte do concorrente. Ao final do processo, define-se a indenização a ser paga ao proprietário da marca violada, relativa aos danos materiais e morais sofridos pelo mesmo.

É importante lembrar que para tomar todas as medidas judiciais cabíveis em um caso de contravenção é preciso comprovar sua propriedade. Portanto, para garantir a proteção da sua marca, esta deverá estar devidamente registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – o INPI. 

Então, fique atento(a) aos concorrentes e proteja sua marca. Caso tenha dúvidas sobre o seu caso, entre em contato com a Peduti Advogados.

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O que são Royalties e qual a importância para franquias?

O que são Royalties e qual a importância para franquias?

Ao falarmos de direitos relacionados à propriedade, franquias e comercialização é preciso saber o que são royalties. O termo advém do inglês “royal” e surgiu durante uma convenção que tratava sobre “aquilo que pertence ao rei”. Em tradução literal, seria algo como “regalia”.

Em sua origem, os royalties eram pagamentos realizados à reis e nobres por servos e terceiros para a utilização de recursos naturais e materiais pertencentes à Coroa. Apesar de ser um termo antigo, ainda é muito utilizado hoje em dia quando falamos de direito de comercialização, propriedade de marcas, franquias e exploração de bens naturais.

A seguir, confira o que são royalties e exemplos dessa prática e entenda a importância deles para quem tem um comércio franqueado.

O que são Royalties?

Os royalties são valores cobrados pelo proprietário de uma marca, produto, patente, bens em geral, etc, para que terceiros possam fazer uso e comercialização dos mesmos. Eles também são encontrados no contexto da propriedade intelectual e podem ser pagos para autores e artistas de uma obra para que outras pessoas tenham o direito de reproduzi-las.

Os royalties podem ser cobrados tanto por pessoas físicas, quanto jurídicas, assim como por iniciativas privadas ou estatais. Também podem ser recebidas por entidades que detém os direitos sobre alguma obra. Os pagamentos podem ser negociados de diversas formas: por porcentagem, valor fixo, comissão, etc. 

No Brasil, a título de exemplo, as empresas que exploram recursos naturais, como hidrelétricas e mineradoras, pagam uma importância ao Estado. No caso do petróleo, os valores são cobrados das concessionárias, de acordo com a quantidade extraída, e direcionados ao Poder Público.

Além dessa conjuntura, os royalties também podem ser acordados para uso de patentes, tecnologias desenvolvidas e registradas e também no caso de lojas franqueadas.

O que são Royalties e qual a importância para franquias

 

Por que os royalties são tão importantes para as franquias?

Agora que você já sabe o que são royalties, veja qual a sua importância para as franquias.

Em primeiro lugar, é importante lembrar que a principal característica das franquias é a marca em comum. No entanto, não é possível simplesmente abrir um estabelecimento ou comercializar um item franqueado caso você não tenha o direito sobre aquela marca. Afinal, ela é de propriedade de alguém.

Royalty é um termo cada vez mais popular no mercado das franquias, sendo uma das principais formas de remuneração para o franqueador.

Os royalties podem ser negociados de diversas formas e não têm uma regra específica de como e quando podem ser cobrados. Esses valores são combinados diretamente entre o dono da franquia e o franqueado.

Os valores acordados, normalmente, serão cobrados a partir de porcentagens de vendas mensal. Mas, também há aqueles que solicitam uma taxa fixa, independente da quantidade comercializada. É preciso levar em conta o que será mais benéfico para cada caso.

Os valores são decididos pelo franqueador e devem constar em um Contrato de Franquia e na Circular de  Oferta , respeitando a legislação brasileira vigente. Nestes documentos, deve estar exposto de forma clara qual o negócio e o montante acordado entre as duas partes, além da periodicidade do pagamento.

Não se trata de um processo tão simples pois envolve negociações de valores, direitos sobre marcas, legislação referente a franquias além da redação de um contrato que não prejudique nem o franqueador e nem o franqueado.

Sendo assim, aconselha-se entrar em contato com uma equipe de advogados especializada em Propriedade Intelectual, como a Peduti Advogados. Dessa forma, suas dúvidas sobre o que são royalties, além de todas as cláusulas e condições do Contrato de Franquias serão devidamente esclarecidas. 

Gostou do artigo? Então, acesse a nossa central educativa para mais conteúdos como esse. 

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A impossibilidade de declaração incidental da nulidade de registros marcários em ações de infração segundo o Superior Tribunal de Justiça

A impossibilidade de declaração incidental da nulidade de registros marcários em ações de infração segundo o Superior Tribunal de Justiça

Em 2020, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça proferiu importante decisão para o ordenamento jurídico brasileiro no Recurso Especial nº 1843507 / SP, ao confirmar a possibilidade de arguição de nulidade de patentes e desenhos industriais como matéria de defesa em ações de infração. 

Na fundamentação do julgado, proferido pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, ficou claro que o entendimento jurisprudencial converge com o disposto no artigo 56, §1º da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996), que permite a arguição de nulidade de patente em ação de infração da mesma. 

É interessante notar, porém, que no mesmo voto, o Julgador deixa claro que a nulidade do registro de marca, diferentemente da patente e do desenho industrial, não pode ser arguida em ação de infração, sendo necessária ação própria para declaração da nulidade do registro marcário. 

Indaga-se, então, porque há a possibilidade de declaração incidental de nulidade de patente e desenho industrial enquanto para marcas isso é impossível, tendo em vista que são todos bens imateriais de propriedade industrial. 

Além da própria lei, o próprio Ministro Julgador esclarece que a diferença de possibilidade de pleitos em ações envolvendo cada assunto está diretamente ligada à função de cada instituto. 

 

A impossibilidade de declaração incidental da nulidade de registros marcários em ações de infração segundo o Superior Tribunal de Justiça

 

A função da marca é, em comparação, quase que um direito personalíssimo do seu titular, servindo-se como identidade da instituição dentro do mercado na qual está inserida. Mostra-se, assim, como  proteção continuada e bipartida, na qual se protege o consumidor, dando oportunidade de reconhecer a origem comercial dos bens e serviços que consome, assim como o titular da marca, para impedir que terceiros se aproveitem indevidamente dos investimentos feitos por ele na construção da qualidade de seus produtos e da sua própria identidade perante seu público consumidor. 

Já a função da patente do desenho industrial não se dirige à construção de uma associação a ser feita no mercado consumidor, sendo títulos que concedem direitos de exclusividade temporários ao titular, conferidos com a finalidade de incentivar o desenvolvimento tecnológico. 

Verifica-se ainda que a nulidade da patente e do desenho industrial pode ser declarada incidentalmente em ações de infração, com efeitos aplicáveis APENAS ENTRE AS PARTES, de forma que o titular da patente ou do desenho industrial ainda será assegurado de seu direito de exclusividade temporariamente em face de todos, enquanto a marca, identidade da empresa, seria inevitavelmente prejudicada caso fosse considerada nula em face de uma outra entidade, com identidade totalmente diferente do titular. 

Conclui-se, assim, a justa e direta relação entre a possibilidade ou não de arguição de nulidade de patente, desenho industrial e registro de marca com a função de cada instituto, cabendo ao operador do direito observar a discussão cabível em cada ação, de forma incidental ou autônoma. 

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Advogada autora do comentário: Maria Luiza Barros da Silveira

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A utilização da tecnologia para combate a concorrência desleal

A utilização da tecnologia para combate a concorrência desleal

Sabe-se que a concorrência desleal é situação atual que sofrem diversas pessoas, físicas e jurídicas, que observam a ameaça a sua propriedade imaterial, por terceiros que agem de má-fé ao tentar desviar a clientela de maneira injusta.

A discussão sobre o combate a essa prática, considerada infração segundo a Lei da Propriedade Industrial, não teve origem atualmente, mas sim há algum tempo, objetivando a criação de diferentes instrumentos para a inibição da concorrência desleal.

A tecnologia, que teve seu grande desenvolvimento nos últimos vinte anos, inaugura uma nova fase, possibilitando um novo tipo de proteção aos titulares de propriedades industriais.

Veja-se, como exemplo, o que fizeram os titulares de marcas de luxo como Prada, Cartier e Louis Vuitton: a criação de blockchain para atestar a proveniência do produto comprado e combater, assim, a falsificação.

A nova forma de proteção, que deverá se iniciar entre maio e junho deste ano (2021), se mostra tecnológica, sustentável e totalmente condizente com os tempos modernos, tendo em vista que por meio do selo digital o consumidor poderá se certificar da originalidade do produto, dificultando a prática de atos de infração ou concorrência desleal.

Esse tipo de proteção contra falsificações e outros tipos de ilícitos deve ser, então, uma crescente a ser vista nos próximos anos, com o desenvolvimento tecnológico aparando a necessidade de segurança das propriedades industriais.

É evidente, assim, a importância do combate a concorrência desleal no ramo de propriedade industrial, devendo ser utilizados todos os meios possíveis, principalmente os modernos e tecnológicos para proteção dos bens imateriais.

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Advogada autora do comentário: Maria Luiza Barros da Silveira

Fonte: Louis Vuitton, Cartier e Prada anunciam blockchain único para combater falsificações

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A importância de realizar uma busca prévia antes de depositar um pedido de registro de marca no INPI

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Antes de depositar um pedido de registro de marca é de extrema importância solicitar à um escritório especializado uma busca e análise de viabilidade de uso e registro da marca a ser registrada.

A princípio, o advogado irá analisar se a marca pretendida preenche os requisitos previstos em lei, ou seja, se é registrável.

Após essa análise, irá realizar uma busca para verificar se a marca pretendida está disponível para registro, ou seja, irá verificar se existem registros ou pedidos de registros de marca anteriores, eventualmente colidentes, capazes de impedir o registro da marca pretendida.

Muitas pessoas acham que essa busca é simples e que é possível fazer por contra própria. Entretanto, esta análise deve ser aprofundada, verificando não apenas marcas idênticas, mas também marcas semelhantes que possam causar confusão ou associação.

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De outra parte, apenas uma profissional especializado será capaz de lhe dar um parecer correto quando existem algumas anterioridades, porém é possível a convivência entre marcas. Em alguns casos, será recomendado atacar eventuais anterioridades para acabar com eventuais impedimentos.

O fato de usar ou depositar uma marca antes de realizar uma busca prévia pode causar diversos prejuízos ao seu titular. Um deles é o custo com o depósito do pedido de registro da marca, isso porque caso o pedido seja indeferido, o dinheiro investido não será recuperado.

De outra parte, caso uma pessoa esteja usando uma marca registrada ou anteriormente requerida perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), poderá ser notificada ou mesmo sofrer uma ação judicial e ter que reparar o titular da marca pelos danos causados.

Além disso terá o prejuízo de perder todo o seu material de divulgação, publicações, site, redes sociais, arte utilizada no exterior da loja etc.

Portanto, antes de usar e registrar uma marca, consulte um escritório especializado em propriedade intelectual.

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Advogada autora do comentário: Luciana Santos Fernandes

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PANORAMA GERAL DO PAGAMENTO DE ROYALTIES PELA EXPLORAÇÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS

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Antes de mais nada, cabe aqui fazer uma ressalva importante: este breve texto não tem a pretensão de esgotar o tema, mas, sim, externar algumas considerações pontuais para facilitar a compreensão do panorama da tributação do pagamento de royalties em transações internacionais.

Numa acepção simplória, os royalties constituem os valores pagos por quem explora determinado ativo intangível ao seu legítimo titular, mediante prévia e expressa autorização.

Segundo o artigo 17 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil (RFB) nº 1.455/14, os royalties constituem os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:

“a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;

  1. b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
  2. c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de indústria e comércio; e
  3. d) exploração de direitos autorais, salvo quando recebidos pelo autor ou criador do bem ou obra.”

Vale destacar que, aqui, serão abordadas algumas considerações atinentes aos ativos intangíveis atrelados à Propriedade Industrial (marcas, patentes, desenhos industriais, segredos industriais, know how), que não se relacionam com os direitos autorais (que versam sobre a criação artística, científica, musical, literária, dentre outras).

É por meio do Sistema da Propriedade Industrial – no Brasil, regido pela Lei nº 9.279/1996 (LPI – Lei da Propriedade Industrial) – que os ativos intangíveis são protegidos e os seus titulares têm assegurado o direito de exploração exclusiva.

As normas elementares que regulam o sistema da propriedade industrial também compreendem um regime internacional, o qual é regido por importantes convenções, tais como (i) a Convenção da União de Paris (CUP) – aderida nacionalmente em 1992; (ii) o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (The Patent Cooperation Treaty – PCT) – do qual o Brasil é signatário desde 1978.

Aliás, vale lembrar que o mercado global de pesquisa, desenvolvimento e inovação está intrinsecamente relacionado aos ativos intangíveis daí decorrentes, ao passo que as transações internacionais envolvendo ativos de propriedade industrial são de vital importância para o desenvolvimento econômico e social de países emergentes, como o Brasil.

Quando comparado a outros países no tocante à sua atuação em pesquisas desenvolvimento e inovação, o Brasil atinge baixos índices e, por via de consequência, não figura entre os exportadores de tecnologia.

No âmbito nacional, o procedimento administrativo de averbação de licenças e cessões de direitos de propriedade industrial e de registro de contratos de transferência de tecnologia é regido pela Instrução Normativa nº 70/2017.

Nesse contexto, é importante ter em mente que as operações que envolvem o licenciamento de ativos de propriedade industrial e prestação de serviços técnicos demandam planejamento sob o prisma tributário que, de um modo geral, envolve o controle estatal por meio do Sistema Tributário Nacional.

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Para que fique claro: os casos de cessão de marca ou patentes não são remunerados por royalties.

A seguir, serão relacionados alguns tributos relevantes que incidem sobre operações internacionais envolvendo o licenciamento de ativos de propriedade industrial:

  • IRRF, cujas alíquotas variam conforme a natureza da remessa e o país de domicílio do beneficiário;
  • CIDE-Royalties;
  • ISS.

Para fins de aferição de incidência tributária, há uma série de peculiaridades previstas no ordenamento jurídico que merecem observância, dentre as quais destacamos:

A regra geral da Lei nº 4.506/1964, que dispõe sobre o imposto que recai sobre as rendas e proventos de qualquer natureza.

O Decreto nº 9.580/2018 (RIR/2018), que regulamenta a tributação, a fiscalização, a arrecadação e a administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza.

A Lei nº 10.168/2000, que institui contribuição de intervenção de domínio econômico (CIDE) destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação e dá outras providências.

Nos termos da sobredita Lei, sujeitam-se à CIDE as pessoas jurídicas detentoras de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como aquelas signatárias de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior (art. 2º). 

A Portaria do Ministério da Fazenda nº 436/1958, que estabelece coeficientes percentuais máximos para a dedução de Royalties, pela exploração de marcas e patentes, de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, amortização, considerados os tipos de produção, segundo o grau de essencialidade.

Ainda, cabe ressaltar que há acordos celebrados entre o Brasil e diversos países com a finalidade preponderante de evitar a dupla tributação, estimular o comércio (a nível transnacional), e combater a evasão fiscal.

Atualmente, os países que possuem acordo com o Brasil são: África do Sul; Alemanha; Argentina; Áustria; Bélgica; Canadá; Chile; China; Coreia do Sul; Dinamarca; Equador; Eslováquia e República Tcheca; Espanha; Filipinas; Finlândia; França; Hungria; Índia; Israel; Itália; Japão; Luxemburgo; México; Noruega; Países Baixos; Peru; Portugal; Rússia; Suécia; Trinidad e Tobago; Turquia; Ucrânia; e Venezuela.

As informações sobre os referidos acordos podem ser consultadas no site da Receita Federal do Brasil (RFB), que disponibiliza todos os Decretos Legislativos aprovados pelo Congresso Nacional, Portarias do Ministério da Fazenda e demais instrumentos normativos aplicáveis às relações de cooperação entre a nação brasileira e os países acima citados.

Devido às inúmeras particularidades que permeiam a matéria que, por sua própria natureza, é complexa e demanda atenção quanto aos dispositivos legais aplicáveis nos âmbitos federal, estadual e municipal, cabe aqui deixar três importantes observações para melhor compreensão do assunto e elaboração de um planejamento tributário adequado objetivando a redução de gastos com tributos eventualmente não aplicáveis ao caso: (i) pesquise sobre os tributos incidentes sobre as operações de sua empresa; (ii) a leitura dos diplomas legais acima mencionados é altamente recomendável; (iii) procure saber se o país licenciante com quem realiza operações envolvendo royalties possui acordo com o Brasil para evitar a dupla tributação.

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Advogada autora do comentário: Sheila de Souza Rodrigues

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