No último mês, os internautas e influenciadores do nicho de beleza estiveram agitados após a publicação de uma nota oficial feita pelo instagram da marca de cosméticos Bruna Tavares (@linhabrunatavares), cuja postagem repudiava uma suposta violação de propriedade intelectual perpetrada pela marca de cosméticos Lua & Neve.
A suposta violação de propriedade intelectual girava em torno da base facial “BT SKIN”, um dos produtos mais conhecidos da marca da blogueira e empresária brasileira Bruna Tavares.
Segundo a nota oficial publicada no instagram oficial de Bruna Tavares, a embalagem da BT SKIN carrega em se u design um espelho que seria exclusivo da marca.
Além da suposta imitação da embalagem da base BT SKIN, diversos internautas também comentaram a similitude da embalagem comercializada pela Lua & Neve com o sérum facial “BT PEONY, outro produto do portifólio de maquiagens da marca de Bruna.
É importante salientar que ao contrário do que vem sendo discutido pelos internautas e até mesmo divulgado no comunicado oficial feito pela marca Bruna Tavares, a suposta imitação da embalagem da base não se trata de uma violação de patente e sim de uma suposta violação de trade dress.
O trade dress, também conhecido como conjunto-imagem, refere-se à aparência geral do produto formada por diversos elementos distintivos capazes de identificá-lo e diferenciá-lo dos demais, tais como, forma, embalagem, configuração do produto, frases, tamanho de letras, desenhos, emblemas, texturas, enfeites, entre outros.
Importa destacar que a efetiva configuração ou não de violação de propriedade intelectual por trade dress é reconhecida pela via judicial, sendo necessária a realização de uma perícia técnica para apurar se o conjunto-imagem da base Lua e Neve efetivamente conflita com o da Bruna Tavares.
Caso reconhecida a violação de trade dress, Bruna Tavares poderá requerer a abstenção de fabricação e comercialização dos produtos por parte da Lua & Neve, além de indenização por danos morais e materiais.
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Advogados autores do comentário: Nicole dos Santos Silva e Cesar Peduti Filho, Peduti Advogados
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Se quiser saber mais sobre este tema, contate o autor ou o Dr. Cesar Peduti Filho.
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É sabido no âmbito da Propriedade Intelectual que as ações manejadas sob argumento de violação de trade dress não podem prescindir da realização de perícia técnica para constatar a violação ou a não violação.
Essa obrigatoriedade decorre da natureza do bem jurídico tutelado, haja vista que o trade dress, ou “conjunto-imagem” – como se passou a chamar a partir da pena de Tinoso Soares – não está previsto no arcabouço legal protetivo no campo da propriedade industrial, geralmente observável na Lei da Propriedade Industrial, a Lei Federal nº. 9.279/96, que regula, por exemplo, a proteção às marcas, às patentes de invenção, aos modelos de utilidade, aos desenhos industriais, às indicações geográficas, etc. Não existindo previsão na legislação, a proteção advém da jurisprudência pátria, sendo imprescindível a realização de perícia técnica onde se avalie a existência ou não de violação, sendo esse o posicionamento do STJ, vejamos:
RECURSO ESPECIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). COMPARAÇÃO NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM SIMPLES OBSERVAÇÃO DAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS EM CONFRONTO. DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVA.
A fim de se concluir pela existência de concorrência desleal decorrente da utilização indevida do conjunto-imagem de produto da concorrente é necessária a produção de prova técnica (CPC/73, art. 145). O indeferimento de perícia oportunamente requerida para tal fim caracteriza cerceamento de defesa
Recurso especial providoArt. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
(STJ, REsp 1.778.910 – SP, Min. Rela. Maria Isabel Galotti, Quarta Turma, julgado: 06/12/2018)
Diante desse fato, observa-se um questionamento trazido pela experiência forense: a ausência de pedido da prova quando da resposta ao despacho de especificação de provas, resulta em preclusão?
A resposta é não. Isso porque, embora a regra geral seja a operação da preclusão (cf. REsp 1689923 RS), sendo a prova pericial imprescindível ao julgamento da demanda, deverá o juiz, de ofício, determinar a sua produção, afastando-se a focalização na formalidade processual (da preclusão temporal) para a busca da verdade real, o que é possível graças aos poderes instrutórios do juiz.
É nesse sentido a dicção do art. 370 do CPC, que determina:
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Portanto, não pode o magistrado julgar improcedente a ação de abstenção de uso de trade dress sob o argumento da aplicação do instituto da preclusão temporal, justamente porque sendo a prova em questão imprescindível ao deslinde da lide, a sua não realização resulta, em última análise, em Non Liquet, portanto, em abstenção de juízo, que é vedado ao magistrado.
Nesse sentido, assim tem decidido o e. Tribunal de Justiça de São Paulo, em suas Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais – Violação de Marca e Trade Dress – Sentença que julgou improcedente o pedido, por entender, nos termos do artigo 373 do CPC 2015, que as autoras, por não terem requerido a realização de prova pericial, não haviam se desincumbido de seu ônus – Insurgência das autoras – PRELIMINAR – (…) MÉRITO – Juízo a quo que, ao julgar a questão concernente à marca e ao trade dress, entendeu que não houve a requisição de perícia, sendo essa prova essencial para que se comprovasse a violação – Sentença que padece de nulidade – (…) deveria o juízo, ao ter reputado a prova fundamental para o julgamento do pedido, tê-la determinado de ofício – Poderes instrutórios do juiz, nos termos do artigo 370 do CPC de 2015 – Busca da verdade real do processo – Produção de provas de ofício que, inclusive, não se sujeita à preclusão (…).
(TJ-SP – AC: 10947749820208260100 SP 1094774-98.2020.8.26.0100, Relator: Jane Franco Martins, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 18/08/2022)
Diante do exposto, cristalino que a ausência de requisição de produção de prova pericial pela parte interessada, após sua intimação para especificação de provas, não resulta em preclusão temporal quando se tratar de caso envolvendo violação de trade dress, devendo a produção da prova ser determinada de ofício pelo magistrado, com rateio de seu custo entre as partes do processo.
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Autores do comentário: Mario Filipe Cavalcanti e Cesar Peduti Filho, Peduti Advogados.
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O conceito de trade dress refere-se à combinação de elementos específicos, fundamental para a identidade de uma marca no mercado competitivo.
Este artigo explora a natureza do trade dress, sua proteção legal e as abordagens para combater violações.
O que é o Trade Dress?
“Trade Dress”, também chamado de conjunto visual, é um sinal distintivo composto por um conjunto de elementos que, juntos, identificam e diferenciam um produto ou um serviço de seus concorrentes, no mercado. Assim, ainda que o consumidor não visualize a marca, poderá identificar a origem do produto ou serviço, pelo Trade Dress característico, conforme exemplos abaixo:
Apple Store
McDonald’s
Produtos Kipling
Identificando o Trade Dress
Identificar o trade dress de um produto ou serviço envolve um olhar atento às características que o tornam visualmente distintivo e reconhecível pelos consumidores. Isso pode incluir, mas não se limita a, a combinação de cores, formatos, texturas, designs de embalagens, a disposição espacial de elementos gráficos, e até mesmo elementos característicos de um ambiente de loja ou de um site. Por exemplo, a forma única de uma garrafa de refrigerante, a disposição específica de uma loja de varejo, ou a interface de usuário de um aplicativo podem ser considerados trade dress.
Para uma proteção efetiva, é importante documentar meticulosamente as características que compõem o trade dress, demonstrando como elas contribuem para a identidade única do produto ou serviço. Fotografias, descrições detalhadas, e, quando possível, o registro de desenhos industriais ou marcas, podem fortalecer o arcabouço de proteção.
A identificação clara e a documentação do trade dress são etapas essenciais não apenas para a proteção legal, mas também para o desenvolvimento de estratégias de marketing e branding, permitindo que as empresas comuniquem de forma eficaz a singularidade e os valores de sua marca.
A Proteção Legal do Trade Dress no Brasil
No Brasil, a proteção legal do trade dress é fundamentada em um robusto arcabouço jurídico que visa salvaguardar a singularidade e a identidade visual de produtos e serviços no mercado. Embora o termo “trade dress” não seja explicitamente mencionado na Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), a legislação brasileira oferece proteção por meio de dispositivos legais que reprimem a concorrência desleal e asseguram os direitos de propriedade intelectual, aumentando a chance de êxito na obtenção de uma liminar e sentença favorável. Tais elementos podem ser protegidos como marcas figurativas, tridimensionais e/ou de posição, desenho industrial e direito autoral.
No Brasil, não há previsão legal do Trade Dress. Ainda assim, o instituto já é amplamente reconhecido e aceito na Doutrina e na Jurisprudência, sendo sua proteção fundamentada pela coibição à concorrência desleal. Ou seja, entende-se que a violação do Trade Dress de um concorrente no mercado pode causar confusão ou associação indevida aos consumidores, sendo, portanto, um ato ilícito.
A proteção ao trade dress no Brasil é conferida sob a égide do princípio da não-funcionalidade e da distintividade. Elementos visuais que conferem identidade a um produto ou serviço, como cores, formas, design de embalagens, disposição e combinação de elementos gráficos, podem ser protegidos, desde que sejam capazes de distinguir um produto ou serviço no mercado e não sejam essenciais à função técnica do produto.
O reconhecimento da proteção ao trade dress vem sendo consolidado pela jurisprudência dos tribunais brasileiros, que têm interpretado a lei de forma a abranger a proteção desses elementos visuais distintivos. Decisões judiciais enfatizam a importância de prevenir práticas que possam levar à confusão ou associação indevida por parte dos consumidores, resguardando, assim, os interesses de empresas que investem na criação e manutenção de uma identidade visual única.
Procedimentos para a Proteção do Trade Dress
Embora não exista um procedimento específico de registro para o trade dress como existe para marcas e patentes, a proteção legal é assegurada por meio do combate à concorrência desleal. Empresas que alegam violação do seu trade dress podem recorrer ao Poder Judiciário para fazer valer seus direitos, sendo essencial a comprovação da exclusividade, da distintividade e do risco de confusão ou associação indevida pelo público consumidor.
Desafios e Considerações
Um dos principais desafios na proteção do trade dress no Brasil é a necessidade de demonstrar de maneira concreta o reconhecimento do trade dress pelo público consumidor e sua associação direta com os produtos ou serviços da empresa. Isso geralmente exige a coleta de evidências substanciais, como pesquisas de mercado e histórico de uso do trade dress.
É necessário realizar um monitoramento e defesa contra possíveis violações, exigindo das empresas uma atuação constante e atenta para identificar e agir contra usos indevidos de sua propriedade intelectual.
Além disso, a proteção do trade dress não é infinita e não impede o uso de elementos funcionais por terceiros. Assim, a linha entre o que é considerado distintivo e o que é funcional pode, muitas vezes, tornar-se um ponto de debate legal.
Ademais, antes de iniciar o uso de um Trade Dress no mercado, é recomendável conduzir uma pesquisa de mercado específica, a fim de verificar se há risco de violação de Trade Dress de um concorrente.
Portanto, é recomendável consultar um advogado especializado em propriedade intelectual para auxílio na verificação da disponibilidade de uso e na proteção de Trade Dress.
Trade Dress vs. Marca Registrada
A marca registrada é um símbolo, palavra, slogan ou design específico que identifica e distingue produtos ou serviços de uma empresa dos de outra. A proteção é concedida através do registro formal junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) no Brasil, garantindo ao titular o direito exclusivo de uso em todo o território nacional.
A principal distinção entre os dois reside na natureza da proteção: enquanto a marca registrada protege elementos específicos e distintivos claramente definidos, o trade dress abrange uma combinação de elementos visuais que criam uma impressão geral única no consumidor. Ambos desempenham um papel crucial no estabelecimento e manutenção da identidade de marca, e sua proteção adequada é essencial para evitar a diluição da marca e a concorrência desleal.
Exemplos Famosos de Trade Dress no Brasil
No Brasil, vários casos de trade dress alcançaram notoriedade, demonstrando a importância dessa proteção para as empresas. Alguns exemplos incluem:
As Sandálias Havaianas: O design único das sandálias, especialmente a textura e o formato da sola, além da apresentação visual característica dos produtos, constitui um exemplo de trade dress que contribuiu significativamente para a identificação da marca pelos consumidores.
O Layout das Lojas O Boticário: A disposição específica e a decoração das lojas O Boticário, com sua identidade visual distintiva, cores e disposição dos produtos, é outro exemplo de como o trade dress pode ser utilizado para criar uma atmosfera única e reconhecível pelos consumidores.
O Design dos Postos de Gasolina Ipiranga: A combinação de cores, a disposição dos elementos visuais nos postos de gasolina e o design específico das lojas de conveniência são elementos de trade dress que distinguem os postos Ipiranga de seus concorrentes.
Esses exemplos ilustram como o trade dress vai além de um logo ou nome comercial, englobando uma série de elementos que, em conjunto, fortalecem a presença da marca no mercado e na mente dos consumidores.
Estratégias de Defesa e Monitoramento
Para proteger efetivamente o trade dress e as marcas registradas, as empresas devem adotar estratégias proativas de defesa e monitoramento. Aqui estão algumas abordagens recomendadas:
Monitoramento Contínuo
Utilize serviços especializados para monitorar constantemente o mercado quanto a possíveis violações de sua marca registrada ou trade dress. Isso inclui a vigilância de registros no INPI e a presença online.
Ação Legal Pronta
Diante da identificação de uma potencial violação, é essencial agir rapidamente. A consulta com advogados especializados em propriedade intelectual pode orientar a melhor estratégia de ação, seja através de medidas extrajudiciais, como notificações de cessação, ou ações judiciais para buscar reparação.
Educação e Comunicação
Educando consumidores, parceiros e o mercado sobre a importância e os direitos associados à sua marca e trade dress, você pode construir aliados na sua estratégia de monitoramento e defesa.
Registro de Documentação
Mantenha documentação detalhada e atualizada do seu trade dress e de todos os registros de marca. Isso inclui descrições detalhadas, fotografias, e histórico de uso e promoção, que podem ser cruciais em casos de disputa.
Adaptação Estratégica
Esteja preparado para adaptar sua estratégia conforme o cenário de propriedade intelectual evolui, considerando novas legislações, tendências de mercado e tecnologias de monitoramento.
Conclusão
O trade dress é um componente vital da estratégia de marca, oferecendo uma proteção essencial contra a imitação e reforçando a identidade no mercado. Empresas devem ser proativas na proteção do seu trade dress, garantindo sua singularidade e o reconhecimento de sua marca pelos consumidores. Quais estratégias sua empresa adotou para proteger seu trade dress?
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