Tag: registrodemarca

Marcas Coletivas – O que são e para quem se destinam

As marcas coletivas possuem como objetivo identificar que um produto ou serviço é proveniente de uma coletividade, de membros de um grupo.

Como exemplos de coletividade podemos citar associação, cooperativa, sindicato, consórcio, federação, confederação etc.

Além disso, as marcas coletivas possuem algumas particularidades:

Só podem ser requeridas por pessoa jurídica representativa da coletividade;
Apenas os membros daquela coletividade podem fazer uso da marca, desde que sigam o que determina o regulamento de utilização;
Não é permitido o regime de cotitularidade em registros de marca coletiva;
Não é possível transferir a titularidade da marca coletiva.

O regulamento de uso é um documento que deve ser apresentado no pedido de registro da marca coletiva. Este documento contém as regras a serem seguidas pelos membros da entidade para o uso da marca, são elas:

a) Descrição da pessoa jurídica requerente, indicando sua qualificação, objeto social, endereço e pessoas físicas ou jurídicas autorizadas a representá-la;

b) Condições para eventual desistência do pedido de registro ou renúncia, parcial ou total, do registro da marca;

c) Requisitos necessários para a afiliação à entidade coletiva e para que as pessoas, físicas ou jurídicas, associadas ou ligadas à pessoa jurídica requerente, estejam autorizadas a utilizar a marca em exame;

d) Condições de utilização da marca, incluindo a forma de apresentação e demais aspectos referentes ao produto ou serviço a ser assinalado;

e) Eventuais sanções aplicáveis no caso de uso inapropriado da marca.

Seguir este regulamento é muito importante, pois, caso a coletividade o descumpra corre o risco de ter seu registro de marca extinto. Isso porque a Lei da Propriedade Industrial estabelece que além das hipóteses elencadas no artigo 142, os registros de marcas coletivas podem ser extintos nas situações previstas no artigo 151, quais sejam:

A entidade deixar de existir;
A marca for utilizada em condições diversas das previstas no regulamento de uso.

Outra peculiaridade é que uma marca coletiva que já tenha sido registrada e que o registro tenha sido extinto por qualquer motivo, não pode ser registrada em nome de terceiro, antes de expirado o prazo de 5 (cinco) anos, contados da extinção do registro.

E quais são as vantagens de ter uma marca coletiva?

Identificação do produto ou serviço como proveniente do seu grupo;
Exclusividade de uso da marca para a coletividade;
Divisão das despesas com o registro e acompanhamento da marca entre os membros da coletividade;
Divisão das despesas com a criação e divulgação da marca entre os membros da coletividade;
Concede maior credibilidade à coletividade e as relações de negócios por ela exercidas;
Estimula, desenvolve e divulga a cultura local.

Para maiores informações entre em contato com o nosso escritório.

—

Advogada autora do comentário: Luciana Santos Fernandes

—

Se quiser saber mais sobre este tema, contate o autor ou o Dr. Cesar Peduti Filho.

If you want to learn more about this topic, contact the author or the managing partner, Dr. Cesar Peduti Filho.

#coletividade #marcascoletivas marcas registrodemarca

A importância de realizar uma busca prévia antes de depositar um pedido de registro de marca no INPI

Customer service good cooperation, Consultation between a Businessman and Male lawyer or judge consult having team meeting with client, Law and Legal services concept.

Antes de depositar um pedido de registro de marca é de extrema importância solicitar à um escritório especializado uma busca e análise de viabilidade de uso e registro da marca a ser registrada.

A princípio, o advogado irá analisar se a marca pretendida preenche os requisitos previstos em lei, ou seja, se é registrável.

Após essa análise, irá realizar uma busca para verificar se a marca pretendida está disponível para registro, ou seja, irá verificar se existem registros ou pedidos de registros de marca anteriores, eventualmente colidentes, capazes de impedir o registro da marca pretendida.

Muitas pessoas acham que essa busca é simples e que é possível fazer por contra própria. Entretanto, esta análise deve ser aprofundada, verificando não apenas marcas idênticas, mas também marcas semelhantes que possam causar confusão ou associação.

De outra parte, apenas uma profissional especializado será capaz de lhe dar um parecer correto quando existem algumas anterioridades, porém é possível a convivência entre marcas. Em alguns casos, será recomendado atacar eventuais anterioridades para acabar com eventuais impedimentos.

O fato de usar ou depositar uma marca antes de realizar uma busca prévia pode causar diversos prejuízos ao seu titular. Um deles é o custo com o depósito do pedido de registro da marca, isso porque caso o pedido seja indeferido, o dinheiro investido não será recuperado.

De outra parte, caso uma pessoa esteja usando uma marca registrada ou anteriormente requerida perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), poderá ser notificada ou mesmo sofrer uma ação judicial e ter que reparar o titular da marca pelos danos causados.

Além disso terá o prejuízo de perder todo o seu material de divulgação, publicações, site, redes sociais, arte utilizada no exterior da loja etc.

Portanto, antes de usar e registrar uma marca, consulte um escritório especializado em propriedade intelectual.

—

Advogada autora do comentário: Luciana Santos Fernandes

—

Se quiser saber mais sobre este tema, contate o autor ou o Dr. Cesar Peduti Filho.

If you want to learn more about this topic, contact the author or the managing partner, Dr. Cesar Peduti Filho.

#identidade #marcainpi INPI marca registrodemarca

Depois de 14 anos do início do processo o Tribunal Regional Federal da 3ª Região decide: BOTOX é um termo registrável como marca.

Após 14 anos do início do processo e 9 anos aguardando a decisão da 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, a empresa norte-americana Allergan Inc. obteve importante vitória em ação de nulidade proposta pela empresa brasileira Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos LTDA contra o ato que lhe conferiu o direito de exploração com exclusividade do termo BOTOX como marca para identificar produtos farmacêuticos em geral.

A Cristália arguiu em defesa da sua pretensão que o termo “BOTOX” seria um indicativo da substância química denominada “toxina botulínica”, e, por este motivo, não seria passível de registro, com base no que preveem o incisos VI e XVIII da Lei 9.279/96 (“LPI” – a Lei da Propriedade Industrial).

Em resumo, os incisos acima citados preveem que não são registráveis como marca (i) sinais de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço que distinguirá, ou empregado para designar uma característica do produto/serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produto ou prestação de serviço, salvo quando revestido de suficiente forma distintiva; e (ii) termos técnicos usados na indústria, na ciência e na arte, que tenham relação com o produto ou serviço a distinguir. No entendimento da 11ª Turma do TRF3, este incisos não se enquadrariam ao caso.

No entendimento do desembargador Nino Toldo, o termo “BOTOX” preenchia os 3 requisitos previstos no art. 122 da LPI para o seu deferimento: (i) o da distintividade, já que diferencia o produto da Allergan dos produtos de seus concorrentes; (ii) é um signo visualmente perceptível, já que é captável pela visão e não por outros sentidos e não está no rol das proibições legais (as vedações constantes no art. 124 da LPI. Ainda em suas palavras, o termo “BOTOX” seria um termo evocativo e sugestivo do seu principal componente, a toxina butolínica, portanto, registrável como marca. Este entendimento foi seguido por todos os magistrados da 11ª turma, mantendo-se por decisão unânime a sentença prolatada em primeira instância.

Caso tenha alguma dúvida ou curiosidade sobre o tema, estamos à disposição para conversar.

—

Advogado autor do comentário: Rafael Bruno Jacintho de Almeida

Fonte
Título da manchete: TRF3 decide que o termo “Botox” é marca e rejeita pedido de anulação de registro

—

Se quiser saber mais sobre este tema, contate o autor ou o Dr. Cesar Peduti Filho.

If you want to learn more about this topic, contact the author or the managing partner, Dr. Cesar Peduti Filho.

#marcanula #nulidadederegistrodemarca marca registrodemarca

Pensando em utilizar a marca do seu concorrente? Aprenda com o caso envolvendo “Portilato versus Leroy Merlin”

Um dos dilemas que certamente os empresários enfrentam é: por que não vincular (mesmo que de forma indireta/subjetiva) uma marca de concorrente aos meus serviços e/ou produtos, a fim de me aproveitar do reconhecimento que este produtos/serviço carrega?

Obviamente este não é um pensamento saudável ou que condiz com as melhores práticas morais ou legais, mas que acontece com certa frequência, e que ninguém deseja para sí.

Da mesma maneira, muitas vezes à associação e/ou confusão ocorre de maneira despropositada, e mesmo nesta situação, o entendimento majoritário e amplamente aplicado é de que basta a possibilidade de ocorrer à associação e/ou confusão para que seja necessário indenizar (moral e patrimonialmente) o titular do direito violado.

Não observando estes princípios (e a própria lei), a multinacional de origem francesa Leroy Merlin resolveu utilizar a marca PORTILANATO para identificar materiais de construção, cerâmicas e produtos afins, entretanto, não se atentou ao fato deste sinal possivelmente estar infringindo direitos de terceiros.

No caso, a titular da marca PORTILATO (e não PORTILANATO, a marca utilizada pela Leroy Merlin), que foi concedida para identificar as atividades de comércio de diversos materiais diferentes, dentre eles materiais de construção, entendeu que os seus direitos estavam sendo infringidos, já que a Leroy Merlin estava comercializando produtos com a marca PORTILANATO, e ingressou com ação contra a Leroy Merlin, para que esta se abstivesse de utilizar a marca PORTILANATO e fosse ressarcida pelos danos sofridos (morais e patrimoniais).

O Juiz da 2ª Vara Empresarial do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, entendeu que se tratava de um caso de violação de marca registrada e concorrência desleal, e condenou a Leroy Merlin ao ressarcimento dos danos materiais em favor da titular da marca PORTILATO, a ser apurado em sentença.

Ainda cabe recurso de apelação contra a sentença, e este caso certamente merece a atenção, seja pela matéria discutida ou pelo entendimento posto na sentença.

—

Fonte

Advogado Autor do Comentário: Rafael Bruno Jacintho de Almeida

“Se quiser saber mais sobre este tema, contate o autor ou o Dr. Cesar Peduti Filho.”
“If you want to learn more about this topic, contact the author or the managing partner, Dr. Cesar Peduti Filho.”

#infraçãodemarca #leroymerlin #portilato #usoindevidomarca concorrênciadesleal marca registrodemarca

O início do Protocolo de Madrid no Brasil

No dia 02 de outubro, o pedido de marcas internacionais foi disponibilizado para brasileiros através do Protocolo de Madrid. O pedido poderá ser realizado por pessoas físicas e/ou jurídicas nacionais ou que possuam estabelecimento físico no Brasil.

Isto facilitará que empresas brasileiras façam pedidos de marca no exterior e, também, tornará o pedido mais barato.

Atualmente, 121 países são signatários do Protocolo, tais como, Estados Unidos, Comunidade Europeia, Austrália, Japão, China.

Sendo assim, é possível requerer marcas em todos estes países através do pedido internacional mencionado.

inicio protocolo de madrid no brasil Por fim, nos 05 primeiros anos, o pedido internacional fica vinculado ao pedido brasileiro. Sendo assim, caso o pedido brasileiro seja extinto, a inscrição internacional também será cancelada.

Portanto, é de extrema importância o acompanhamento do pedido brasileiro, bem como, medidas para garantir a sua manutenção.

—

Advogada Autora do Comentário: Laila dos Reis Araujo

“Se quiser saber mais sobre este tema, contate o autor ou o Dr. Cesar Peduti Filho.”
“If you want to learn more about this topic, contact the author or the managing partner, Dr. Cesar Peduti Filho.”

#protocolodemadrid marcainternacional registrodemarca

Meu concorrente está usando a minha marca. O que eu faço?

Quando uma pessoa física ou jurídica registra a sua marca investe recursos financeiros na criação e divulgação da mesma. Assim, quando uma marca ganha destaque no mercado é comum que terceiros de má-fé tentem se utilizar do sucesso de uma marca para desviar a clientela, o que causa grandes prejuízos ao titular da marca.

Assim, o titular da marca deve cuidar de sua marca, zelando pela sua integridade material ou reputação, além de impedir que terceiros a utilizem sem sua autorização.

Vale lembrar que o registro de marca confere ao seu titular o direito ao uso exclusivo em todo o território nacional, em regra, no ramo de atividade econômica para a qual foi protegida. Ademais, o titular do registro de marca possui a proteção da Lei da Propriedade Industrial, que proíbe a reprodução ou imitação de marcas anteriormente registradas, senão vejamos:

“Art. 124. Não são registráveis como marca:

(…)

XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;”

Diante disso, se o titular da marca identifica que existe um concorrente copiando ou imitando sua marca, a primeira coisa a fazer é verificar se o terceiro ingressou com pedido de registro da referida marca ou não, então temos 3 situações:

1) Se o terceiro ingressou com o pedido de registro de marca perante o INPI, o aconselhável é ingressar com uma oposição à esse registro (se ainda estiver dentro do prazo). Esclarecemos que Oposição é uma medida administrativa para que terceiros que possam se sentir prejudicados com um pedido de registro possam requerer o indeferimento desta marca ao INPI. Além disso, concomitantemente, é aconselhável enviar uma notificação extrajudicial ao terceiro de má-fé solicitando que este cesse imediatamente o uso indevido da marca, bem como desista do pedido de registro de marca, sob pena de responder judicialmente pela violação à lei.

2) Se o terceiro ingressou com o pedido de registro de marca perante o INPI mas já passou o prazo para apresentação de Oposição, o ideal é o acompanhamento do processo e análise de um advogado para verificar a viabilidade da propositura de outras medidas administrativas, como por exemplo, um Processo Administrativo de Nulidade. Neste caso também é aconselhável o envio de notificação extrajudicial ao terceiro de má-fé solicitando que cesse imediatamente o uso indevido da marca, bem como desista do pedido de registro ou, dependendo do caso, transfira a marca, sob pena de responder judicialmente pela violação à lei.

3) Por fim, se o terceiro não requereu o registro da marca perante o INPI, então é aconselhável apenas o envio de notificação extrajudicial.

Nos três casos, se mesmo após o envio da notificação extra judicial o terceiro não cessar o uso indevido da marca, cabe ao titular do registro de marca ingressar com ação judicial. Para tanto, o titular da marca precisa reunir material hábil a comprovar tanto a titularidade do registro como também o uso indevido de sua marca pelo terceiro. Podemos citar como exemplos de provas: folders, propagandas em geral, sites e redes socias. No caso de sites e redes sociais é possível lavrar uma ata notarial para comprovar o uso indevido, bem como há quanto tempo o terceiro está usando indevidamente a sua marca.

Isso porque com o registro de uma marca, o seu titular pode recorrer à Justiça para impedir que outras pessoas ou empresas usem indevidamente a sua marca.

Por todo o exposto, mesmo após a obtenção do Certificado de Registro de Marca, é imprescindível fazer o acompanhamento semanal dos pedidos de registro que são depositados perante o INPI, bem como ter a assessoria de advogados especializados na área de Propriedade Intelectual. Desta forma, o titular sempre será informado sobre eventuais pedidos de registros colidentes com o seu e terá toda a assessoria necessária para tomar as medidas administrativas ou judiciais cabíveis.

—

Advogada Autora do Comentário: Luciana Santos Fernandes

#certificadoderegistrodemarca #concorrente #imitação #oposição #plagio #protecaodemarcas INPI marcas PropriedadeIntelectual registrodemarca usoindevido

Brasil está mais próximo de adotar o sistema de marca internacional.

No dia 22 de maio, o Senado brasileiro aprovou o PDL 98/2019 que formaliza a adesão do Brasil ao Protocolo de Madrid.

O Protocolo de Madrid é um tratado que criou um sistema de registro internacional de marcas e está em vigor desde 1998. Entretanto, nosso país ainda não havia aderido a este sistema.

Através do protocolo, o titular de marca poderá fazer um único pedido em diversos países simultaneamente (atualmente são 120 países signatários). Este pedido é feito através de um pedido/registro já existente no escritório nacional que no caso do Brasil é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

Atualmente, caso uma empresa brasileira queira realizar registro de marca em outro país, deverá fazer um pedido de marca para cada país em que há interesse.

O novo sistema certamente trará mais celeridade ao processo e o tornará menos oneroso para os titulares que desejem requerer a marca em diversos países.

Ainda não há data para que o sistema passe a vigorar, no entanto, estima-se que isto ocorra ainda este ano.

—

Advogada Autora do Comentário: Laila dos Reis Araujo

#protocolodemadrid marcainternacional registrodemarca

Fiz o pedido de registro da minha marca no INPI. Posso usar o símbolo ® “R” nos meus produtos?

Uma dúvida corriqueira entre titulares de marca é quando podem utilizar o símbolo ® “R – de marca registrada” nos meus produtos, publicidade ou qualquer outro material em que a marca é disposta.

Posso inserir o ® “R” em todos os meus produtos logo após o pedido de registro da marca no INPI?

A resposta é não. Ao fazer o pedido de marca no INPI, o titular possui mera expectativa de direito. De acordo com o sistema utilizado no Brasil, o titular somente possuirá exclusividade sobre a expressão requerida após a decisão do INPI de concessão do registro de marca.

Assim, o símbolo ® “R” tem como objetivo dizer ao consumidor que a marca está registrada e, portanto, somente deve ser usado após a concessão desta pela autarquia.

Importante mencionar que a utilização do símbolo ® “R” antes da concessão do registro da marca pelo INPI configura divulgação de falsa informação ao consumidor e, portanto, esta conduta infringe a legislação brasileira. Isto posto, pois tal ato poderá caracteriza a prática de concorrência desleal.

Por fim, cabe lembrar que após a concessão do registro da marca, a utilização do símbolo ® “R” não é obrigatória. Entretanto, caso o titular queira utilizá-lo este será o momento para fazê-lo.

—

Advogada Autora do Comentário: Laila dos Reis Araujo

#marcaregistrada marca registrodemarca

Possuo uma marca registrada. Posso impedir que alguém registre nome de domínio com a minha marca?

Uma dúvida muito frequente entre as empresas é: se possuo uma marca registrada, necessariamente terei o direito ao nome de domínio? Poderei impedir que uma empresa registre um nome de domínio idêntico à minha marca?

Como grande parte das questões jurídicas, a resposta não é simples e depende das circunstâncias.

Em regra geral, possuir marca registrada e exclusividade de uso da expressão em determinada atividade não garante a exclusividade da mesma expressão no registro de nome de domínio.

Isto porque, em geral, prevalece o preceito first come, first served, ou seja, quem atende primeiro os requisitos para registro será o titular do nome de domínio.

Por outro lado, caso demonstrado que o domínio foi registrado com má fé ou com o intuito de induzir terceiros à erro, dúvida ou confusão com relação à origem dos produtos/serviço, poderá ser reivindicado o cancelamento ou transferência do domínio pelo titular da marca, pois o registro do domínio terá sido feito em desacordo com o próprio regulamento do Comitê Gestor da Internet (CGI).

Nesta linha, se o requerente do domínio na internet atuar em segmento de mercado igual ou correlato ao do titular do registro de marca anterior, certamente haverá um conflito de direitos que tende a beneficiar o titular da marca registrada.

Pode-se também citar como exemplo os registros de domínio idênticos a marcas de alto renome, as quais garantem exclusividade de uso em todos os segmentos de mercado ao seu titular. Nestes casos o conflito também será resolvido de maneira a beneficiar o titular da marca registrada.

Sendo assim, respondendo a pergunta formulada inicialmente, o titular de marca registrada sempre poderá impedir o uso e/ou registro de domínio que possibilite a confusão pelo público consumidor ou o mercado em geral, bem como que possibilite o aproveitamento indevido de sua fama.

—

Advogada Autora do Comentário: Laila dos Reis Araujo

#marcaedominio #nomededominio marca registrodemarca

A adesão ao protocolo de Madri e seus efeitos – O “registro de marca internacional”.

O Protocolo de Madri, cujo objetivo principal é a simplificação do sistema do registro internacional de marcas, diminuindo seus custos e prazo para obtenção do registro da marca em outros países, deve finalmente chegar ao Brasil. Para situar aqueles que não vivenciam o debate, o Protocolo de Madri é um tratado internacional relativo ao registo internacional de marcas, está em vigor desde abril de 1996 e foi ratificado por numerosos países de todo o mundo, incluindo a maioria dos países europeus, os EUA, o Japão, a Austrália, a China, a Rússia e, em outubro de 2004, a União Europeia (UE).

O Protocolo de Madri oferece aos titulares de marcas a possibilidade de terem as suas marcas protegidas em vários países, bastando o depósito de um pedido diretamente junto do seu próprio instituto nacional ou regional de marcas, que, no caso do Brasil, é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. A adesão do Brasil ao protocolo de Madri vem sendo analisada a mais de 15 anos por diversas entidades brasileiras, pois esta adesão trará juntamente com sua assinatura a sua incorporação ao ordenamento jurídico, trazendo diversas implicâncias comerciais, jurídicas e administrativas. A adesão ao tratado internacional deverá trazer um aumento no volume de marcas brasileira protegidas no exterior, principalmente de empresas que tem em sua atividade a exportação de produtos ou serviços, facilitando o acesso aos grandes mercados internacionais. Ademais, a adesão também trará aos empresários brasileiros uma grande economia com relação aos tributos federais que incidem sobre as remessa de registros de marca que fazem ao exterior, pois, a partir da incorporação do protocolo de Madri, as empresas pagarão os tributos ao INPI, em reais, e caberá ao INPI realizar as remessas ao exterior, sem a incidência de tributos, o que desonera tributariamente os registros das marcas brasileiras no exterior, favorecendo o empresário nacional.

Para que seja viável a adesão ao protocolo, será necessário equipar o INPI com recursos humanos e materiais, pois, como bem se sabe, a atuação hoje já é deficitária. Esta aparelhamento do INPI certamente reduzirá o tempo de exame para concessão de um pedido de registro de marca, conforme declarado pelo atual Diretor de Marcas do INPI em debate realizado na Cidade de São Paulo. Além desta celeridade, o Diretor de Marcas do INPI declarou que a entidade está trabalhando na criação do sistema de multiclasses e da cotitularidade, na alteração de procedimentos e no treinamento dos examinadores, para que esta Autarquia esteja pronta para a adesão ao protocolo. Certamente a adesão ao Protocolo de Madri trará grandes vantagens, entretanto, como toda grande mudança, deverá ser incorporado de forma cautelosa e dentro da realidade nacional, observando as disposições da atual Lei 9.279/96, a Lei da Propriedade Industrial.

—

Advogado Autor do Comentário: Rafael Bruno Jacintho de Almeida
Manchete: Brasil se prepara para a adesão ao Protocolo de Madri
Fonte: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/brasil-se-prepara-para-a-adesao-ao-protocolo-de-madri-23052018

depositodemarca desoneraçãomarca marca marcainternacional marcas pedidodemarca protocolodemadri registrodemarca