Transferência de tecnologia: como fazer?

Recentemente, publicamos aqui no blog um post explicando as principais diferenças entre os tipos de contrato de transferência de tecnologia. Trata-se de um procedimento padrão para que duas partes possam trocar propriedades intelectuais, como:

  • Patentes;
  • Know-how;
  • Uso de uma marca;
  • Desenhos industriais.

Esse tipo de acordo deve ser registrado pelo INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial – e precisa seguir um procedimento burocrático.

No post de hoje vamos abordar como fazer a transferência de tecnologia e quais são os procedimentos necessários para registro desses contratos. Boa leitura!

Como preparar a documentação para a transferência de tecnologia?

A primeira informação que uma pessoa interessada em transferência de tecnologia deve saber é que existem vários tipos de modos para executar este procedimento, cada um aborda um tipo de cessão/uso das diferentes propriedades intelectuais. 

Apesar de haver diferenças, alguns procedimentos são padrões. O primeiro deles é o requerimento de averbação e registro. Este formulário é um pedido oficial de transferência de tecnologia.

O acesso ao formulário de requerimento é feito pelo sistema e-Contratos, porém, somente após feito o cadastro da pessoa física ou jurídica no e-INPI. Cada requerimento dá origem a um contrato, que pode conter mais de uma modalidade contratual. 

A elaboração desse tipo de contrato é algo bastante importante e exige muito conhecimento. Por isso, é recomendável buscar assessoria jurídica para analisar quais são as exigências desse tipo de transferência, os prazos e os valores. 

Como pedir um requerimento de averbação e registro?

Tudo é executado pelo site do INPI. Através dele, é possível encontrar os links e os caminhos para executar cada passo do procedimento. O primeiro é focar no formulário de requerimento.

Devem ser preenchidas todas as informações pedidas no formulário e, em seguida, será emitida uma Guia de Recolhimento da União (GRU), uma taxa a ser paga ao INPI para a realização do procedimento. 

Atenção: o requerimento deve ser feito com login de pessoa física, sendo que os responsáveis devem ser advogados representantes ou uma P.F com procuração. 

 

 

Além disso, pode ser anexado ao pedido uma carta de justificativa para explicar ao INPI qual a necessidade da transferência de tecnologia (esta carta é opcional).

A documentação necessária para dar continuidade ao processo será apresentada neste momento, portanto, fique atento à todas as necessidades apresentadas. Feito o pagamento da GRU, é importantíssimo guardar o comprovante de pagamento para dar continuidade ao processo. 

Como funciona o processo da transferência de tecnologia?

O pedido passa por diferentes etapas, que podem gerar novos pedidos de documentação. É preciso ficar atento ao e-mail cadastrado no requerimento para não perder informações e, por consequência, os prazos para envio de documentos.

É possível acompanhar o andamento do pedido na Revista da Propriedade Industrial, que é publicada no site do INPI toda terça-feira. Também é possível consultar o processo na pesquisa de contratos utilizando seu número de pedido. 

Durante o processo, serão feitos dois tipos de exame:

  1. Formal, que irá analisar toda a documentação envolvida no pedido de transferência de tecnologia;
  2. Técnico, que observa o objeto e as condições estabelecidas no contrato.

Tudo fica mais simples ao ter em mente duas informações básicas:

  • Qual o tipo de transferência de tecnologia envolvida no processo?
  • Seguir os passos descritos pelo INPI

Apesar de ser um processo burocrático, a leitura de alguns materiais ajuda muito a compreender cada etapa. Para lhe auxiliar neste procedimento, separamos abaixo alguns links que você precisa conhecer:

 

Realizar transferência de tecnologia é algo importante no universo industrial, contudo, é preciso formalizar esses contratos para evitar problemas jurídicos. 

Fique atento às regras e não se esqueça de que o INPI também possui canais de comunicação para auxiliar sua empresa!

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“Se quiser saber mais sobre este tema, contate o autor ou o Dr. Cesar Peduti Filho.”
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O que é transferência de tecnologia?

Você conhece o termo transferência de tecnologia? De acordo com o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), é considerado Transferência de Tecnologia um comprometimento firmado entre duas partes envolvidas no qual é formalizado a transação de conhecimentos técnicos, artísticos ou científicos.

Resumindo, o processo de transferência de tecnologia tem como finalidade registrar trocas de conhecimentos, habilidades e tecnologias para que a outra parte possa utilizar desses recursos legalmente. 

O conceito pode parecer difícil, mas, no post de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre este processo e quais são os tipos de contratos de transferência de tecnologia que são registrados pelo INPI. Confira!

Conceito de transferência de tecnologia

Transferência de tecnologia envolve propriedade intelectual. É considerado como propriedade intelectual de alguém ou de uma instituição tudo aquilo que ela cria e desenvolve, seja no campo artístico, industrial ou científico. 

Vamos tomar o iPhone como exemplo. O desenvolvimento da tecnologia, o sistema operacional, o design do telefone e seus recursos foram inventados pela Apple. Logo, eles pertencem à empresa, que precisa registrar a sua criação para que ela seja considerada – sob as normas da propriedade intelectual – uma invenção criada por aquela empresa. 

A propriedade intelectual é um resguardo para que as pessoas recebam o devido crédito pelas suas criações. No campo da transferência de tecnologia, está envolvido uma troca/cessão de propriedades intelectuais.

Uma parte procura a outra com a finalidade de estabelecer um acordo para uso de determinado recurso. Isso precisa ser registrado pelo INPI para que seja formalizado um acordo perante as normas que regulamentam o uso e transferência de tecnologia. 

Para ficar ainda mais claro, veja abaixo os tipos de negócio e como cada um deles se processa!

Tipos de contrato de transferência de tecnologia e outros relacionados

São diversos tipos de contratos que podem/devem ser averbados na Diretoria de Transferência de Tecnologia do INPI:

Licença de Uso de Marca (UM)

Nesta modalidade, uma parte concede à outra a possibilidade de explorar uma marca para fins comerciais. É o caso das empresas que fabricam produtos com personagens de desenhos animados.

Geralmente, o uso de marca envolve o pagamento de royalties, uma espécie de custo pelo uso da marca. No exemplo mencionado acima, parte do valor arrecadado pelas empresas parceiras com as vendas dos produtos licenciados retorna para os donos da propriedade intelectual.

Licença para Exploração de Patentes (EP)

A EP aborda a possibilidade de uma das partes utilizar uma propriedade intelectual. Pense no escorredor de arroz. Ele foi criado por uma brasileira, que patenteou a ideia. As empresas que produzem este utensílio precisam firmar um acordo com a inventora para utilizar sua patente. 

Neste tipo de contrato, a forma de pagamento pode ser feita com percentuais de venda do produto, valor fixo por unidade vendida ou valor fixo para uso da patente.

 

Licença para Exploração de Desenho Industrial (EDI)

Desenho Industrial é uma criação intelectual referente às características estéticas de produtos e objetos que são criados de maneira industrial. 

Ela está ligada à aparência de um produto, tal como suas linhas de design e cores, mas não à função do objeto (que é ligada à patente). 

Desta forma, EDI é um acordo para utilizar essa propriedade intelectual, sob pagamento de algum tipo de bonificação para a parte que cede. 

Vamos usar como exemplo o relógio de pulso. Ele é um “estilo” de relógio, sendo assim, é um desenho industrial. A fábrica interessada em produzir relógios de pulso precisa de uma licença para explorar o projeto e produzir os relógios de acordo com as especificações. 

Licença de Topografia de Circuito Integrado (LTCI)

Topografias de circuito integrado são as estruturas utilizadas na produção de sistemas tecnológicos. A construção desses circuitos e a forma como são distribuídos é a topografia, que é protegida pelas leis da propriedade intelectual.

Neste caso, uma das partes envolvidas na transferência de tecnologia paga ao desenvolvedor daquela topografia de circuito integrado para poder utilizá-la em algum produto que está sendo desenvolvido.

Fornecimento de Tecnologia (FT)

Esse tipo de contrato determina as condições para adquirir conhecimentos e técnicas que não estão registrados ou concedidos no Brasil. 

Ela é muito comum quando em licenças para uso de softwares e no universo dos automóveis, já que as empresas fabricantes de peças geralmente são estrangeiras e fornecem componentes para as fábricas aqui no Brasil. 

Em vez de montar um centro de desenvolvimento por aqui, elas mantém isso em suas sedes, e fazem contratos de fornecimento de tecnologia com as montadoras. 

Franquia

Na modalidade de franquias, uma das partes obtém uma concessão temporária dos direitos de uso de uma marca, prestação de serviços, assistência técnica e produção. 

A franquia assegura que tudo seja feito de acordo com padrões, em contrapartida, o franqueado tem à sua disposição uma marca forte, que investe em ações publicitárias e faz todo o esforço principal de divulgação. 

É o caso de praticamente todas as cadeias de fast food. Um empresário firma contrato para uso da marca, vende os produtos da “matriz” (ou produz de acordo com os padrões firmados por ela) e paga pela possibilidade de ser um “representante oficial” que lucra com a marca e seus produtos.

Apesar de ser um assunto bastante técnico, fica simples compreender o que é a transferência de tecnologia ao utilizar alguns exemplos.

Agora que você já sabe quais são as característica de cada modalidade, está mais fácil compreender qual deles é o mais adequado para a situação da sua empresa?

 

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“Se quiser saber mais sobre este tema, contate o autor ou o Dr. Cesar Peduti Filho.”
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Descobri que alguém está importando e comercializando produto que reproduz minha patente e desenho industrial, o que fazer?

Tanto a Constituição Federal quanto a Lei da Propriedade Industrial garantem a proteção às criações industriais, entre elas, as patentes e os desenhos industriais. Contudo, é comum algum titular de patente ou de desenho industrial se deparar com produto idêntico ou semelhante à sua criação no mercado.

 

Neste caso, o titular poderá propor uma ação de abstenção de comercialização dos produtos que infringem os direitos de sua criação, bem como, requerer o pagamento de indenização por todos os danos materiais sofridos.

 

Para que os prejuízos não sejam maiores, ao propor a ação, o advogado irá requerer a concessão de liminar. Tal medida tem por finalidade requerer ao juiz uma ordem judicial determinando que a parte ré se abstenha imediatamente de fabricar, importar, distribuir ou comercializar produto que infringe os direitos do autor da criação, sob pena de pagamento de multa diária em caso de descumprimento.

 

Para comprovar todas as violações, usualmente é necessário a realização de perícia por um perito judicial que irá analisar se as reivindicações da patente foram violadas ou, no caso de desenho industrial, se os aspectos e elementos ornamentais foram violados. 

 

Comprovada a violação, a empresa ou pessoa que violou os direitos do autor da criação será condenado(a) a se abster de fabricar, importar, distribuir ou comercializar o produto em questão, bem como a pagar indenização pelos danos materiais que causou.

 

 

Importante esclarecer que o ato de fabricar, comercializar, exportar ou importar produto que viole patente, constitui crime nos termos dos artigos 183 e 184 da Lei da Propriedade Industrial. Da mesma forma, quem fabrica, exporta, importa ou comercializa produto que imite ou reproduza desenho industrial registrado também comete crime, nos termos dos artigos 187 e 188 da citada lei.

 

Foi o que aconteceu em um recente caso envolvendo as cápsulas de café da Nestlé. Duas empresas estavam importando e distribuindo cápsulas de café que eram compatíveis com máquinas do sistema Nescafé Dolce Gusto. Após regular processamento do feito, foi constatado que as cápsulas comercializadas pelas rés infringiam as reivindicações da patente da Nestlé, bem como a forma ornamental do desenho industrial de suas cápsulas. 

 

Como resultado, as empresas rés foram condenadas a se absterem de comercializar e importar as cápsulas que violem os direitos da Nestlé, além de serem condenadas a indenizar a Autora pelos danos materiais sofridos. O valor da indenização ainda será apurado na execução de sentença.

 

Caso você tenha o mesmo problema, nos consulte para entender melhor os seus direitos e a melhor estratégia a ser seguida.

 

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Fonte
Título da manchete: Empresas são impedidas de comercializarem cápsulas de café compatíveis com outra marca
Advogada Autora do Comentário: Luciana Santos Fernandes

 

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“Se quiser saber mais sobre este tema, contate o autor ou o Dr. Cesar Peduti Filho.”
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Propriedade Intelectual e Startups

O ecossistema de startups conta com empresas e órgãos que contribuem para seu desenvolvimento, tais como investidores, empresas, universidades, aceleradoras e até o governo. Apesar dos diversos participantes, é comum que este ecossistema seja formado principalmente por jovens, que necessitam de auxílio jurídico, por não conhecer suas noções básicas.

 

No que diz respeito à propriedade intelectual, é importante identificar o momento de proteção de seus direitos, e quais são as prioridades a serem protegidas.

 

Inicialmente, quando há um consenso sobre qual será a marca utilizada para os produtos ou serviços prestados, é recomendável entrar com o pedido de registro de marca o quanto antes, ainda que este seja realizado em nome de um dos fundadores da startup, transferindo a titularidade no futuro, quando houver uma pessoa jurídica constituída.

 

O registro de marca é uma medida preventiva, uma vez que, caso a startup decida registrar a marca apenas no futuro, quando já tenha investido em divulgação e a marca já esteja estampada em seus produtos e materiais, é possível que a startup descubra que a marca já está registrada em nome de terceiro, para o mesmo segmento mercadológico, de forma que será preciso alterar o nome, ensejando em prejuízos.

 

 

 

Neste mesmo sentido, é importante registrar o nome de domínio (endereço do website da empresa) desde logo, a fim de garantir a sua disponibilidade de uso, ainda que para um momento futuro, quando a startup estiver, de fato, em atividade.

 

No momento em que os fundadores têm uma ideia genial em suas mãos, possivelmente ela poderá ser protegida de alguma forma, a depender do momento e do desenvolvimento desta ideia. Ela será protegível por patente quando contar com os requisitos de atividade inventiva, novidade e aplicação industrial. Será protegível por registro de software, se o ideal for proteger o código-fonte, ou, caso não preencha os requisitos para garantir a proteção por um destes dois institutos, ou antes de preenchê-los, é possível garantir a proteção pela esfera contratual – usualmente uma das proteções primárias para um negócio de tecnologia. 

 

Dentre os contratos mais populares para este tipo de negócio, temos o Memorando de Entendimento (MoU) entre os empreendedores envolvidos, celebrado com a finalidade de formalizar as intenções dos envolvidos na constituição da pessoa jurídica que será detentora dos ativos. Assim, a startup deverá proceder com a constituição da pessoa jurídica e a respectiva elaboração do Contrato Social.

 

No caso de se tratar de uma aplicação, é essencial elaborar os Termo de Uso e Política de Privacidade para viabilizar a exploração do software.

 

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Advogada Autora do Comentário: Daniela Munarolo

 

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INPI indefere pedido de registro de marca por considerá-lo colidente com marca anteriormente registrada composta por expressão semelhante que apresenta o mesmo sentido etimológico

Um caso que envolve o indeferimento do pedido de registro de marca – destinada a identificar programa de televisão de famosa emissora aguarda – aguarda a decisão do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) sobre o recurso interposto pela depositante em face da decisão proferida.

Em síntese, os interesses da emissora estão consubstanciados em dois pedidos de registros de marca (uma nominativa e a outra mista). O INPI indeferiu o pedido de registro relativo à marca nominativa por considerá-lo colidente com marca anteriormente registrada e composta por expressão semelhante que apresenta o mesmo sentido etimológico, já que as marcas em cotejo se referem à mesma classe de serviços para o setor de entretenimento.

Quanto ao pedido de registro da marca mista, a autarquia houve por bem suspender o exame do pedido, até que seja proferida decisão final no primeiro caso. Contudo, a emissora já apresentou petição requerendo a retomada do processamento do exame, sob o argumento de que se trata de processo autônomo em virtude da pretensa marca possuir suficiente força distintiva (elemento nominativo e figurativo) frente ao registro de marca apontado como anterioridade impeditiva pela Autarquia.

As alegações da emissora e as circunstâncias do caso serão analisados à luz dos ditames da Lei da Propriedade Industrial e o INPI deverá decidir se marcas em cotejo são passíveis de serem consideradas colidentes, a passo que a marca apontada como anterioridade impeditiva é composta por expressão de uso comum no segmento mercadológico em que atua.

Caso o INPI mantenha o seu posicionamento, a emissora poderá submeter o caso ao crivo do Poder Judiciário por meio de uma ação judicial de nulidade com o objetivo de anular as decisões da autarquia.

O Dr. Cesar Peduti Filho, sócio da Peduti Advogados, em colaboração com a coluna “Jornalista VÊ TV” do portal RD1, assinada pelo jornalista Piero Vergílio, analisou o caso e teceu importantes comentários sobre os possíveis desdobramentos da disputa. Confira mais informações no artigo publicado em: https://rd1.com.br/semelhanca-com-programa-de-webtv-impede-globo-de-registrar-marca-cinemaco/

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Fonte
Título da manchete: Semelhança com programa de WebTV impede Globo de registrar marca Cinemaço
Advogada Autora do Comentário: Sheila de Souza Rodrigues

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Indicação Geográfica, Indicação de Procedência e Denominação de Origem. Entenda a diferença entre estes institutos.

Indicação Geográfica

Certamente você já ouviu em algum momento da sua vida que o verdadeiro champanhe só é produzido no nordeste da França, em especial na região de Champagne, assim como já deve ter ouvido falar sobre o vinho do Porto, que só é original se proveniente da Região do Douro em Portugal. Poderíamos citar ainda diversas outras histórias no mesmo sentido, tais como a bebida Cognac e o queijo Roquefort (ambos de origem Francesa), a Tequila (de origem mexicana), o queijo Canastra (proveniente da microrregião da Serra da Canastra, no Estado de Minas Gerais), o queijo do Serro (proveniente da microrregião da Serra Azul de Minas e Serro, no Estado de Minas Gerais) e dos calçados de Franca (Cidade do Estado de São Paulo). 

E o que todas estas história/fatos tem em comum? Todos estes termos são protegidos para indicar os produtos ou serviços e o local de sua procedência, sendo esta proteção regida pela Lei 9.279/96 – a LPI ou Lei da Propriedade Industrial.

Em suma, o reconhecimento do direito de Indicação Geográfica, seja a Indicação de Procedência ou a Denominação de Origem, tem praticamente a mesma amplitude – impedir que terceiros que não estejam localizados nas regiões produtoras fabriquem e/ou comercializem produtos indicando como se fosse um Champgne, um Cognac ou um Queijo da Canastra.

Indicação Geográfica

Certo. Mas como saber quais dos institutos se aplicam?

Ao se analisar a letra fia da lei, em especial os artigos 176 em diante, é possível entender a diferença entre estas propriedades, entretanto, não há porque não facilitar este entendimento.

Em resumo, a Indicação de Procedência e a Denominação de Origem são subtipos das Indicações Geográficas.

A Indicação de Procedência é o nome geográfico de país, cidade, região, microrregião ou localidade de seu território (país), que se tornou conhecido como centro de produção (como o caso da Cidade de Franca, para os calçados), de fabricação (como o caso da microrregião da Serra da Canastra, para o queijo da canastra), de extração de determinado produto (como o caso do Cariri Paraibano) ou prestação de determinado serviço.

Quando se solicita ao INPI o reconhecimento de uma Indicação de Procedência, necessariamente deverá ser apresentados documentos que comprovem o reconhecimento do nome geográfico como centro de extração, produção ou fabricação do produto ou prestação de serviço.

Já a Denominação de Origem é o nome geográfico de país, cidade, região, microrregião ou localidade de seu território (país), que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusivamente ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais (clima, solo, altitude, pressão atmosférica, precipitação de chuvas etc.) e humanos (métodos seculares de produção, de forma de plantio, de manuseio dos substratos etc.).

Quando se solicita ao INPI o reconhecimento de uma Denominação de Origem necessariamente deverá ser apresentada a descrição das qualidades e características do produto ou serviço que esta denominação irá identificar, sendo que estas características devem ser únicas, exclusivas ou estarem umbilicalmente ligadas aos fatores geográficos, naturais e/ou humanos.

Ambos institutos pouco utilizados são de extrema valia para proteção dos direitos de produtores e fabricantes de regiões conhecidas por seus produtos e/ou serviços, assim como pelas associações, cooperativas, sindicatos, consórcios, dentre outras entidades que os representam (que ainda podem se valer das Marcas Coletivas), pois, além de serem um indicador de qualidade (já que é um produto ou serviço único, necessariamente conhecido ou com propriedades exclusivas), agregam valor inestimável ao produto/serviço que identificam, congregando o conhecimento adquirido ao longo do tempo pelos produtos/fabricantes.

No site do INPI é possível verificar todas as Indicações de Procedência e Denominações de Origem já concedidas no território brasileiro (vide http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/indicacao-geografica/pedidos-de-indicacao-geografica-no-brasil).

Caso tenha qualquer dúvida ou curiosidade sobre o tema a Peduti Advogados está a disposição para auxilia-lo.

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Advogado Autor do Comentário: Rafael Bruno Jacintho de Almeida

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A possibilidade de declarar nulidade de patente já extinta e seus efeitos

nulidade de patente

Não é a primeira vez que a justiça reconhece a possibilidade de declarar a nulidade de uma patente já extinta.

Uma patente pode ser extinta por vários motivos previstos em lei, entre eles pela expiração do prazo de vigência ou pela falta de pagamento da retribuição anual.

Contudo, ainda que uma patente esteja extinta, pode ser que alguém ou alguma empresa tenha interesse na declaração de nulidade desta patente para que os efeitos da nulidade lhe beneficiem.

É exatamente o que aconteceu em uma ação envolvendo a empresa Top Ideias Participações Ltda e a empresa Avon Cosméticos Ltda.

A Top Ideias ingressou com ação contra a Avon alegando ser detentora de um modelo de utilidade (“molde aperfeiçoado para modelar glúteos”), bem como, que a Avon estaria infringindo sua patente. Requereu a abstenção da comercialização de produtos que infringiam sua patente além de indenização por danos morais e materiais.

A Avon então decidiu ingressar com ação requerendo a decretação da nulidade da patente da Top Ideias, sua estratégia se baseou no fato de que os efeitos dessa sentença retroagiriam e não seria possível a Top Ideias requerer a sua condenação.

Após muita discussão sobre a possibilidade de arguir essa nulidade, a Justiça Federal do Rio de Janeiro entendeu ser possível a alegação da Avon com fundamento no § 1º, do artigo 56, da Lei da Propriedade Industrial, o qual prevê que “a nulidade da patente poderá ser arguida, a qualquer tempo, como matéria de defesa”.

O juiz ainda entendeu que a Avon possui interesse processual na obtenção da declaração de nulidade da referida patente, em razão de estar sendo processada pela Top Ideias, e que esta decisão traria efeitos importantes para este processo.

nulidade de patentePor fim, após a análise da patente verificou-se a ausência dos requisitos legais de ato inventivo e suficiência descritiva no referido modelo de utilidade. Como consequência, foi declarada a nulidade do modelo de utilidade de titularidade da Top Ideias.

Diante disso, verificamos o quanto é importante estar devidamente amparado antes de ingressar com uma ação, bem como, o quanto é importante ter uma assessoria adequada em uma defesa judicial. Uma boa defesa é capaz de mudar todo o cenário da disputa.

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Fonte
Título da manchete: Justiça Federal reconhece nulidade de patente já extinta
Advogada Autora do Comentário: Luciana Santos Fernandes

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Pensando em utilizar a marca do seu concorrente? Aprenda com o caso envolvendo “Portilato versus Leroy Merlin”

Portilato Leroy Merlin

Um dos dilemas que certamente os empresários enfrentam é: por que não vincular (mesmo que de forma indireta/subjetiva) uma marca de concorrente aos meus serviços e/ou produtos, a fim de me aproveitar do reconhecimento que este produtos/serviço carrega?

Obviamente este não é um pensamento saudável ou que condiz com as melhores práticas morais ou legais, mas que acontece com certa frequência, e que ninguém deseja para sí.

Da mesma maneira, muitas vezes à associação e/ou confusão ocorre de maneira despropositada, e mesmo nesta situação, o entendimento majoritário e amplamente aplicado é de que basta a possibilidade de ocorrer à associação e/ou confusão para que seja necessário indenizar (moral e patrimonialmente) o titular do direito violado.

Não observando estes princípios (e a própria lei), a multinacional de origem francesa Leroy Merlin resolveu utilizar a marca PORTILANATO para identificar materiais de construção, cerâmicas e produtos afins, entretanto, não se atentou ao fato deste sinal possivelmente estar infringindo direitos de terceiros.

No caso, a titular da marca PORTILATO (e não PORTILANATO, a marca utilizada pela Leroy Merlin), que foi concedida para identificar as atividades de comércio de diversos materiais diferentes, dentre eles materiais de construção, entendeu que os seus direitos estavam sendo infringidos, já que a Leroy Merlin estava comercializando produtos com a marca PORTILANATO, e ingressou com ação contra a Leroy Merlin, para que esta se abstivesse de utilizar a marca PORTILANATO e fosse ressarcida pelos danos sofridos (morais e patrimoniais).

Portilato Leroy Merlin
Fonte: Migalhas

O Juiz da 2ª Vara Empresarial do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, entendeu que se tratava de um caso de violação de marca registrada e concorrência desleal, e condenou a Leroy Merlin ao ressarcimento dos danos materiais em favor da titular da marca PORTILATO, a ser apurado em sentença.

Ainda cabe recurso de apelação contra a sentença, e este caso certamente merece a atenção, seja pela matéria discutida ou pelo entendimento posto na sentença.

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Fonte

Advogado Autor do Comentário: Rafael Bruno Jacintho de Almeida

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Importo meus produtos de outro país, preciso registrar a marca neste outro território?

Há muitas empresas que comercializam seus produtos somente no Brasil, mas fabricam em outros países. Na maior parte das vezes, estas empresas não comercializam seus produtos no país da fabricação e, por isso, acreditam que não há necessidade de registrar a marca no exterior.  

 

 

Mesmo que não haja exploração da marca no país de fabricação, é importante que a marca seja registrada para evitar infração por parte de terceiros. Em muitos casos, terceiros de má-fé registram a marca para impedir o titular de fabricar o produto ou mesmo com a intenção de cobrar royalties pelo uso da marca. Pode ocorrer também de a mercadoria ser apreendida no porto ao ser exportada e ser vista como contrafeita, podendo ser destruída. 

Sendo assim, caso importe seus produtos do exterior, não esqueça de registrar a marca no país em que os produtos são fabricados.  

 

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Advogada Autora do Comentário: Laila dos Reis Araujo

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