O momento da prova em ações de infração de patente

O momento da prova em ações de infração de patente

Em recente decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2200797-60.2020.8.26.0000, oriundo de ação de reparação de dano por infração de patente, restou consignado que o juízo pode determinar a antecipação da prova técnica para melhor análise do pedido de tutela de urgência, mesmo que ausente de formulação pela autora em sua inicial, tendo como arrimo o poder geral de cautela do Magistrado.

Antes de mais nada, devemos modular a presente problemática para que nosso interlocutor tenha os parâmetros mínimos para concluir conosco ou de forma diversa.

Nossa jurisprudência é uníssona, seja ela na esfera federal, onde tramitam os processos de nulidade de patente, seja na esfera estadual, onde tramitam as ações de infração referente ao objeto de mesma natureza, assentando que é obrigatório a realização de perícia técnica em casos de discussão de infração de patentes, por se tratar de causa complexa, sendo tal prova necessária para auxiliar o juízo em sua convicção, havendo nesses casos a presunção relativa de veracidade de substancial importância para a conclusão de verdade irrestrita dos argumentos do autor.

Neste contexto, perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tramitou recurso em ação de infração de patente, na qual, dentre outros pedidos, observava-se um requerimento liminar para a abstenção da prática de suposta infração com base em provas unilaterais da autora, sem qualquer pedido de antecipação da prova técnica requerido por qualquer das ferramentas processuais disponíveis, situação esta enfrentada pelo tribunal paulista alhures e cujo destino de tais requerimentos sempre foram o indeferimento para reanálise do caso após a instrução probatória, atendendo ao quanto determina o código de processo civil quanto as fases a serem percorridas pelos litigantes, mais precisamente: postulatória, instrutória e decisória.

Entretanto, simplesmente baseando-se em seu poder geral de cautela, o que não nos parece ser o mais apropriado para situações análogas, o juízo de piso determinou as partes a produção de prova pericial antes da própria apresentação de defesa do réu, para que pudesse analisar o pedido liminar, baseando-se tal decisão em seu todo pelo poder geral de cautela do magistrado, decisão esta chancelada pela Colenda 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJSP.

 

O momento da prova em ações de infração de patente

 

Tal situação, em nosso ver, apresenta uma série de problemas processuais. Em primeiro lugar, observa-se uma clara afronta a jurisprudência pacifica do próprio tribunal e dos tribunais superiores, a qual prestigia o trâmite processual sem sobressaltos, na medida em que a justiça precisa do seu tempo para a efetiva prestação jurisdicional.

Outrossim, um segundo ponto a ser observado, tal situação pode afrontar o princípio da própria economia processual, gerando ônus excessivo e desnecessário as partes, especialmente por conta da vinda da defesa do réu aos autos, a qual poderá apresentar de forma cabal provas de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor.

Além disso, um terceiro e importante problema a esta hipótese, muito obvio para os profissionais da área é que a próprio e regular andamento do processo, tendo em vista a complexidade da matéria, haverá de atropelar tal determinação, na medida em que enquanto perdura a determinação de realização da prova, os prazos processuais obrigatórios para apresentação de defesa, sua resposta para finalização da fase postulatória, produção de provas e saneamento da fase instrutória dar-se-ão concomitantemente com os trabalhos periciais, o que causa sem sobra de dúvidas um exacerbado tumulto processual, dificultando o transcorrer da fase cognitiva do processo no anseio injustificado pela prova sobre in/deferimento de tutela de urgência, a qual será analisada na prática para a prolação da sentença.

Como um quarto grande problema nesta situação reside no fato de inexistir pedido autoral para que fosse deferida tal medida de caráter antecipatório, sendo certo que tal situação, sob o suposto manto da cautela, verga-se para inequívoca infração ao Princípio da congruência ou adstrição, aquele que se refere à necessidade do magistrado decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou infra petita, com arrimo nas disposições do código de processo civil.

Versando ainda sobre a prova e seu momento processual, é inegável que a prova técnica deve ser produzida na fase instrutória, pois a exceção que comporta esta regra está contida em seção especial do Código de Processo Civil, exatamente através das disposições dadas pelo artigo 381 e seguintes que tratam da “produção antecipada de provas”, ou seja, ao determinar a produção de prova sem requerimento da parte e antes da fase processual oportuna está o juízo decidindo de forma ultra petita.

Nas palavras de Daniel Assumpção, decisão extra petita é aquela que “concede tutela jurisdicional diferente da pleiteada pelo autor, como também a que concede bem da vida de diferente gênero daquele pedido pelo autor” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 820).

Como quinto problema também entendemos que tal decisão pode afrontar o princípio da instrumentalidade das formas, aquele em temos a existência do ato processual como um instrumento utilizado para se atingir determinada finalidade, mas há que se observar que este ato processual deve conter alguma relação de benefício às partes, ainda que com vício, o que não se verifica nos casos de mesma espécie, pois sua complexidade demandará sempre o debate, a dilação probatória ampla e o amadurecimento da causa para a correta decisão do juízo.

Assim, não nos restam dúvidas que toda prova há de ter um objeto, uma finalidade, um destinatário, e deverá ser obtida mediante meios e métodos determinados, ou seja, em regra durante a fase instrutória processual para as ações que adotam o rito comum e pela excepcionalidade em seus casos listados de forma exaustiva pelo Código de Processo Civil, tais como a produção antecipada de provas.

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Advogado autor do comentário: Pedro Zardo Junior

Fonte: O momento da prova em ações de infração de patente

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O que é quebra de patentes e quando é possível?

O que é quebra de patentes e quando é possível

A quebra de patentes é um termo já conhecido em meios que envolvem registros de métodos, como é o caso da indústria farmacêutica. Devido às discussões sobre o acesso às vacinas para covid, esse conceito passou a ser amplamente discutido. 

Apesar de “quebra de patentes” ser a expressão popular, juridicamente, trata-se da chamada “licença compulsória”, expressa na seção III da Lei 9.279/96 – sobre a Propriedade Industrial.

Confira o que significa “quebrar uma patente”, como acontece e em quais casos pode ser aplicado de acordo com a legislação nacional e internacional.

 

O que significa o termo “quebra de patentes”?

Antes de definir o que significa a quebra de patentes, é preciso deixar claro o que é uma patente. Trata-se de uma concessão feita pelo Estado a uma pessoa física ou jurídica que comprova a propriedade sobre um produto, método ou processo de produção.

A partir da patente, aquele item ou método se torna de uso, exploração e comercialização exclusiva do proprietário. Lembrando que o registro de uma patente é um processo que precisa atender todas as exigências da Lei de Propriedade Industrial, como a “novidade”.

Então, o licenciamento compulsório – ou quebra de patentes – é uma espécie de autorização, seguindo as leis vigentes, que permite que terceiros utilizem e/ou comercializem produtos e processos patenteados, desde que a necessidade de tal medida seja comprovada.

Com a quebra de patentes, o titular perde a exclusividade sobre aquele item, porém, continua sendo seu proprietário e não pode ser prejudicado. Da mesma forma que o registro é um processo complexo, o licenciamento compulsório também precisa atender diversas exigências para que seja concedido. Afinal, trata-se de uma concessão sem exclusividade e com prazo de vencimento.

 

 

Quando ocorre a quebra de patentes?

De acordo com a Lei de Propriedade Industrial, a licença compulsória é concedida nas seguintes situações:

 

1. Artigo 68 

Caso o titular da patente exerça seus direitos de forma arbitrária, abusando de seu poder econômico, em situação de não exploração do item patenteado ou caso a comercialização não atenda às demandas do mercado.

 

2. Artigo 70 

Se houver dependência de uma patente em relação à outra que impeça a exploração ou caso não haja acordo com o titular do registro anterior.

3. Artigo 71

Em caso de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, de forma que o titular da patente não seja prejudicado.

 

A questão das vacinas para covid é um caso que trouxe a questão da quebra de patentes à tona. A partir desse exemplo, vemos como funciona o licenciamento compulsório na prática, além de sua importância. Afinal, trata-se de um contexto que atende a todos os requisitos expressos anteriormente. (Art. 68, 70 e 71)

Assim, diversas nações demonstraram apoio à quebra de patentes das vacinas contra covid. Dessa forma, a produção e exploração da fórmula e dos métodos não ficam restritas aos titulares da patente, o que viabiliza a fabricação em outros locais e pode reduzir os custos de produção.

Em contrapartida, lembra-se que o proprietário da patente não pode ser prejudicado em caso de licença compulsória e, no caso das vacinas, o Estado brasileiro fica sujeito a pagar royalties para o uso e comercialização dessas fórmulas.

Assim como todo caso que envolve patentes, propriedade Intelectual e Industrial, trata-se de uma discussão complexa. No entanto, é importante compreender o que o licenciamento compulsório realmente significa e em quais casos pode ser aplicado. Somente dessa forma é possível superar o senso comum e investir em debates produtivos sobre o assunto.

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A impossibilidade de declaração incidental da nulidade de registros marcários em ações de infração segundo o Superior Tribunal de Justiça

A impossibilidade de declaração incidental da nulidade de registros marcários em ações de infração segundo o Superior Tribunal de Justiça

Em 2020, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça proferiu importante decisão para o ordenamento jurídico brasileiro no Recurso Especial nº 1843507 / SP, ao confirmar a possibilidade de arguição de nulidade de patentes e desenhos industriais como matéria de defesa em ações de infração. 

Na fundamentação do julgado, proferido pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, ficou claro que o entendimento jurisprudencial converge com o disposto no artigo 56, §1º da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996), que permite a arguição de nulidade de patente em ação de infração da mesma. 

É interessante notar, porém, que no mesmo voto, o Julgador deixa claro que a nulidade do registro de marca, diferentemente da patente e do desenho industrial, não pode ser arguida em ação de infração, sendo necessária ação própria para declaração da nulidade do registro marcário. 

Indaga-se, então, porque há a possibilidade de declaração incidental de nulidade de patente e desenho industrial enquanto para marcas isso é impossível, tendo em vista que são todos bens imateriais de propriedade industrial. 

Além da própria lei, o próprio Ministro Julgador esclarece que a diferença de possibilidade de pleitos em ações envolvendo cada assunto está diretamente ligada à função de cada instituto. 

 

A impossibilidade de declaração incidental da nulidade de registros marcários em ações de infração segundo o Superior Tribunal de Justiça

 

A função da marca é, em comparação, quase que um direito personalíssimo do seu titular, servindo-se como identidade da instituição dentro do mercado na qual está inserida. Mostra-se, assim, como  proteção continuada e bipartida, na qual se protege o consumidor, dando oportunidade de reconhecer a origem comercial dos bens e serviços que consome, assim como o titular da marca, para impedir que terceiros se aproveitem indevidamente dos investimentos feitos por ele na construção da qualidade de seus produtos e da sua própria identidade perante seu público consumidor. 

Já a função da patente do desenho industrial não se dirige à construção de uma associação a ser feita no mercado consumidor, sendo títulos que concedem direitos de exclusividade temporários ao titular, conferidos com a finalidade de incentivar o desenvolvimento tecnológico. 

Verifica-se ainda que a nulidade da patente e do desenho industrial pode ser declarada incidentalmente em ações de infração, com efeitos aplicáveis APENAS ENTRE AS PARTES, de forma que o titular da patente ou do desenho industrial ainda será assegurado de seu direito de exclusividade temporariamente em face de todos, enquanto a marca, identidade da empresa, seria inevitavelmente prejudicada caso fosse considerada nula em face de uma outra entidade, com identidade totalmente diferente do titular. 

Conclui-se, assim, a justa e direta relação entre a possibilidade ou não de arguição de nulidade de patente, desenho industrial e registro de marca com a função de cada instituto, cabendo ao operador do direito observar a discussão cabível em cada ação, de forma incidental ou autônoma. 

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Advogada autora do comentário: Maria Luiza Barros da Silveira

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A utilização da tecnologia para combate a concorrência desleal

A utilização da tecnologia para combate a concorrência desleal

Sabe-se que a concorrência desleal é situação atual que sofrem diversas pessoas, físicas e jurídicas, que observam a ameaça a sua propriedade imaterial, por terceiros que agem de má-fé ao tentar desviar a clientela de maneira injusta.

A discussão sobre o combate a essa prática, considerada infração segundo a Lei da Propriedade Industrial, não teve origem atualmente, mas sim há algum tempo, objetivando a criação de diferentes instrumentos para a inibição da concorrência desleal.

A tecnologia, que teve seu grande desenvolvimento nos últimos vinte anos, inaugura uma nova fase, possibilitando um novo tipo de proteção aos titulares de propriedades industriais.

Veja-se, como exemplo, o que fizeram os titulares de marcas de luxo como Prada, Cartier e Louis Vuitton: a criação de blockchain para atestar a proveniência do produto comprado e combater, assim, a falsificação.

A nova forma de proteção, que deverá se iniciar entre maio e junho deste ano (2021), se mostra tecnológica, sustentável e totalmente condizente com os tempos modernos, tendo em vista que por meio do selo digital o consumidor poderá se certificar da originalidade do produto, dificultando a prática de atos de infração ou concorrência desleal.

Esse tipo de proteção contra falsificações e outros tipos de ilícitos deve ser, então, uma crescente a ser vista nos próximos anos, com o desenvolvimento tecnológico aparando a necessidade de segurança das propriedades industriais.

É evidente, assim, a importância do combate a concorrência desleal no ramo de propriedade industrial, devendo ser utilizados todos os meios possíveis, principalmente os modernos e tecnológicos para proteção dos bens imateriais.

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Advogada autora do comentário: Maria Luiza Barros da Silveira

Fonte: Louis Vuitton, Cartier e Prada anunciam blockchain único para combater falsificações

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Licença compulsória e o apoio dos Estados Unidos à quebra de patentes de vacinas contra Covid-19

Licença compulsória e o apoio dos Estados Unidos à quebra de patentes de vacinas contra Covid-19

A licença compulsória – também conhecida como “quebra de patente” – é uma suspensão temporária do direito de exclusividade do titular de uma patente, cuja autorização se dá em caráter excepcional.

O tema tornou-se evidente nesta quarta-feira (5), quando o governo dos Estados Unidos, em uma decisão considerada histórica, anunciou apoio à suspensão de patentes de vacinas contra a Covid-19, manifestando participação ativa nas negociações sobre o tema na Organização Mundial do Comércio (OMC).

Em nota, o governo norte-americano informou que “Essa é uma crise sanitária global, e as circunstâncias extraordinárias da pandemia de Covid-19 pedem por ações extraordinárias. O governo federal acredita fortemente nas proteções da propriedade intelectual, mas para que a pandemia possa ter fim, defende o levantamento dessas proteções para vacinas anticovid”.

Trata-se de uma mudança de posicionamento, eis que em 2020, ainda sob o governo Trump, os Estados Unidos se posicionaram contrários à proposta apresentada pela Índia e África do Sul à OMC pela quebra de patentes das vacinas contra a Covid-19. Na oportunidade, o Brasil igualmente se manifestou contrário, mas incentivou negociações entre governos e empresas farmacêuticas, sem a necessidade de licenciamento compulsório. 

Licença compulsória e o apoio dos Estados Unidos à quebra de patentes de vacinas contra Covid-19

Embora o tema na OMC dependa da aprovação de outros países, o posicionamento dos Estados Unidos possui um peso relevante no cenário internacional, em especial porque o governo estadunidense – em âmbito mundial – nunca se posicionou de forma favorável à suspensão de direitos de propriedade industrial.

 

Em âmbito nacional, em 29 de abril de 2021, o Senado Federal aprovou o Projeto de Lei (PL) 12/2021, que permite a suspensão de patentes de vacinas e medicamentos utilizados na prevenção e tratamento da Covid-19, enquanto estiver em vigor o estado de emergência de saúde. O texto segue para análise e votação da Câmara dos Deputados antes de passar para sanção presidencial.

Pelo PL 12/2021, os titulares das patentes licenciadas ou pedido de patentes relativos a vacinas ou medicamentos relacionado à COVID-19, definidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, e pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, ficam obrigado a disponibilizar ao Poder Público todas as informações necessárias e suficientes à efetiva reprodução dos objetos protegidos.

A Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial) prevê que, nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular.

Apesar de previsão legal, a licença compulsória só foi utilizada no Brasil uma única vez, quando o governo Lula decretou em 2006 a quebra da patente do medicamento para tratamento do HIV – Efavirenz.

O tema é controverso. Enquanto apoiadores argumentam que a licença compulsória viabilizará a produção de vacinas e medicamentos a custos mais baixos e sustentáveis; opositores afirmam que provocará um desestímulo à inovação e investimentos nacionais.

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Advogada autora do comentário: Thaís de Kássia Rodrigues Almeida Penteado

Fonte: Taking ‘Extraordinary Measures,’ Biden Backs Suspending Patents on Vaccines

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PANORAMA GERAL DO PAGAMENTO DE ROYALTIES PELA EXPLORAÇÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS

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Antes de mais nada, cabe aqui fazer uma ressalva importante: este breve texto não tem a pretensão de esgotar o tema, mas, sim, externar algumas considerações pontuais para facilitar a compreensão do panorama da tributação do pagamento de royalties em transações internacionais.

Numa acepção simplória, os royalties constituem os valores pagos por quem explora determinado ativo intangível ao seu legítimo titular, mediante prévia e expressa autorização.

Segundo o artigo 17 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil (RFB) nº 1.455/14, os royalties constituem os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:

“a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;

  1. b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
  2. c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de indústria e comércio; e
  3. d) exploração de direitos autorais, salvo quando recebidos pelo autor ou criador do bem ou obra.”

Vale destacar que, aqui, serão abordadas algumas considerações atinentes aos ativos intangíveis atrelados à Propriedade Industrial (marcas, patentes, desenhos industriais, segredos industriais, know how), que não se relacionam com os direitos autorais (que versam sobre a criação artística, científica, musical, literária, dentre outras).

É por meio do Sistema da Propriedade Industrial – no Brasil, regido pela Lei nº 9.279/1996 (LPI – Lei da Propriedade Industrial) – que os ativos intangíveis são protegidos e os seus titulares têm assegurado o direito de exploração exclusiva.

As normas elementares que regulam o sistema da propriedade industrial também compreendem um regime internacional, o qual é regido por importantes convenções, tais como (i) a Convenção da União de Paris (CUP) – aderida nacionalmente em 1992; (ii) o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (The Patent Cooperation Treaty – PCT) – do qual o Brasil é signatário desde 1978.

Aliás, vale lembrar que o mercado global de pesquisa, desenvolvimento e inovação está intrinsecamente relacionado aos ativos intangíveis daí decorrentes, ao passo que as transações internacionais envolvendo ativos de propriedade industrial são de vital importância para o desenvolvimento econômico e social de países emergentes, como o Brasil.

Quando comparado a outros países no tocante à sua atuação em pesquisas desenvolvimento e inovação, o Brasil atinge baixos índices e, por via de consequência, não figura entre os exportadores de tecnologia.

No âmbito nacional, o procedimento administrativo de averbação de licenças e cessões de direitos de propriedade industrial e de registro de contratos de transferência de tecnologia é regido pela Instrução Normativa nº 70/2017.

Nesse contexto, é importante ter em mente que as operações que envolvem o licenciamento de ativos de propriedade industrial e prestação de serviços técnicos demandam planejamento sob o prisma tributário que, de um modo geral, envolve o controle estatal por meio do Sistema Tributário Nacional.

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Para que fique claro: os casos de cessão de marca ou patentes não são remunerados por royalties.

A seguir, serão relacionados alguns tributos relevantes que incidem sobre operações internacionais envolvendo o licenciamento de ativos de propriedade industrial:

  • IRRF, cujas alíquotas variam conforme a natureza da remessa e o país de domicílio do beneficiário;
  • CIDE-Royalties;
  • ISS.

Para fins de aferição de incidência tributária, há uma série de peculiaridades previstas no ordenamento jurídico que merecem observância, dentre as quais destacamos:

A regra geral da Lei nº 4.506/1964, que dispõe sobre o imposto que recai sobre as rendas e proventos de qualquer natureza.

O Decreto nº 9.580/2018 (RIR/2018), que regulamenta a tributação, a fiscalização, a arrecadação e a administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza.

A Lei nº 10.168/2000, que institui contribuição de intervenção de domínio econômico (CIDE) destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação e dá outras providências.

Nos termos da sobredita Lei, sujeitam-se à CIDE as pessoas jurídicas detentoras de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como aquelas signatárias de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior (art. 2º). 

A Portaria do Ministério da Fazenda nº 436/1958, que estabelece coeficientes percentuais máximos para a dedução de Royalties, pela exploração de marcas e patentes, de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, amortização, considerados os tipos de produção, segundo o grau de essencialidade.

Ainda, cabe ressaltar que há acordos celebrados entre o Brasil e diversos países com a finalidade preponderante de evitar a dupla tributação, estimular o comércio (a nível transnacional), e combater a evasão fiscal.

Atualmente, os países que possuem acordo com o Brasil são: África do Sul; Alemanha; Argentina; Áustria; Bélgica; Canadá; Chile; China; Coreia do Sul; Dinamarca; Equador; Eslováquia e República Tcheca; Espanha; Filipinas; Finlândia; França; Hungria; Índia; Israel; Itália; Japão; Luxemburgo; México; Noruega; Países Baixos; Peru; Portugal; Rússia; Suécia; Trinidad e Tobago; Turquia; Ucrânia; e Venezuela.

As informações sobre os referidos acordos podem ser consultadas no site da Receita Federal do Brasil (RFB), que disponibiliza todos os Decretos Legislativos aprovados pelo Congresso Nacional, Portarias do Ministério da Fazenda e demais instrumentos normativos aplicáveis às relações de cooperação entre a nação brasileira e os países acima citados.

Devido às inúmeras particularidades que permeiam a matéria que, por sua própria natureza, é complexa e demanda atenção quanto aos dispositivos legais aplicáveis nos âmbitos federal, estadual e municipal, cabe aqui deixar três importantes observações para melhor compreensão do assunto e elaboração de um planejamento tributário adequado objetivando a redução de gastos com tributos eventualmente não aplicáveis ao caso: (i) pesquise sobre os tributos incidentes sobre as operações de sua empresa; (ii) a leitura dos diplomas legais acima mencionados é altamente recomendável; (iii) procure saber se o país licenciante com quem realiza operações envolvendo royalties possui acordo com o Brasil para evitar a dupla tributação.

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Advogada autora do comentário: Sheila de Souza Rodrigues

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A importância do Julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.529 para ao tempo mínimo de vigência de patentes brasileiras

A importância do Julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.529 para ao tempo mínimo de vigência de patentes brasileiras

O Supremo Tribunal Federal designou o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.529, proposta pela Procuradoria Geral da República (PGR), que versa sobre a constitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei nº Lei 9.279/1996, a Lei de Propriedade Industrial, para o dia 07 de abril de 2021.

O dispositivo atacado pela referida Ação e que será analisado pela Suprema Corte dispõe sobre o prazo mínimo de vigência de uma patente quando da eventual demora para análise do pedido pelo órgão competente, no caso, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI:

Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

Na ação de inconstitucionalidade, a PGR alega que o dispositivo atacado possibilitaria a indeterminação de prazo de vigência de patentes e de modelos de utilidade quando da demora de apreciação do pedido pelo INPI, figurando como direta violação ao artigo 5º, inciso XXIX da Constituição Federal Brasileira de 1988, que determina o privilégio temporário aos inventos industriais.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

A importância do Julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.529 para ao tempo mínimo de vigência de patentes brasileiras
Fonte: Veja

Acontece que a disposição atacada, inserida na Lei da Propriedade Industrial, se mostra justamente como uma forma de assegurar o direito constitucional do inventor quanto ao razoável tempo de privilégio concedido por meio da carta-patente. Isso porque o tempo de análise do depósito da patente pode ser maior do que esperado, retirando o tempo que seria do titular, por mais que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial esteja em busca da agilização da análise dos depósitos feitos ate o momento.

 Não se mostra justo ao titular do invento ter seu tempo de fruição do título drasticamente diminuído em função de evento que não tem controle, como o tempo de demora da apreciação dos depósitos de patentes pelo INPI.

 O julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade se mostra, então, de suma importância, tanto para as patentes já depositadas quando as que ainda serão depositadas, tendo em vista que, caso o dispositivo seja declarado inconstitucional, não poderá mais ser aplicado, podendo causar, além da diminuição no prazo de privilégio do inventor, a criação de patentes “nati-mortas”, a depender do tempo de apreciação dos pedidos de patente pelo INPI.

Espera-se que a constitucionalidade do dispositivo atacado seja reconhecida, para assegurar o tempo mínimo de fruição de patente para o titular do direito.

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Advogada autora do comentário: Maria Luiza Barros da Silveira

Fonte: STF antecipa julgamento da Lei de Propriedade Industrial para 7 de abril

Fonte: O Supremo Tribunal Federal e a ADIn 5.529: Os rumos da inovação

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Patentes implementadas através de programa de computador

Patentes implementadas através de programa de computador

Recentemente, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial publicou novas diretrizes para invenções implementadas em computador. 

O pedido de patente referente a invenções implementadas em computador, por se basear em um processo, é enquadrado somente na natureza de patente de invenção. 

Uma dúvida recorrente é se programas de computador podem ser objeto de pedido de patente. Em geral isto não é possível porque programas de computador por si só não atendem aos requisitos de patenteabilidade da Lei de Propriedade Industrial (LPI), há inclusive uma proibição expressa no artigo 10 da Lei. 

Patentes implementadas através de programa de computador

Os softwares embarcados podem ser patenteados quando determinam o comportamento de um dispositivo e promovem soluções para problemas técnicos. 

Neste mesmo raciocínio, um algoritmo pode ser patenteado desde que não esteja entre os métodos listados no artigo 10 da LPI, quais sejam: métodos matemáticos, método comerciais e educativos, métodos educativos, programas de computador em si. 

Sendo assim, os softwares podem ser patenteados desde que estejam embarcados e promovam soluções técnicas nos dispositivos aos quais estão acoplados.

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Advogada autora do comentário: Laila dos Reis Araujo 

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13 mil Pedidos de Patente arquivados poderão ser restaurados. Isso vale para meu pedido?

Você teve um pedido de patente que, por falha ou desatenção no pagamento das anuidades, foi arquivado sem prévio aviso pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial? Se ainda tem interesse na obtenção deste direito, essa é a hora de ter seu processo restaurado!

Tirando aqueles que não estão habituados com o tema, os que lidam diariamente com o assunto sabem da existência do art. 13 da Resolução nº 113/2013 do INPI, que, em resumo, prevê que pedidos ou patentes já concedidas que estivessem inadimplentes no pagamento de mais de uma anuidade seriam arquivados ou extintos definitivamente, sem notificação prévia.

E por que o INPI seria obrigado a restaurar os pedidos arquivados com base nesta Resolução? Porque segundo entendimento prolatado em Acórdão originário do Recurso Especial 1.837.439 / RJ do Superior Tribunal de Justiça, o Ato Normativo – entenda-se a Resolução 113/2013 do INPI – não pode contrariar a Lei, nem criar direitos, impor obrigações, proibições, penalidades que nela não estejam previstos, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. 

 

 

Neste sentido, o art. 87 da Lei 9.279/96 (a Lei da Propriedade Industrial) prevê o prazo de 3 (três) meses, contados da notificação de arquivamento ou da extinção da patente, para que o interessado – o titular do pedido de patente – efetue o pagamento das anuidades vencidas, ou seja, em todos os casos em que o INPI arquivou definitivamente um pedido de ou uma patente com base na citada resolução – sem dar a oportunidade para os titulares regularizem os processos arquivados – deixou de cumprir uma previsão legal, portanto, contrariou a Lei.

Ainda não se sabe os impactos de eventuais pedidos de restauração, já que diversas questões deverão ser suscitadas, tais como o prazo de vigência destas patentes e dos pedidos de patentes, o conflito entre o princípio do interesse público sobre os particulares-administrados, sem considerar ainda eventual atraso no plano de combate ao backlog.

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Advogado autor do comentário: Rafael Bruno Jacintho de Almeida

Fonte

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A possibilidade de declaração incidental de nulidade de patente e sua (não) aplicação pelos tribunais pátrios

Em linhas gerais, a nulidade de uma patente somente pode ser declarada por meio de ação de nulidade que deverá ser proposta perante a Justiça Federal, em razão da necessária participação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), Autarquia Federal responsável pela concessão de patentes no Brasil, no polo passivo, conforme determina o art. 57 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96). 

É importante destacar que uma patente será nula quando não reunir os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, de acordo com o que preconiza o art. 8º da Lei de Propriedade Industrial. 

Assim, acaso provado em uma ação de nulidade perante a Justiça Federal que a patente não reúne os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, o privilégio será declarado nulo e referida nulidade produzirá efeitos perante todas as pessoas e toda a sociedade (o que se denomina efeito “erga omnes”).

Contudo, há que se ressaltar que a Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 56, parágrafo 1º, prevê a possibilidade de uma patente ser declarada nula por outro juízo que não o da Federal, em ação que não se buscava, originariamente, a nulidade do privilégio.

Isso porque, de acordo com o que reza aquele artigo, “A nulidade da patente poderá ser arguida, a qualquer tempo, como matéria de defesa”.

Isso significa dizer que, caso o titular de uma patente proponha uma ação judicial de abstenção de uso de seu privilégio contra alguma pessoa que esteja supostamente violando a carta patente, o réu naquela ação poderá alegar em contestação, ou em qualquer momento no processo, que a patente é nula. 

Nesse caso, a nulidade da patente consistirá em sua matéria de defesa e o magistrado da Federal, se constatado por meio de prova técnica que a patente não atende aos requisitos exigidos pela Lei de Propriedade Industrial, poderá declarar o privilégio nulo. 

Essa nulidade, contudo, produzirá efeito somente entre as partes daquela ação de abstenção (o que se denomina efeito “inter partes”), pois, como visto, somente por meio de uma ação de nulidade apreciada e julgada pela Justiça Federal a nulidade da patente produzirá efeitos em relação a todos (efeito “erga omnes”).  

A posição dos tribunais pátrios sobre a declaração de nulidade incidental de patente

Apesar de a Lei de Propriedade Industrial prever a possibilidade de declaração incidental da nulidade de uma patente pelo acolhimento desse argumento como matéria de defesa, observa-se que os tribunais pátrios não têm aplicado a norma da maneira como ela foi concebida e para os propósitos a que se destina.

A possibilidade de a Justiça Estadual declarar a nulidade incidental da patente entre as partes que contendem em uma ação de abstenção gera alguns benefícios, como, por exemplo, a economia processual, pois o prejudicado não precisará distribuir uma ação de nulidade da patente perante a Justiça Federal.

Entretanto, e apesar dos benefícios trazidos pela declaração incidental da nulidade da patente, os tribunais pátrios ainda relutam na aplicação do dispositivo para se permitir à Justiça Estadual a declaração de nulidade da patente. 

Talvez a decisão mais conhecida sobre o assunto seja o acórdão proferido no REsp 1.132.449/PR¹, que contou com a relatoria da Ministra Nancy Andrighi. De seu voto se extrai:

Ainda que a lei preveja, em seu art. 56 §1º, a possibilidade de alegação de nulidade do registro como matéria de defesa, a melhor interpretação de tal dispositivo aponta no sentido de que ele deve estar inserido numa ação que discuta, na Justiça Federal, a nulidade do registro. Não faria sentido exigir que, para o reconhecimento da nulidade pela via principal, seja prevista uma regra especial de competência e a indispensável participação do INPI, mas para o mero reconhecimento incidental da invalidade do registro ao se exija cautela alguma. Interpretar a lei deste modo, como bem observado pelo i. Min. Direito, equivaleria a conferir ao registro perante o INPI uma eficácia meramente formal e administrativa.

 

Esse entendimento é o que ora vigora nos tribunais pátrios, sendo de relevo destacar que a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, consolidou essa orientação², declarando o Ministro Relator Marco Aurélio Bellizze, para afastar a possibilidade de a Justiça Estadual declarar a nulidade incidental de patentes, que:

a previsão legal para formulação de pedido incidental de nulidade de patente como matéria de defesa, a qualquer tempo (artigo 56, parágrafo 1º, da Lei 9.279/1996), deve ser interpretada de forma harmônica com as regras de competência absoluta para conhecimento da matéria.

 

É interessante observar que o afastamento da competência da Justiça Estadual para declarar a nulidade de uma patente, ainda que incidentalmente, foi baseado no entendimento proferido pelo STJ no Recurso Especial nº 1.527.232/SP, que, afetado ao regime dos repetitivos, gerou o Tema 950³, por meio do qual a Corte Superior fixou, dentre outros mandamentos, que a Justiça Estadual não detém competência para declarar a nulidade de uma marca.

Apesar de a tese adotada no Tema 950 se referir a marcas, entendeu o Ministro Marco Aurélio Bellizze que o mesmo raciocínio poderia ser aplicado à nulidade de patentes, considerando que a aquisição do direito sobre a patente também se dá com o aval do INPI e tal direito somente pode ser desconstituído por meio de processo administrativo ou judicial próprios para esta finalidade. 

Nessa linha, e de acordo com a notícia veiculada pelo site do Superior Tribunal de Justiça:

 

[…] o relator assinalou que, no caso, o juízo estadual realmente não poderia ter avançado no conhecimento do pedido de nulidade dos registros formulado na contestação. Segundo ele, cabia à empresa ré – tendo em vista a necessidade de participação do INPI e a consequente competência do juízo federal – propor a ação de nulidade no juízo competente, “situação em que seria de rigor a observância da prejudicialidade entre as respectivas demandas”.

 

Diversas são as críticas doutrinárias feitas ao entendimento que vem sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e replicado pelos demais tribunais pátrios, pois há uma distorção do intuito do legislador com o artigo 56, parágrafo 1º, da Lei de Propriedade Industrial. Nesse sentido, relevantes são as lições de Lélio Denícoli Schmidt4 sobre o assunto:

 

A nosso ver, há que se aferir o papel que a nulidade desempenha no processo, pois, à medida que esta função variar, serão distintas as soluções. Se a invalidade estiver colocada como causa de pedir ou fundamento de defesa, a Justiça Estadual terá plena competência para apreciá-la. Somente se a nulidade for objeto do pedido é que a competência será exclusiva da Justiça Federal. A esta conclusão se chega com a análise da diferenciação existente entre o poder cognitivo e o poder decisório, expressão não só no Direto Processual, mas também na própria legislação material.

 

Não obstante as críticas doutrinárias sobre a atual posição dos tribunais sobre a aplicação do parágrafo 1º do artigo 56 da Lei de Propriedade Industrial, que, na realidade, parecem desvirtuar o intuito daquele dispositivo, a proteção dos direitos 

Conclusão

Apesar de a Justiça Estadual poder declarar a nulidade incidental de uma patente, com efeito “inter partes”, de acordo com a previsão contida no art. 56, §1º, da Lei de Propriedade Industrial, a orientação dos tribunais brasileiros, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, caminham no sentido de que apenas a Justiça Federal pode declarar a nulidade de um privilégio patentário. 

Na prática, a recomendação é de que a pessoa física ou jurídica acionada pelo titular de uma patente na Justiça Estadual, além de suscitar a nulidade como matéria de defesa, proponha uma ação específica na Justiça Federal para que a defesa de seus direitos seja realizada de forma completa, para se tentar evitar uma eventual ordem de abstenção de fabricação ou comercialização de seus produtos pela Justiça Estadual por violação de uma patente nula.

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¹ Julgado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça em 13.03.2012. Acórdão disponível em: <stj.jus.br>.

² O número do recurso e do processo não foram divulgados em virtude de a ação tramitar em segredo de justiça. A notícia e as informações apresentadas foram colhidas do site do STJ, sendo a reportagem disponibilizada em:< https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Para-Terceira-Turma–acao-de-nulidade-de-patente-e-prejudicial-externa-apta-a-suspender-acao-de-indenizacao.aspx>

³ Assim dispõe a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 950: “As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal, e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória.”

4 SCHMIDT, Lélio Denícoli. O reconhecimento incidental de nulidade de registro de marca ou privilégio de patente. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial n. 22, Mai/Jun 1996, p. 37.

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Advogado autor do comentário: Carlos Eduardo Nelli Principe 

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