TRT-1 mantém decisão que autoriza perícia em algoritmo para investigar suposta caracterização de vínculo empregatício

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Em recente decisão proferida em sede de agravo regimental, nos autos do Mandado de Segurança nº 0103519-41.2020.5.01.0000, impetrado junto ao TRT-1 – Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região por importante empresa norte-americana prestadora de serviços eletrônicos na área do transporte privado urbano, os Desembargadores que compõem a Seção Especializada em Dissídios Individuais, por maioria de votos, denegaram a segurança pleiteada.

O cerne da pretensão mandamental em comento versa sobre decisão judicial proferida nos autos de uma reclamação trabalhista em que a impetrante figura como reclamada, a qual determinou a realização de perícia em dados de algoritmo em seu desfavor com o escopo de se aferir se a relação jurídica estabelecida entre as partes da ação caracteriza vínculo empregatício.

Em apertada síntese, segundo argumentos expendidos pelo reclamante nos autos originários, a combinação algorítmica do aplicativo utilizado pela empresa reclamada, ora impetrante do writ, influenciaria o modus operandi da prestação de serviços e, via de consequência, ensejaria uma subordinação estrutural.

A impetrante, por sua vez, sustenta que a realização da perícia técnica implicará em violação de segredo de negócio, mesmo com o feito tramitando sob segredo de justiça.

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Quando da impetração do mandado de segurança, a Relatora Desembargadora Raquel de Oliveira Maciel deferiu parcialmente o pedido liminar formulado na exordial mandamental com a finalidade precípua de delimitar a análise do perito nomeado pelo Juízo apontado como autoridade coatora, mantendo.

Inconformada, a impetrante interpôs agravo regimental para provocar a análise do órgão colegiado, cujas razões restaram pautadas nos mesmos argumentos lançados no mandamus, dentre os quais merece destaque a alegação de desnecessidade de realização da perícia técnica e potencial de violação a direitos fundamentais decorrentes da prova deferida.

Não obstante, os Desembargadores que compõem a Seção Especializada em Dissídios Individuais – Subseção II do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, por unanimidade, julgaram prejudicado o Agravo Regimental e, no mérito, por maioria, denegaram a segurança.

Em linhas gerais, o órgão colegiado ratificou a decisão monocrática vergastada pelo Agravo Regimental, negando-lhe provimento e, portanto, fazendo prevalecer o entendimento no sentido de que complexidade do tema atinente ao algoritmo não pode ser avaliada em sede de mandado se segurança, eis que inexistente o direito líquido e certo da impetrante, principal requisito para se aferir o cabimento do mandamus.

Assim, o entendimento exarado no acórdão reconheceu que a análise da questão cabe ao Juízo natural, que deverá ponderar, diante do caso concreto, o grau de necessidade das informações que serão extraídas da perícia técnica.

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Advogada autora do comentário: Sheila de Souza Rodrigues

Fonte: Perícia em algoritmo da Uber para verificar vínculo de emprego é mantida pelo TRT-1

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A utilização da tecnologia para combate a concorrência desleal

A utilização da tecnologia para combate a concorrência desleal

Sabe-se que a concorrência desleal é situação atual que sofrem diversas pessoas, físicas e jurídicas, que observam a ameaça a sua propriedade imaterial, por terceiros que agem de má-fé ao tentar desviar a clientela de maneira injusta.

A discussão sobre o combate a essa prática, considerada infração segundo a Lei da Propriedade Industrial, não teve origem atualmente, mas sim há algum tempo, objetivando a criação de diferentes instrumentos para a inibição da concorrência desleal.

A tecnologia, que teve seu grande desenvolvimento nos últimos vinte anos, inaugura uma nova fase, possibilitando um novo tipo de proteção aos titulares de propriedades industriais.

Veja-se, como exemplo, o que fizeram os titulares de marcas de luxo como Prada, Cartier e Louis Vuitton: a criação de blockchain para atestar a proveniência do produto comprado e combater, assim, a falsificação.

A nova forma de proteção, que deverá se iniciar entre maio e junho deste ano (2021), se mostra tecnológica, sustentável e totalmente condizente com os tempos modernos, tendo em vista que por meio do selo digital o consumidor poderá se certificar da originalidade do produto, dificultando a prática de atos de infração ou concorrência desleal.

Esse tipo de proteção contra falsificações e outros tipos de ilícitos deve ser, então, uma crescente a ser vista nos próximos anos, com o desenvolvimento tecnológico aparando a necessidade de segurança das propriedades industriais.

É evidente, assim, a importância do combate a concorrência desleal no ramo de propriedade industrial, devendo ser utilizados todos os meios possíveis, principalmente os modernos e tecnológicos para proteção dos bens imateriais.

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Advogada autora do comentário: Maria Luiza Barros da Silveira

Fonte: Louis Vuitton, Cartier e Prada anunciam blockchain único para combater falsificações

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O Acordo entre o Conselho Nacional de Justiça e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial

O Acordo entre o Conselho Nacional de Justiça e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial

No dia 20 de abril, o Conselho Nacional de Justiça (o “CNJ”) e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (o “INPI”) firmaram acordo histórico de cooperação técnico-científica. Em resumo, o acordo visa o registro de criações e propriedades industriais do CNJ e a capacitação de servidores, assim como o acesso dos tribunais aos processos de registro, reforçando as decisões judiciais, e cursos e seminários com especialistas no tema.

O Acordo entre o Conselho Nacional de Justiça e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Como reflexo direto deste acordo, se abrirá um canal de Comunicação entre as entidades para o acompanhamento dos processos administrativos e judiciais, e, indiretamente, o que se espera é que os tribunais consigam capacitar ainda mais seus servidores e magistrados, tratando a matéria de forma exemplar.

Na prática, dar melhor capacitação aos magistrados nas matérias que envolvem às Propriedades Industriais terá implicância direta na melhoria da fundamentação de sentenças, levando a uma diminuição de recursos e manifestações judiciais, dando ainda mais celeridade aos processos.

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Advogado autor do comentário: Rafael Bruno Jacintho de Almeida

Fonte: Propriedade Industrial no Judiciário ganha força com acordo inédito

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PANORAMA GERAL DO PAGAMENTO DE ROYALTIES PELA EXPLORAÇÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS

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Antes de mais nada, cabe aqui fazer uma ressalva importante: este breve texto não tem a pretensão de esgotar o tema, mas, sim, externar algumas considerações pontuais para facilitar a compreensão do panorama da tributação do pagamento de royalties em transações internacionais.

Numa acepção simplória, os royalties constituem os valores pagos por quem explora determinado ativo intangível ao seu legítimo titular, mediante prévia e expressa autorização.

Segundo o artigo 17 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil (RFB) nº 1.455/14, os royalties constituem os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:

“a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;

  1. b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
  2. c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de indústria e comércio; e
  3. d) exploração de direitos autorais, salvo quando recebidos pelo autor ou criador do bem ou obra.”

Vale destacar que, aqui, serão abordadas algumas considerações atinentes aos ativos intangíveis atrelados à Propriedade Industrial (marcas, patentes, desenhos industriais, segredos industriais, know how), que não se relacionam com os direitos autorais (que versam sobre a criação artística, científica, musical, literária, dentre outras).

É por meio do Sistema da Propriedade Industrial – no Brasil, regido pela Lei nº 9.279/1996 (LPI – Lei da Propriedade Industrial) – que os ativos intangíveis são protegidos e os seus titulares têm assegurado o direito de exploração exclusiva.

As normas elementares que regulam o sistema da propriedade industrial também compreendem um regime internacional, o qual é regido por importantes convenções, tais como (i) a Convenção da União de Paris (CUP) – aderida nacionalmente em 1992; (ii) o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (The Patent Cooperation Treaty – PCT) – do qual o Brasil é signatário desde 1978.

Aliás, vale lembrar que o mercado global de pesquisa, desenvolvimento e inovação está intrinsecamente relacionado aos ativos intangíveis daí decorrentes, ao passo que as transações internacionais envolvendo ativos de propriedade industrial são de vital importância para o desenvolvimento econômico e social de países emergentes, como o Brasil.

Quando comparado a outros países no tocante à sua atuação em pesquisas desenvolvimento e inovação, o Brasil atinge baixos índices e, por via de consequência, não figura entre os exportadores de tecnologia.

No âmbito nacional, o procedimento administrativo de averbação de licenças e cessões de direitos de propriedade industrial e de registro de contratos de transferência de tecnologia é regido pela Instrução Normativa nº 70/2017.

Nesse contexto, é importante ter em mente que as operações que envolvem o licenciamento de ativos de propriedade industrial e prestação de serviços técnicos demandam planejamento sob o prisma tributário que, de um modo geral, envolve o controle estatal por meio do Sistema Tributário Nacional.

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Para que fique claro: os casos de cessão de marca ou patentes não são remunerados por royalties.

A seguir, serão relacionados alguns tributos relevantes que incidem sobre operações internacionais envolvendo o licenciamento de ativos de propriedade industrial:

  • IRRF, cujas alíquotas variam conforme a natureza da remessa e o país de domicílio do beneficiário;
  • CIDE-Royalties;
  • ISS.

Para fins de aferição de incidência tributária, há uma série de peculiaridades previstas no ordenamento jurídico que merecem observância, dentre as quais destacamos:

A regra geral da Lei nº 4.506/1964, que dispõe sobre o imposto que recai sobre as rendas e proventos de qualquer natureza.

O Decreto nº 9.580/2018 (RIR/2018), que regulamenta a tributação, a fiscalização, a arrecadação e a administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza.

A Lei nº 10.168/2000, que institui contribuição de intervenção de domínio econômico (CIDE) destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação e dá outras providências.

Nos termos da sobredita Lei, sujeitam-se à CIDE as pessoas jurídicas detentoras de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como aquelas signatárias de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior (art. 2º). 

A Portaria do Ministério da Fazenda nº 436/1958, que estabelece coeficientes percentuais máximos para a dedução de Royalties, pela exploração de marcas e patentes, de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, amortização, considerados os tipos de produção, segundo o grau de essencialidade.

Ainda, cabe ressaltar que há acordos celebrados entre o Brasil e diversos países com a finalidade preponderante de evitar a dupla tributação, estimular o comércio (a nível transnacional), e combater a evasão fiscal.

Atualmente, os países que possuem acordo com o Brasil são: África do Sul; Alemanha; Argentina; Áustria; Bélgica; Canadá; Chile; China; Coreia do Sul; Dinamarca; Equador; Eslováquia e República Tcheca; Espanha; Filipinas; Finlândia; França; Hungria; Índia; Israel; Itália; Japão; Luxemburgo; México; Noruega; Países Baixos; Peru; Portugal; Rússia; Suécia; Trinidad e Tobago; Turquia; Ucrânia; e Venezuela.

As informações sobre os referidos acordos podem ser consultadas no site da Receita Federal do Brasil (RFB), que disponibiliza todos os Decretos Legislativos aprovados pelo Congresso Nacional, Portarias do Ministério da Fazenda e demais instrumentos normativos aplicáveis às relações de cooperação entre a nação brasileira e os países acima citados.

Devido às inúmeras particularidades que permeiam a matéria que, por sua própria natureza, é complexa e demanda atenção quanto aos dispositivos legais aplicáveis nos âmbitos federal, estadual e municipal, cabe aqui deixar três importantes observações para melhor compreensão do assunto e elaboração de um planejamento tributário adequado objetivando a redução de gastos com tributos eventualmente não aplicáveis ao caso: (i) pesquise sobre os tributos incidentes sobre as operações de sua empresa; (ii) a leitura dos diplomas legais acima mencionados é altamente recomendável; (iii) procure saber se o país licenciante com quem realiza operações envolvendo royalties possui acordo com o Brasil para evitar a dupla tributação.

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Advogada autora do comentário: Sheila de Souza Rodrigues

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Justiça Carioca reconhece a diluição da marca “Estrela” no segmento alimentício

Justiça Carioca reconhece a diluição da marca “Estrela” no segmento alimentício

A Juíza de Direito da 2ª Vara Empresarial do Fórum da Capital do Rio de Janeiro, Maria Christina Berardo Rucker, restou por julgar improcedente a ação nº 0305247-22.2016.8.19.0001 ajuizada pela empresa M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos em face de Siberiann Indústria e Comércio de Gêneros Alimentícios EIRELI, que objetivava o reconhecimento da infração marcaria que teria sido cometida pela Requerida ao se utilizar da marca “Estrela Massas”, tendo em vista que a marca “Estrela” seria de titularidade da Requerente, além da condenação da Requerida a se abster de utilizar o termo e também a indenizar a Requerente pelos danos morais e materiais que teriam sido causados.

Ao longo do processo, tem-se foi travada discussão sobre o uso da marca “Estrela” no segmento alimentício e se a utilização do termo pela Requerida realmente configuraria infração marcária, tendo em vista a ampla utilização do termo no ramo em questão.

Houve realização de estudo pericial que reconheceu o desgaste da expressão “estrela” no segmento alimentício, concluindo que as marcas utilizadas pelas Partes poderiam coexistir no mercado desde que apresentassem diferenças significativas:

A magistrada, por sua vez, reconheceu o desgaste da marca “Estrela” no ramo de alimentos, tendo em vista que a conclusão pericial se encaixava diretamente no caso, por conta das marcas comparadas serem mistas, contendo características diferentes, e também vigentes, tendo passado pela análise do INPI e tendo sido concedidas:

“ (…)

Esclareceu o perito, no entanto, que o referido termo está desgastado no segmento de mercado no qual as partes atuam, podendo marcas registradas coexistirem desde que apresentem diferenças significativas.

Após a realização da perícia da parte ré apresentou certificado de registro de sua marca às fls. 826, com a formatação indicada pelo perito como similaridade, isto é, apresentando uma estrela na parte superior da palavra e elementos secundários na porção inferior.

Deve-se destacar que as marcas objeto de litígio são marcas mistas, ou seja, a proteção engloba um conjunto de imagens e palavras, tendo o INPI considerado presente a distintividade na marca da Ré, uma vez que lhe concedeu registro. (…)” 

Justiça Carioca reconhece a diluição da marca “Estrela” no segmento alimentício

Além disso, restou consignado em sentença que a marca nominativa “ESTRELA”, de titularidade da Requerente, só foi concedida após o ajuizamento da ação e também após ficar comprovado que a Requerida já se utilizava do termo “ESTRELA MASSAS” em data anterior.

Dessa forma, a magistrada julgou improcedentes os pedidos iniciais da Requerente, não vislumbrando a ocorrência de infração marcaria.

Houve a interposição de recurso e o mérito será reanalisado agora pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Os advogados Cesar Peduti Filho e Thaís de Kássia Rodrigues Almeida Penteado atuam pela Ré vencedora Siberiann Indústria e Comércio de Gêneros Alimentícios EIRELI

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Réus são condenados a se absterem do uso da marca “BRASIL URGENTE” pela Justiça Estadual Paulista

O Juiz de Direito da 2ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Foro Central Cível de São Paulo, Luis Felipe Ferrari Bedendi, julgou parcialmente procedente a ação de número 1021302-64.2020.8.26.0100, ajuizada pela Rádio e Televisão Bandeirantes S.A. em face de Brasil Urgente Plataformas Digitais Integradas Ltda. E Jaime Egidio Ferreira Junior a fim de que fosse reconhecida a prática de infração marcaria  das marcas “BAND” e “BRASIL URGENTE”, assim como prática de concorrência desleal, pleiteando pela condenação a abstenção da utilização das referidas marcas com ou sem acréscimo por qualquer meio e forma e também ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. 

Tem-se que a Autora informou e comprovou a prática de violação marcaria e concorrência desleal por parte dos Réus, que, obtendo a titularidade dos domínios “brasilurgente.com.br” e “msurgente.com.br”, fazia grande divulgação das marcas BRASIL URGENTE, de titularidade da Autora, com toda a estilização característica das marcas registradas pela BAND. 

Na sentença o magistrado reconheceu a clara prática de infração marcaria quando da utilização dos termos “Brasil Urgente” e “Band” de forma desautorizada pelos Réus, condenando-os a abstenção do uso das referidas expressões e ao pagamento de indenização por danos morais estimados em R$10.000,00 (dez mil reais) e danos materiais a serem quantificados:

Por outro lado, não subsistem as alegações dos réus, pois não há em nenhum documento dos autos autorização da autora para o início da criação dos sites, da sociedade com o nome do programa, dos panfletos etc.”

(…)

Dessa forma, termos do citado art. 124, XIX, o uso da palavra “BAND” e/ou “BRASIL URGENTE” violam a marca da autora, pois representa a reprodução indevida de parte de sua marca, inclusive em seu nome empresa, pelo que, deverá retirar a expressão “BRASIL URGENTE” de seu nome.

Assim, a ação foi julgada parcialmente procedente, condenando os Réus ao pagamento de honorários advocatícios e reembolso de custas processuais além da indenização por danos morais e materiais. 

A sentença ainda não transitou em julgado, estando em aberto o prazo para interposição de eventual recurso. 

Esse é mais um exemplo que demonstra a necessidade da ativa atuação para proteção dos direitos industriais junto ao Poder Judiciário, a fim de fazer cessar atos infratores e o uso desautorizado de marca, assim como a prática de concorrência desleal, que certamente prejudica  todos quando tenta conquistar o consumidor por meios mentirosos. 

Os advogados Cesar Peduti Filho e Thaís de Kássia Rodrigues Almeida Penteado atuam pela Autora vencedora Rádio e Televisão Bandeirantes S.A.

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Advogada autora do comentário: Maria Luiza Barros da Silveira

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Governo lança projeto “Vitrine de PI” para fomentar o comércio de ativos de propriedade industrial

Conforme Portaria nº 331/2020, publicada no dia 15 de setembro de 2020, foi lançada e publicada a plataforma denominada “Vitrine de PI”, que tem como objetivo facilitar a transferência de tecnologia e o licenciamento de ativos de Propriedade Industrial. Trata-se de um sistema digital, no qual qualquer interessado pode publicar e comercializar um ativo de propriedade industrial. A partir do dia 01 de outubro de 2020, já é possível anunciar pedidos de patente ou patentes concedidas disponíveis para negócio. 

Trata-se de uma iniciativa dentro do programa INPI Negócios, e a intenção é que no futuro a plataforma possa receber outros ativos a serem comercializados, tais como as Marcas, Desenhos Industriais, Programas de Computador, topografia de circuitos integrados etc.

 

 

O projeto visa permitir que os interessados em soluções tecnológicas identifiquem oportunidades disponíveis, assim como que desenvolvedores e inventores destas tecnologias exponham suas propriedades na plataforma, fomentando o mercado de tecnologia nacional e o desenvolvimento de novas tecnologias.  

O processo de publicação das informações está vinculada a existência de um processo no INPI, de forma a garantir a expectativa ou o efetivo direito do expositor/titular sobre a tecnologia, facilitando a transferência ou licenciamento de ativos de Propriedade Industrial.

Quer saber mais sobre o assunto? Consulte nossa equipe.

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Advogado autor do comentário: Rafael Bruno Jacintho de Almeida

Fonte:  Vitrine de PI

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A Importância da Prejudicialidade Externa em Casos Envolvendo Propriedade Industrial

Como é sabido, as decisões tomadas pelo Poder Judiciário têm grande impacto em todas as áreas, muitas vezes alterando a visão da realidade de determinados fatos. 

Verifica-se, porém, que uma das áreas mais afetadas é justamente o Poder Judiciário, ao passo que lides provenientes de um mesmo fato podem ser julgadas por diferentes julgadores. 

O Poder Judiciário, ao proferir tais decisões versando sobre assuntos correlatos, deve procurar estar em consonância para não prolatar decisões conflitantes entre si, sob o risco de causar grande insegurança jurídica. 

A importância da verificação de fatores externos que possam influenciar diretamente na demanda é, então, manifesta. 

Segundo Cândido Rangel Dinamarco (apud Amaral e Leonardos, p. 109)[1] uma causa é prejudicial a outra quando seu julgamento for capaz de determinar a decisão desta. O ordenamento jurídico denomina como prejudicialidade externa questões que estejam interligadas em demandas diferentes, dependendo uma da outra, estando inserido no artigo 313, V, do Código de Processo Civil a disposição que possibilita que algum dos processos seja suspenso até o julgamento do outro, conforme ocorreu no caso concreto:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

V – quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de    inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;”

O Superior Tribunal de Justiça entende, porém, que essa suspensão de processos não é obrigatória, estando a cargo do magistrado ponderar e decidir se a prejudicialidade externa deve ser motivo de suspensão do processo: 

“1. Este STJ possui compreensão no sentido de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto.” (STJ, AgRg no REsp 1148484/RJ – Relator Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma. Julgamento em 07.08.2014). 

“2. Embora recomendável, em nome da segurança jurídica e da economia processual, a suspensão dos processos individuais envolvendo a mesma questão, a fim de evitar conflitos entre soluções dadas em cada feito, caberá ao prudente arbítrio do juízo local aferir a viabilidade da suspensão processual, à vista das peculiaridades concretas dos casos pendentes e de outros bens jurídicos igualmente perseguidos pelo ordenamento jurídico. Precedentes.”(STJ,  REsp 1240808/RS – Relator Min. Castro Meira, Segunda Turma. Julgamento em 07.04.2011). 

[1] AMARAL, Rafael Lacaz e LEONARDOS, Gabriel Francisco. “A Suspensão do Processo em Razão de Questão Prejudicial Externa Frente aos Direitos de Exclusividade do Titular de Patente e de Registro.” Disponível em https://www.kasznarleonardos.com.br/files/A_Suspensao_do_Processo_em_Razao_de_Questao.pdf Acesso em 31.08.2020.

Por mais que não seja obrigatória a suspensão do processo, deve sempre ser indicada a existência de demanda que tenha relação direta com o objeto discutido em outra para segurança das Partes, pleiteando sempre pela suspensão de alguma das ações para não haver o risco de decisões conflitantes.

Nos casos envolvendo Propriedade Industrial a necessidade de informar a prejudicialidade externa é quase que obrigatória. Isso porque se mostra muito comum o ajuizamento de ações na Justiça Federal que discutam a validade do ato do órgão que concedeu o registro de uma marca ou o de uma patente (no caso do Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial), inclusive até quanto há ação em trâmite na Justiça Estadual para o reconhecimento da infração do título concedido. 

Em casos como o acima citado, verifica-se que havendo o reconhecimento da invalidade do ato do INPI na competente ação, o objeto da segunda ação é perdido, tendo em vista que não é possível admitir a infração de uma marca ou patente que na verdade nunca deveria existir, tendo em vista que o órgão competente teria errado ao conceder o título. 

Portanto, havendo prejudicialidade externa, especialmente em casos que envolvam Propriedade Industrial, deve ser a mesma comunicada ao Juízo que, por sua vez, deverá na maioria das vezes suspender o processo relacionada a outra demanda, para evitar o proferimento de decisão conflitantes e o prolongamento desnecessário de questões já complexas.

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Advogada autor do comentário: Maria Luiza Barros da Silveira

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TRF3 determina ausência de exclusividade do nome “São Lourenço da Serra” e permite a mais de uma empresa registrar nome de município como marca de produto

O Tribunal Regional da 3ª Região entendeu que “a marca de água mineral “São Lourenço” não pode ser óbice ao signo comercial “São Lourenço da Serra” – dado que se apostile a ausência de exclusividade no elemento nominativo -, mormente por tratar-se de municípios diversos e serem as embalagens e rótulos subjacentes suficientemente dessemelhantes (sinais mistos), de maneira a inviabilizar, mesmo hipoteticamente, a possibilidade de confusão do consumidor”.

Em apertada síntese, os eminentes Desembargadores fundamentaram o acórdão no artigo 124, IV, IX e XV da Lei de Propriedade Industrial e na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, exarada no REsp 1092676, no sentido de que “A titularidade para registro de indicação geográfica é, em regra, coletiva, não cabendo direito de exclusividade a quem obtém o registro de marca que a contenha”.

Pontuaram os e. Desembargadores a excludente do art. 181 da Lei de Propriedade Industrial, a qual prevê que “nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem poderá servir de elemento característico de marca para produto ou serviço, desde que não induza falsa procedência”.

Não obstante, independentemente da modalidade, uma indicação geográfica não pode ser exclusivamente titularizada para a identificação de produto ou serviço que guarda relação de pertinência com o local.

No caso em questão verificou-se que São Lourenço da Serra e São Lourenço são municípios diversos, um em Minas Gerais e outro em São Paulo, bem como as embalagens e rótulos subjacentes possuem suficiente distintividade.

Assim, o e. TRF3 julgou ser inviável a exclusividade no uso de nome de município, seja porque se trata de munícipio diverso, seja porque os produtos são suficientemente distintos para não caracterizar, mesmo remotamente, possibilidade de confusão ao consumidor, não havendo que se negar o registro de marca “São Lourenço da Serra”, dado que se apostile igualmente a ausência de exclusividade do elemento nominativo.

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Advogada autor do comentário: Thaís de Kássia Rodrigues Almeida Penteado

Título da manchete: Apelação Cível nº 0005685-45.2013.4.03.6100

Fonte

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Como funciona o registro de software?

Atualizado no dia 16 de Novembro de 2021.

Quando alguém desenvolve um programa de computador, geralmente a dúvida que surge é: como funciona o registro de software e por que é importante registrá-lo? 

Antes de tudo, deve-se entender que o registro de uma propriedade industrial é a melhor forma para que o titular exerça e assegure seus direitos sobre ela e comprove sua autoria. 

A possiblidade de registro de programas de computador foi incorporado como responsabilidade do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) através do Decreto 2.556/1998, e é regido pela Lei de Direito Autoral e pela Lei de Software.

Se você teve uma ideia de software ou desenvolveu um programa de computador, acompanhe este artigo, certamente ele elucidará várias dúvidas pertinentes a matérias. Nele, vamos explicar a importância do registro de software, como funciona e as regras para o registro pelo e-Software. Confira a seguir!

Qual a importância do registro de software? 

O registro de software, mesmo não sendo obrigatório, é extremamente relevante, em virtude do fato que o registro garante a identificação de quem é o real titular do direito de exploração desta propriedade, e serve como prova para demonstrar a data de criação do programa, e eventuais autores envolvidos . Além destes benefícios, o registro garantirá ao titular a facilidade de exercer seu direito contra terceiros em algumas situações, como: –

  • Pirataria;
  • Concorrência desleal;
  • Cópias não-autorizadas;
  • Uso indevido por terceiros.

Para ter essa segurança jurídica, você deve saber que o registro de software é direcionado a qualquer tipo de programa de computador, seja uma ferramenta gráfica, um aplicativo ou um software de gestão de dados. 

Porém, há uma ressalva: é importante levar a registro a versão finalizada ou a parte mais relevante do código fonte ao software, ou seja, precisam existir de fato as suas linhas de código-fonte.

Isso significa que se você tiver apenas uma ideia ou o conceito de um programa, não será possível registrá-lo – especialmente porque ele poderá passar por modificações até ser finalizado, e essa ideia ou conceito sequer é protegida ou protegível, apenas se materializada. Por isso é recomendado que, antes de depositar seu pedido de registro no INPI, você tenha o programa de computador suficientemente pronto.

Além disso, o INPI não limita a quantidade de registros realizados sobre o mesmo software. Ou seja: conforme novas versões do mesmo programa forem sendo desenvolvidos, estas também poderão ser registradas.

Como funciona o registro de software? 

O pedido de registro de software deve ser feito no INPI por meio do sistema eletrônico e-Software. Atualmente, o preenchimento do formulário do pedido por meio eletrônico é a única forma aceita.

Antes de fazer a solicitação, é indicado que você prepare toda a documentação necessária. Confira abaixo os documentos requisitados:

Documentação formal:

  • Formulário do Pedido de Registro de Programa de Computador devidamente preenchido e assinado;
  • Comprovante de pagamento da GRU (taxas devidas);
  • Autorização para a cópia da documentação técnica;
  • Contrato social em caso de pessoa jurídica;
  • Autorização do(s)/autor(res) do software , sejam eles funcionários contratados diretamente ou terceiros contratados para a elaboração do software;
  • Documentação de cessão de direitos patrimoniais para o real titular do direito se o(s) autor(res) for(em) diferente(s) de quem leva a registro o programa.

 

Documentação técnica: 

  • Apresentação da listagem do código-fonte;
  • Apresentação das especificações e fluxogramas do software.

É preciso que o autor realize a criptografia do arquivo ou do texto com o código-fonte do seu software. Para isso, ele precisa utilizar um algoritmo apropriado, cuja função é gerar um resumo digital hash.

Após essas etapas, é importante acompanhar o pedido de registro de software com muita atenção, pois podem ser requisitados outros documentos ou informações.  

As movimentações no processo podem ser acompanhadas pela RPI (Revista da Propriedade Industrial), publicada toda terça-feira. 

Uma vez feito o depósito do pedido, o prazo de tramitação para que o registro seja publicado é de até 10 dias corridos. O certificado será então expedido e disponibilizado no site do INPI para download.

Depois que o registro de software é concedido pelo INPI, ele terá validade de 50 anos. Esse tempo é contado a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do seu registro, ou, na ausência deste, de sua criação.

Importante ressaltar que após o registro, não é necessário recolher mais nenhuma taxa ao INPI pelo resto do prazo do registro do software. Além disso, o registro tem abrangência internacional, considerando os países-membros da Convenção de Berna.

O que mudou com o registro exclusivo pelo e-Software após setembro de 2017?

Desde setembro de 2017, o processo de registro de software sofreu mudanças, passando a ser totalmente eletrônico. A Instrução Normativa nº 099/2019, do INPI, é o documento legal que regula o registro eletrônico de programas de computador.

Com as novas regras, o registro de software em papel não é mais aceito. O procedimento deve ser feito por meio do e-Software, um formulário de peticionamento no próprio site do INPI.

Inovações do e-Software 

Para fazer o registro de software eletronicamente, é preciso estar atento a duas importantes ferramentas: a assinatura digital e o resumo digital hash.

A assinatura digital é um recurso para assinar documentos de forma totalmente eletrônica. Ela é requisitada na Declaração de Veracidade (DV). Uma vez assinada, a DV deve ser anexada ao formulário do e-Software.

Com seu sistema criptográfico e atrelada ao certificado digital ICP-Brasil, a assinatura online confere autenticidade, confiabilidade e integridade aos documentos. Assim, é possível garantir segurança jurídica ao processo de registro.

Já o resumo digital hash trata-se de um algoritmo com função criptográfica com o objetivo de assegurar a integridade de documentos digitais e verificar alterações no documento original.

Sendo assim, ele serve como prova eletrônica e, por isso, o INPI não precisa mais guardar durante 50 anos os CDs com o código-fonte do programa de computador registrado.

Vale destacar que é dever do titular do software gerar o resumo digital hash a partir do arquivo com o código-fonte. Depois, é preciso transcrever o resumo no formulário eletrônico e-Software no pedido do registro. É responsabilidade do titular, ainda, armazenar esse arquivo.

As alterações trazidas pelo e-Software foram tão importantes que, em 2018, apenas um ano após a digitalização do processo, mais de 5 mil softwares foram registrados pelo INPI. 

Seguir esses passos não é só necessário, mas fundamental para casos de processos judiciais em que o código-fonte guardado pelo inventor do software poderá ser solicitado. Assim, é possível verificar possíveis adulterações no documento e validar a autoria do programa de computador.

Benefícios do e-Software 

É importante ressaltar que o resumo digital hash desburocratiza o processo de registro de software, tornando-o automatizado, com plena segurança jurídica e muito mais célere.

O certificado de registro é o documento que confere segurança jurídica ao titular do software. Com o sistema eletrônico, o prazo de expedição do certificado foi reduzido de cem para até sete dias úteis. Outra mudança importante com o e-Software é que a taxa tornou-se única para todos os usuários, sendo no valor de R$ 185.

Desta forma, o registro de software se tornou mais acessível, permitindo que mais pessoas busquem proteger suas criações. 

Procure ajuda especializada!

Como você viu, o registro de software é muito importante para garantir segurança ao autor e ao titular do direito de exploração do software, conferindo direitos e o domínio sobre seu programa de computador. Seu registro facilita o combate  às fraudes, plágios e uso indevido da sua criação, e somente com o registro do software no INPI é que tal ativo intangível poderá ser identificado para fins contábeis, podendo ser valorado e lançado no balanço da empresa!

De uns anos para cá, esse processo se tornou mais fácil, seguro e desburocratizado. Tudo isso graças à obrigatoriedade de realizar a solicitação de forma eletrônica, através do e-Software.

Para facilitar o registro deste importante ativo, recomendamos sempre procurar ajuda especializada. Com isso, as chances de acelerar o processo de registro e ter êxito são muito maiores. Entre em contato conosco e converse com um dos nossos profissionais!

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“Se quiser saber mais sobre este tema, contate o autor ou o Dr. Cesar Peduti Filho.”
“If you want to learn more about this topic, contact the author or the managing partner, Dr. Cesar Peduti Filho.”