Sua marca está realmente protegida no Brasil? Cinco erros comuns que podem colocar sua marca em risco

Para muitas pessoas físicas e jurídicas, titulares de marcas, a concessão do registro de uma marca perante o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) é vista como o ponto final da estratégia de proteção do sinal distintivo. Contudo, trata-se apenas do início de uma gestão contínua que exige acompanhamento, planejamento e atenção, a fim de que seja mantida a vigência do registro com o menor risco possível.

 

Tanto titulares de marcas brasileiros quanto estrangeiros costumam concentrar esforços na obtenção do registro, mas acabam negligenciando certos aspectos que podem reduzir o alcance da proteção ou até mesmo comprometer direitos já adquiridos. 

 

Destacamos cinco situações recorrentes que merecem atenção.

 

1. Acreditar que um único registro protege todas as atividades do titular

Um dos equívocos mais frequentes é supor que o registro de uma marca garante proteção abrangente para qualquer produto ou serviço.

 

No Brasil, a proteção concedida pelo INPI está vinculada aos produtos e serviços indicados no Certificado de Registro. Isso significa que uma pessoa física ou jurídica pode possuir um registro de marca válido e, ainda assim, não estar adequadamente protegida para novas linhas de negócio desenvolvidas posteriormente.

 

Esse cenário é especialmente comum em empresas em expansão. Um negócio que inicialmente atuava apenas na comercialização de produtos pode, por exemplo, passar a oferecer serviços digitais, treinamentos, softwares ou plataformas online sem que seu portfólio de marcas acompanhe essa evolução.

 

Por essa razão, recomenda-se revisar periodicamente o portfólio marcário para verificar se continua alinhado à realidade comercial de seu titular, bem como aos seus planos de crescimento.

 

2. Não atentar para marcas de concorrentes

O registro de uma marca não elimina a necessidade de vigilância contínua.

 

Embora o INPI realize o exame dos pedidos de registro de marca, a proteção efetiva de uma marca também depende do acompanhamento das publicações oficiais e da identificação de pedidos de registro ou registros de marcas potencialmente conflitantes, em nome de terceiros.

 

Na prática, não é raro que titulares de marcas somente detectem a existência de uma marca semelhante, de um concorrente, quando tal marca (do concorrente) já está consolidada no mercado, tornando a questão mais complexa e onerosa.

 

O monitoramento de marcas de terceiros permite detectar marcas depositadas ou recentemente registradas, que afetem direitos já existentes e analisar, caso a caso, a conveniência da adoção de medidas administrativas, comerciais ou judiciais.

 

Para titulares de marcas que já conquistaram reconhecimento junto aos consumidores, o monitoramento contínuo de marcas de terceiros representa um componente indispensável da estratégia de proteção marcária. Por meio desse acompanhamento, é possível detectar e enfrentar eventuais violações de direitos de forma tempestiva, preservando a exclusividade de uso da marca e a reputação construída ao longo dos anos.

 

Essa necessidade, entretanto, não se restringe às marcas consolidadas. Mesmo que a marca ainda não tenha se consolidado no mercado, a partir do momento em que for registrada, é recomendável que o titular reaja prontamente aos primeiros sinais de infração. A adoção de medidas preventivas desde cedo contribui para fortalecer os direitos sobre da marca, evitar a escalada de conflitos e reduzir riscos futuros.

 

3. Deixar de atualizar informações perante o INPI

Ao longo de sua existência, é natural que as empresas passem por alterações, dentre elas, as de conho societário. Alterações de nome empresarial, endereço, reorganizações societárias, fusões, incorporações ou transferências de ativos acontecem com frequência.

 

No entanto, muitas dessas modificações não são refletidas nos pedidos de registro e/ou registros de marcas que se encontram depositados/registrados perante o INPI.

 

A falta de atualização cadastral junto ao INPI pode acarretar dificuldades em procedimentos futuros, incluindo renovações, transferências de titulariddae, licenciamentos, propositura de ação judicial e operações de due diligence em investimentos e aquisições.

 

Além disso, um portfólio de marcas desatualizado e dissociado da realidade de seu titular pode gerar a percepção equivocada de que a titularidade da marca ou os dados cadastrais a ela vinculados apresentam irregularidades.

 

Por essa razão, a gestão eficiente de marcas exige que as informações constantes do INPI reflitam com exatidão a situação jurídica e cadastral de seu titular.

 

4. Presumir que a marca registrada não precisa ser utilizada

Outro erro recorrente é acreditar que o registro da marca é suficiente para garantir direitos indefinidamente, independentemente da utilização efetiva da marca.

 

No entanto, a legislação prevê mecanismos que permitem impugnar registros de marcas que não estejam sendo utilizadas, após cinco anos da concessão do registro.

 

Em termos práticos, isso significa que a ausência de uso de uma marca pode tornar seu registro vulnerável perante terceiros interessados.

 

Por isso, é recomendável manter documentação organizada capaz de demonstrar a utilização da marca no Brasil, para identificar os produtos/serviços protegidos pelo registro, como materiais publicitários, catálogos, embalagens, notas fiscais e outros elementos relacionados à atividade comercial.

 

A não observância desse requisito pode resultar na perda de direitos sobre a marca, pois se o registro for impugnado com base na falta de uso da marca e titular não apresentar provas adequadas, o registro será declarado caduco, extinguindo-se os direitos marcários.

 

5. Esquecer que o registro tem prazo de vigência

O registro de uma marca não é válido para sempre, sendo necessário prorrogá-lo a cada dez anos.

 

Embora a legislação permita sua manutenção por períodos sucessivos, a proteção depende da observância dos prazos legais de renovação.

 

A perda desses prazos pode resultar na extinção do registro e abrir oportunidades para que terceiros busquem proteção para sinais idênticos ou semelhantes, em segmento de mercado idêntico ou afim.

 

Para titulares de marcas que construíram reputação ao longo de anos ou décadas, a perda de um registro por simples falha administrativa (falta de prorrogação) pode representar um risco significativo.

 

O estabelecimento de controles internos e o acompanhamento profissional do portfólio são medidas importantes para evitar esse tipo de problema.

 

Conclusão

A proteção de uma marca vai muito além da obtenção do registro pelo INPI. Um portfólio saudável exige gestão contínua, revisão estratégica e acompanhamento das exigências legais aplicáveis.

 

Em muitos casos, os maiores riscos não surgem durante o procedimento administrativo de registro, mas sim após a concessão, quando questões relacionadas ao escopo da proteção, monitoramento de terceiros, atualização cadastral, comprovação de uso e renovação passam a desempenhar papel central.

 

Para empresas nacionais e estrangeiras que possuem ativos marcários no Brasil, a adoção de uma estratégia preventiva costuma ser a forma mais eficiente de preservar direitos, reduzir riscos e maximizar o valor das marcas ao longo do tempo.

 

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Advogado(a) autor(a) do comentário: Patrícia Aragão Lusoli (OAB/SP 190.552), Pedro Zardo Júnior (OAB/SP 263202) e Cesar Peduti Filho (OAB/SP 255.314), Peduti Advogados

 

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Se quiser saber mais sobre este tema, contate o autor ou o Dr. Cesar Peduti Filho.

A sola vermelha vale mais que o sapato: o que o caso Louboutin x marca gaúcha ensina sobre proteção de marcas

A Justiça proibiu uma marca gaúcha de comercializar sapatos com sola vermelha.

 

Não se tratava de uma cópia integral do produto. O ponto central da discussão era o uso de um elemento visual que, ao longo dos anos, passou a identificar a origem dos produtos perante o consumidor.

 

Para quem não acompanha o universo da moda, a decisão pode parecer exagerada. Para quem entende um pouco de Propriedade Intelectual, ela representa importante reconhecimento da força que detém ativos intangíveis e o valor dos sinais distintivos, que nem sempre são um nome ou elemento figurativo estilizado.

 

O que aconteceu?

A grife francesa Christian Louboutin é titular, perante o INPI, de registro de marca de posição consistente na aplicação da cor vermelha (Pantone 18-1663TP) na sola de sapatos de salto alto, em contraste com o restante do calçado.

 

Não se trata da exclusividade sobre a cor vermelha em si. A proteção recai sobre a utilização da cor naquela posição específica e de forma distintiva.

 

Segundo as decisões divulgadas, uma fabricante do Rio Grande do Sul passou a comercializar modelos com característica visual semelhante. A Louboutin ajuizou ação alegando violação marcária e reprodução de elementos distintivos associados à identidade de seus produtos.

 

O entendimento adotado foi o de que a sola vermelha adquiriu elevado poder de identificação junto ao público consumidor. Em outras palavras, para uma parcela relevante do mercado, a sola vermelha deixou de ser apenas um detalhe estético e passou a indicar a origem empresarial do produto.

 

Por que essa decisão é relevante?

 

  1. Ela reforça o reconhecimento das marcas de posição no Brasil

Embora as marcas de posição tenham passado a ser admitidas formalmente pelo INPI apenas nos últimos anos, esse tipo de proteção já possui grande relevância em várias jurisdições.

 

A decisão demonstra que sinais não tradicionais também podem receber proteção quando exercem efetivamente função distintiva.

 

  1. A proteção não recai sobre a cor isoladamente

O ponto central não é a apropriação da cor vermelha.

 

Empresas continuam livres para utilizar a cor em seus produtos. O que pode gerar conflito é a reprodução de um conjunto de elementos que faça o consumidor associar o produto a uma marca previamente reconhecida.

 

 

Por isso, a discussão envolve menos a cor em si e mais a forma específica de utilização daquele sinal no mercado.

 

  1. Diferenciação também é propriedade intelectual

Muitas empresas acreditam que a proteção marcária se limita ao nome ou ao logotipo.

 

Na prática, determinados elementos visuais podem se tornar tão fortemente associados a um produto que passam a representar um dos ativos mais valiosos da marca.

 

No mercado de luxo, muitas vezes é justamente esse reconhecimento imediato que sustenta parte significativa do valor econômico do produto.

 

Três lições para empresas, designers e marcas

 

  1. Proteja o que torna seu produto reconhecível

Nem sempre o maior ativo é o nome da empresa ou do produto.

 

Dependendo do caso, formatos, posicionamentos específicos, elementos visuais, embalagens e outros sinais distintivos podem merecer estratégias próprias de proteção. 

 

  1. Avalie riscos antes do lançamento

Uma análise prévia de anterioridades e de potenciais conflitos é muito mais eficiente do que enfrentar uma disputa depois que o produto já está no mercado.

 

A prevenção costuma custar menos do que uma reestruturação forçada de coleção, identidade visual ou estratégia comercial.

 

  1. Valor de marca é um ativo econômico real

A sola vermelha da Louboutin demonstra como um elemento visual pode transcender sua função estética e se transformar em um ativo empresarial de enorme valor.

 

Quanto mais forte for a associação entre determinado sinal e uma empresa, maior tende a ser a relevância estratégica da propriedade intelectual para o negócio.

 

No fim das contas, moda não é apenas sobre criar. É também sobre identificar, diferenciar e proteger aquilo que torna uma marca única.

 

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Advogado(a) autor(a) do comentário: Thais Pedace (OAB/SP 337716), Pedro Zardo Júnior (OAB/SP 263202) e Cesar Peduti Filho (OAB/SP 255.314), Peduti Advogados

 

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Se quiser saber mais sobre este tema, contate o autor ou o Dr. Cesar Peduti Filho. 

Entenda a disputa entre a empresa de Thiaguinho e o evento “Tardizinha Gospel” na justiça

A 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou recentemente um caso envolvendo o uso do termo “tardezinha” por duas empresas do setor de eventos musicais. De um lado, Paz & Bem Edições Musicais Ltda e Tardezinha Produções e Eventos Ltda, empresas ligadas ao cantor Thiaguinho e donas da marca “Tardezinha”. Do outro, Tardizinha Gospel Eventos Ltda e Juliano de Bitencourt Vargas, à frente da marca “Tardizinha Gospel”.

 

Evento “Tardezinha” do cantor Thiaguinho – Fonte: Divulgação

 

Evento “Tardizinha Gospel” da empresa Tardizinha Gospel Eventos Ltda

 

No caso em referência, as empresas de Thiaguinho, titulares de inúmeros registros de marca formados pelo termo “Tardezinha” e “A Poderosa Tardezinha” no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), para identificar atividades relacionadas a festas, produção de shows, apresentação de espetáculos e comércio varejista de produtos, ajuizaram com uma ação inibitória e indenizatória perante a Justiça do Estado de São Paulo, alegando que a Tardizinha Gospel estaria usando sua marca de forma indevida, principalmente em suas redes sociais e website, o que configuraria concorrência desleal e violação do conjunto visual que identifica a marca (“trade dress”).

 

Website https://lojinha.tardizinhagospel.com/ do terceiro

 

Importante ressaltar que a ação movida pelas empresas de Thiaguinho tramitou perante a Justiça Estadual, em São Paulo. Nesse âmbito a discussão envolve a abstenção do uso da marca e eventual pedido de indenização, diferente da Justiça Federal, na qual se discute a anulação de ato administrativo do INPI, como por exemplo, a concessão de um registro de marca ou o seu indeferimento. 

 

No início do processo, a Justiça chegou a conceder uma liminar favorável às empresas de Thiaguinho, obrigando a Tardizinha Gospel a parar de usar a expressão nas redes sociais e no site. Essa decisão foi revertida logo em seguida, por meio de Recurso, fazendo com que as partes tivessem que aguardar o trâmite do processo para ter ciência da decisão.

 

Na sentença de primeira instância, o pedido das empresas de Thiaguinho foi julgado improcedente. Embora tenham recorrido, o relator, desembargador Fortes Barbosa, manteve o entendimento anterior.

 

O argumento central da decisão é que a palavra “tardezinha” sozinha não seria suficiente para gerar exclusividade ampla. Segundo o acórdão, uma marca não se resume a uma única palavra, mas a um conjunto de elementos, grafismo, cores e identidade visual completa, e esse conjunto, no caso, era suficientemente diferente entre as duas marcas. 

 

Os desembargadores também destacaram que o termo “tardezinha” já seria amplamente usado no mercado de shows e eventos musicais como referência genérica a apresentações feitas no período da tarde, o que enfraquece a possibilidade de exclusividade total sobre a palavra. Esse tipo de marca, também chamada de “marca fraca” ou “evocativa”, tem proteção mais limitada justamente por ser formada por expressão de uso comum. A decisão citou precedentes do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido, reforçando que marcas evocativas não podem impedir que terceiros de boa-fé usem termos parecidos.

 

Outro ponto levado em conta foi o público de cada marca. Enquanto os eventos de Thiaguinho têm apelo para o público geral, a Tardizinha Gospel está direcionada principalmente ao público cristão, o que, na visão do desembargador, minimizaria bastante o risco de confusão entre as marcas.

 

Esse caso mostra que análise de violação de marca vai além de simplesmente comparar palavras parecidas. É preciso levar em conta o conjunto visual completo, o grau de originalidade, o público de cada marca e o risco real de confusão entre os consumidores. 

 

Isso reforça porque vale a pena contar com uma avaliação jurídica desde o momento da escolha do nome de uma marca, e não só depois que surge o conflito. Entender com antecedência o nível de proteção que aquele nome vai ter ajuda a evitar expectativas equivocadas, e orienta sobre qual tipo de ação seria cabível em cada situação, seja para impedir o uso por terceiros, seja para buscar reparação por eventuais danos.

 

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Advogado(a) autor(a) do comentário: Nathália Elizabeth Leite Vituriano da Silva (OAB/SP 424.654), Pedro Zardo Júnior (OAB/SP 263.202) e Cesar Peduti Filho (OAB/SP 255.314), Peduti Advogados

Fonte: 

Thiaguinho perde processo contra uso da marca ‘Tardizinha gospel’; empresa do cantor recorre da decisão

(https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2026/09/18/thiaguinho-perde-processo-contra-uso-da-marca-tardizinha-gospel-empresa-do-cantor-vai-recorrer.ghtml) 

Thiaguinho x Tardizinha gospel: cantor tem derrota em processo

(https://www.terra.com.br/diversao/musica/meu-sonora/samba-e-pagode/thiaguinho-x-tardizinha-gospel-cantor-tem-derrota-em-processo,b494284c3d1981a2432599416b19682acge9h1nw.html?utm_source=clipboard)

TJ/SP nega violação da marca “Tardezinha” e autoriza “Tardizinha Gospel”

(https://www.migalhas.com.br/quentes/462543/tj-sp-nega-violacao-da-marca-tardezinha-e-autoriza-tardizinha-gospel)

Thiaguinho perde ação para barrar ‘Tardizinha Gospel’; empresas recorrem… – (https://www.uol.com.br/splash/noticias/2026/09/18/thiaguinho-tardezinha.ghtm?cmpid=copiaecola) 

 

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Se quiser saber mais sobre este tema, contate o autor ou o Dr. Cesar Peduti Filho.

Patentes de áudio espacial colocam Apple, Samsung e Google sob pressão nos EUA

Recentemente, três conhecidas big techs – Apple, Samsung e Google – passaram a figurar em uma disputa relacionada a patentes de áudio espacial após a abertura de uma investigação formal pela Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos (USITC).

 

A investigação teve origem em uma queixa apresentada, em agosto de 2026, pela BoomCloud 360, empresa californiana pouco conhecida, especializada em tecnologias de aprimoramento e otimização de áudio.

 

A BoomCloud 360 alega ser titular de três patentes relacionadas a tecnologias de áudio espacial, recurso que busca proporcionar uma experiência sonora mais imersiva em smartphones, fones de ouvido e outros dispositivos eletrônicos. Segundo a empresa, tais tecnologias estariam sendo utilizadas sem autorização por Apple, Samsung e Google em determinados produtos comercializados nos Estados Unidos.

 

Em razão dessas alegações, a BoomCloud solicitou à USITC a adoção de medidas que poderão restringir a importação e a comercialização dos produtos supostamente infratores no país, incluindo uma ordem de exclusão limitada e ordens de cessação e abstenção.

 

 

O procedimento ainda está em fase inicial e, até o momento, não há decisão sobre a ocorrência de infração ou sobre a adoção das medidas solicitadas.

 

Independentemente do desfecho da disputa, o caso evidencia a relevância dos ativos de propriedade intelectual no ambiente empresarial contemporâneo. Embora o litígio envolva empresas de tecnologia, a importância de proteger adequadamente uma inovação e de avaliar previamente a existência de direitos de terceiros é uma preocupação que se aplica a organizações de qualquer porte e segmento.

 

Patentes, marcas, softwares, desenhos industriais, segredos de negócio e outros ativos intangíveis frequentemente representam parcela significativa do valor de uma empresa. Por isso, sua gestão deve fazer parte da estratégia do negócio desde as fases iniciais de desenvolvimento de novos produtos e tecnologias.

 

Por fim, o caso também reforça a importância de uma estratégia de proteção patentária alinhada aos mercados de interesse da empresa. Afinal, a proteção de uma invenção não se limita ao país em que ela foi desenvolvida: a avaliação de oportunidades de proteção perante o INPI e em jurisdições estrangeiras pode ser determinante para preservar investimentos em inovação, fortalecer a posição competitiva da empresa e abrir oportunidades de exploração comercial e licenciamento em escala internacional.

 

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Advogado(a) autor(a) do comentário: Fernanda Carmagnani Rodrigues (OAB/SP 382.023), Pedro Zardo Júnior (OAB/SP 263.202) e Cesar Peduti Filho (OAB/SP 255.314), Peduti Advogados

Fontes: 

Fim do áudio espacial? Apple, Samsung e Google podem ter vendas proibidas por disputa de patente

(https://www.tudocelular.com/musica/noticias/n263281/fim-audio-espacial-apple-samsung-google-patente.html) 

Google, Apple e Samsung são processadas por violação de patentes de áudio espacial

(https://www.notibrasil.com.br/sociedade/noticia-google-apple-samsung-so-processadas-violaco-patentes-audio-espacial-20260918163037.html) 

Por trás da proibição de áudio espacial: BoomCloud transfere custos para gigantes da tecnologia, segundo Semalt

(http://eskiweb.radyo.itu.edu.tr/flash/caz.html?live-blog-33581467-2026-09-20-por-tras-da-proibicao-de-audio-espacial-boomcloud-transfere-custos-para) 

 

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Se quiser saber mais sobre este tema, contate o autor ou o Dr. Cesar Peduti Filho.

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Nova temporada da série “Monstros” e o limite da liberdade criativa em obras baseadas em fatos reais

A nova temporada da famosa série “Monstros”, criada pelo produtor Ryan Murphy, retrata um dos casos criminais mais famosos nos Estados Unidos e que tem em seu centro Lizzie Borden, uma mulher acusada de ter assassinado seu pai e madrasta com um machado em 1892, e que, após julgamento, foi absolvida, de modo que até hoje o crime permanecesse sem solução. 

 

Tendo em vista a não resolução do caso, não é possível concluir de fato o que ocorreu na época do crime, o que abre margem para diversas teorias pensadas por pesquisadores e fãs de true crime. 

 

Nesse sentido, Ryan Murphy, conhecido por retratar crimes reais com um toque de fantasia, se aproveita dessas teorias na nova temporada de sua série “Monstros” e cria um cenário no qual Lizzie de fato teria assassinado seus pais, retratando como o crime teria ocorrido, planejamentos e como era o relacionamento entre todos os envolvidos, vinculando como também como praticante do crime a empregada “Maggie. 

 

A história construída por Murphy faz com que pensemos acerca dos limites da liberdade criativa em obras que são baseadas em fatos reais. 

 

Pensando no cenário das leis vigentes no Brasil, a série criada por Ryan Murphy é protegida, já que a Lei de Direitos Autorais não impõe que a proteção está vinculada à veracidade da obra: 

 

Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro [..]

 

Pelas normas voltadas à Propriedade intelectual, não há regulação de conteúdos em obras com relação a pessoas retratadas nelas, mesmo que ocorra a imputação de crimes. 

 

 

Art. 8º Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta Lei:

I – as idéias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais;

 

Ademais, pelo disposto no artigo 8º da Lei de Direitos Autorais, ideias são excluídas da proteção autoral, de modo que, criar uma ideia de Lizzie Borden comete os crimes é uma ato livre e não depende de autorização de quem possa, previamente a ele, ter criado essa hipótese: 

 

Art. 8º Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta Lei:

I – as ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais;

 

Ressalta-se que, todo o material e decisões utilizados em seu julgamento são passiveis de acesso e podem ser reproduzidos na obra sem autorização: 

 

Art. 8º Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta Lei:

 IV – os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais;

 

Entretanto, os limites criativos encontram proteção no Código Penal, como por exemplo quanto à calúnia contra quando a pessoa é falecida (artigo 138, parágrafo 2º do Código penal), em nosso Código Civil, que proíbe de utilizar os nomes das pessoas em representações que às exponham ao desprezo público, mesmo que sem intenção de difamá-las (artigo 17 do Código Civil), e, por fim, em nossa Constituição Federa, que garante proteção à honra e imagem. 

 

Por fim, importante relembrar o fato de que o ocorrido aconteceu há mais de 100 anos, de modo que os riscos envolvendo à série são baixos.  Entretanto, casos como esses nos levam a pensar de forma prática de como poderia ser a aplicação da legislação em caso como esses, em especial, de situações mais atuais.

 

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Advogado(a) autor(a) do comentário: Daniela Monteiro Russo (OAB/SP 495813), Pedro Zardo Júnior (OAB/SP 263.202) e Cesar Peduti Filho (OAB/SP 255.314), Peduti Advogados

 

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Jogos digitais, licença de uso e direito do consumidor: o que o jogador realmente adquire ao clicar em “comprar”?

A migração do mercado de games para a distribuição digital alterou a forma como os jogadores acessam seus títulos. O disco guardado na estante tem dado lugar a bibliotecas virtuais vinculadas a uma conta e a uma plataforma, nas quais o jogo é baixado e executado de acordo com as condições estabelecidas pela empresa que o disponibiliza.

 

A comodidade desse modelo, contudo, suscita uma questão que muitos consumidores somente percebem quando enfrentam algum problema: afinal, o que se adquire ao clicar no botão “comprar” de uma loja virtual?

 

A questão voltou ao centro do debate em agosto de 2026, quando a Sony enviou a usuários da PlayStation, principalmente com contas na Europa e no Reino Unido, e-mails com os termos atualizados da plataforma para jogos e serviços. Entre os trechos que mais repercutiram está a cláusula do contrato de licença segundo a qual “o Software é licenciado para você, não vendido”. O documento descreve a licença concedida como limitada, não exclusiva, intransferível e pessoal, destinada ao uso privado e não comercial no dispositivo para o qual o software foi projetado, e reserva à empresa os direitos não atribuídos expressamente ao usuário, incluindo a propriedade intelectual sobre o jogo.

 

Os termos não são novos, e modelos semelhantes são adotados por outras plataformas do setor. O momento da comunicação, porém, chamou atenção. A empresa anunciou que deixará de produzir jogos em mídia física para o PlayStation a partir de janeiro de 2028, o que tende a tornar a distribuição digital o único canal de acesso aos novos títulos da plataforma.

 

O tema também chegou à Justiça dos Estados Unidos. Em junho de 2026, quatro jogadores ajuizaram ação coletiva na Justiça Federal do Distrito Norte da Califórnia alegando que a PlayStation Store utiliza botões como “Buy Now” e “Confirm Purchase” sem as informações exigidas pela AB 2426, lei californiana que obriga o vendedor de bens digitais a esclarecer ao consumidor quando a “compra” corresponde, na verdade, a uma licença. Em manifestação apresentada em 21 de agosto, a Sony pediu que a disputa seja submetida a arbitragem individual e, subsidiariamente, que a ação seja extinta, sustentando que um consumidor razoável não seria induzido a erro, uma vez que os termos de licença são aceitos antes da conclusão da transação. A audiência para análise do pedido foi designada para 1º de outubro, em São Francisco.

 

 

No Brasil, a lógica da licença encontra respaldo legal. Os programas de computador são protegidos pelo regime de direitos autorais, com disciplina específica na Lei nº 9.609/1998 (Lei do Software), segundo a qual o uso de programa de computador no país é objeto de contrato de licença. Jogos eletrônicos, por sua vez, reúnem o software e diversas outras obras protegidas, como roteiro, trilha sonora, personagens e elementos visuais, cuja titularidade permanece com seus criadores ou com quem detém os respectivos direitos. O pagamento feito pelo jogador confere, portanto, o direito de utilizar o jogo nos termos contratados, sem transferir a titularidade da obra.

 

Isso não encerra a análise. Quando o jogo é oferecido ao consumidor final, a relação também se submete ao Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), que assegura o direito à informação adequada e clara sobre produtos e serviços, coíbe a publicidade enganosa e exige que as cláusulas limitativas de direitos em contratos de adesão sejam redigidas com destaque, de modo a permitir sua imediata e fácil compreensão. O ponto sensível está menos na validade do licenciamento e mais na forma como ele é comunicado ao consumidor no momento da contratação.

 

Os efeitos práticos ajudam a dimensionar o problema. Uma licença intransferível impede, em regra, a revenda ou o empréstimo do jogo, práticas comuns no mercado de mídia física. O acesso ao conteúdo também fica atrelado à conta e às regras da plataforma, e os próprios termos da PlayStation preveem a perda do acesso em caso de encerramento da conta, como nas hipóteses de banimento. A continuidade dos serviços online da empresa, por sua vez, escapa ao controle do jogador. Quanto maior a distância entre o que o contrato prevê e a expectativa criada pela linguagem de venda, maior tende a ser o espaço para questionamentos.

 

O assunto também começa a alcançar o Legislativo brasileiro. Segundo a reportagem do Voxel, um projeto de lei inspirado no movimento Stop Killing Games, que defende a preservação do acesso a jogos já adquiridos, começou a tramitar no país. Questões como a continuidade do acesso a conteúdos pagos, a preservação de jogos e a transferência de ativos digitais tendem a ocupar espaço crescente nas discussões jurídicas nacionais.

 

Para desenvolvedoras, publicadoras e plataformas de distribuição, o cenário recomenda revisar termos de uso, contratos de licença e o próprio fluxo de compra, verificando se as limitações relevantes são apresentadas de forma clara e destacada antes da conclusão da transação. A mesma cautela vale para empresas que comercializam outros bens digitais, como e-books, filmes, músicas e aplicativos. Para os consumidores, compreender a natureza do que se adquire permite avaliar riscos e fazer escolhas mais informadas.

 

O episódio envolvendo a PlayStation evidencia uma discussão que tende a ganhar relevância à medida que avança a distribuição digital. Embora o licenciamento constitua instrumento legítimo e amplamente utilizado na exploração econômica de obras intelectuais, sua compatibilização com as normas de proteção ao consumidor exige que a natureza da contratação, suas limitações e seus efeitos práticos sejam apresentados com clareza antes da conclusão da transação.

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Advogado(a) autor(a) do comentário: Enzo Mardegan Melo, Pedro Zardo Júnior (OAB/SP 263.202) e Cesar Peduti Filho (OAB/SP 255.314), Peduti Advogados

Fonte: Voxel (Estadão) · PlayStation lembra jogadores que vende uma licença de uso, e não games, em sua loja

Tom’s Hardware · Sony argues “reasonable consumers would not be misled” into believing they own digital games in class action motion

Lei nº 9.609/1998 · Lei do Software (Planalto)

Lei nº 8.078/1990 · Código de Defesa do Consumidor (Planalto)

 

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INPI (Brasil) e INDECOPI (Peru) iniciam projeto de exame colaborativo de pedidos de patente

INPI (Brasil) e INDECOPI (Peru) iniciam projeto de exame colaborativo de pedidos de patente

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e o Instituto Nacional de Defesa da Concorrência e da Proteção da Propriedade Intelectual do Peru (INDECOPI) deram início a um projeto de exame colaborativo de pedidos de patente, voltado inicialmente a invenções nas áreas de Farmácia e Biotecnologia.

 

A iniciativa envolve pedidos internacionais depositados via PCT que possuam pedidos correspondentes tanto no Brasil quanto no Peru. Para selecionar os casos participantes, os dois escritórios identificaram previamente famílias de patentes presentes nas duas jurisdições e definiram, de forma consensual, os pedidos que integrariam o projeto.

 

O modelo adotado prevê uma cooperação técnica entre os examinadores ao longo da tramitação do pedido. Após a designação das equipes responsáveis, são realizadas reuniões em diferentes fases do exame. Em um primeiro momento, os examinadores discutem os resultados das buscas realizadas. Posteriormente, são trocadas impressões sobre os aspectos relacionados ao exame substantivo do pedido. Ao final da análise, uma nova reunião permite comparar os resultados obtidos e discutir as manifestações eventualmente apresentadas pelos depositantes durante o procedimento.

 

Apesar da colaboração, cada escritório mantém total autonomia em suas conclusões. O INPI esclareceu que os examinadores brasileiros continuarão utilizando suas próprias bases de dados, ferramentas de busca e critérios de análise, sempre em conformidade com a legislação e as diretrizes vigentes no Brasil. Assim, a participação de um pedido na iniciativa não implica harmonização obrigatória de resultados nem vinculação das decisões tomadas por cada autoridade.

 

INPI (Brasil) e INDECOPI (Peru) iniciam projeto de exame colaborativo de pedidos de patente

 

Outro ponto relevante é que o projeto não altera o procedimento administrativo regular dos pedidos selecionados. Segundo o INPI, a principal consequência prática da inclusão no programa é a antecipação do início do exame técnico. Uma vez iniciado, porém, o pedido seguirá normalmente todas as etapas previstas no fluxo ordinário de exame da autarquia.

 

A iniciativa reflete uma tendência internacional de intensificação da cooperação entre escritórios de propriedade intelectual, especialmente em áreas tecnológicas de alta complexidade. Ao promover a troca de informações e experiências entre examinadores, projetos dessa natureza podem contribuir para maior eficiência na análise dos pedidos e para o fortalecimento da qualidade técnica dos exames, preservando, ao mesmo tempo, a independência decisória de cada jurisdição.

 

Do ponto de vista empresarial, a iniciativa merece atenção de empresas que possuem portfólios de patentes ou estratégias de expansão comercial no Brasil, no Peru e em outros mercados da América Latina. A proteção de ativos de propriedade intelectual em múltiplas jurisdições exige, cada vez mais, uma estratégia coordenada de tramitação dos pedidos de patente, considerando não apenas as particularidades de cada legislação, mas também o momento e a forma de apresentação de argumentos, emendas e documentos técnicos perante diferentes escritórios.

 

Nosso escritório está à disposição para avaliar os possíveis impactos do projeto sobre portfólios de patentes no Brasil e no Peru, bem como para apoiar titulares e empresas na definição de estratégias coordenadas de gestão de pedidos de patente (prosecution) e proteção internacional de suas tecnologias, sempre considerando as particularidades jurídicas, técnicas e comerciais de cada situação.

 

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Advogado(a) autor(a) do comentário: Patrícia Aragão Lusoli (OAB/SP 190.552), Lígia Ferreira Marcondes Rocha (OAB/SP 224.247) e Cesar Peduti Filho (OAB/SP
255.314), Peduti Advogados

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Se quiser saber mais sobre este tema, contate o autor ou o Dr. Cesar Peduti Filho.

Uso de marca de terceiros: até onde vai o direito de comercializar produtos?

A utilização de marcas de terceiros no comércio pode parecer, à primeira vista, uma questão simples. Empresas frequentemente revendem produtos fabricados por outras companhias e, para apresentá-los ao consumidor, precisam identificar as marcas sob as quais são comercializados. A controvérsia surge quando essa referência deixa de cumprir função meramente informativa e passa a sugerir que um produto próprio possui origem, autorização ou vínculo empresarial com o titular da marca.

 

O problema surge quando essa utilização deixa de ser uma referência ao produto de terceiro e passa a funcionar como elemento de identificação de uma mercadoria própria. Nessa situação, o uso da marca pode ultrapassar os limites da atividade comercial legítima e atingir diretamente o direito de exclusividade assegurado ao titular.

 

Essa distinção esteve no centro de recente discussão judicial sobre o emprego de marca alheia na comercialização de produto próprio. O caso evidencia que a análise não se limita à presença material do sinal na embalagem ou na publicidade, mas exige verificar a função que ele desempenha na apresentação do produto ao mercado.

 

No direito brasileiro, a marca possui uma função econômica bastante definida: distinguir produtos ou serviços de determinada origem daqueles oferecidos por outros agentes do mercado.

 

A Lei nº 9.279/1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, estabelece, em seu artigo 129, que a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido, assegurando-se ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, sem prejuízo das limitações previstas na própria legislação.

 

Não se trata, portanto, de proteger apenas uma palavra, um desenho ou um símbolo. A proteção alcança a capacidade daquele sinal de identificar a origem empresarial de determinado produto ou serviço.

 

Referência informativa e uso da marca como identificação de produto próprio

 

Se uma empresa comercializa um produto fabricado por outra companhia, é natural que a marca do fabricante apareça na divulgação e na oferta daquele produto. Isso faz parte da própria dinâmica do mercado.

 

Situação distinta ocorre quando uma empresa fabrica ou comercializa produto próprio e emprega a marca de terceiro de modo capaz de induzir o consumidor a acreditar na existência de vínculo empresarial, comercial, contratual ou de origem que não corresponde à realidade.

 

A legislação brasileira reconhece situações em que comerciantes e distribuidores podem utilizar a marca de terceiros.

 

O artigo 132, inciso I, da Lei de Propriedade Industrial estabelece que o titular não pode impedir comerciantes ou distribuidores de utilizar seus próprios sinais distintivos juntamente com a marca do produto na promoção e comercialização de produtos legítimos. A permissão, portanto, protege a atividade de revenda e divulgação, mas não autoriza o emprego da marca para atribuir origem diversa a produto fabricado ou comercializado pelo próprio anunciante.

 

A regra é importante porque evita que o direito marcário seja utilizado para impedir a própria circulação de produtos no mercado.

 

Considere, por exemplo, uma loja que comercialize produtos de determinado fabricante. O estabelecimento pode informar que vende aquela marca e empregar sua identificação para apresentar ao consumidor os produtos legítimos que oferece, desde que não sugira vínculo ou autorização além dos efetivamente existentes.

 

Nesse contexto, a marca está sendo empregada para indicar a origem do produto que efetivamente foi colocado no mercado pelo titular.

 

A situação muda quando a marca é utilizada para identificar produto que não pertence àquela origem empresarial.

 

 

Nesse caso, o debate deixa de ser simplesmente comercial e passa a envolver a possibilidade de confusão ou associação indevida entre empresas e produtos.

 

Um dos fundamentos centrais da proteção conferida às marcas é justamente evitar que o consumidor seja levado a uma conclusão equivocada sobre a procedência de determinado produto.

 

A Lei nº 9.279/1996 também impede, em seu artigo 124, inciso XIX, o registro de sinal que reproduza ou imite marca alheia registrada para distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, quando a reprodução ou imitação for suscetível de causar confusão ou associação com a marca anterior.

 

Essa preocupação ajuda a compreender por que o uso indevido de uma marca pode produzir efeitos que vão muito além da disputa entre duas empresas.

 

Quando uma companhia utiliza a marca de outra para apresentar seu próprio produto, pode estar se apropriando de um elemento de identificação que foi construído por terceiro ao longo do tempo.

 

O consumidor, diante daquela apresentação, pode associar o produto à empresa titular da marca, ainda que não exista qualquer vínculo entre as duas.

 

A questão, portanto, não se resume a saber se a marca aparece ou não na embalagem ou na publicidade. É necessário observar qual é a função desempenhada por aquele sinal no contexto da comercialização.

 

A própria legislação estabelece hipóteses em que o uso é permitido. O titular não pode, por exemplo, impedir determinadas referências feitas por distribuidores, comerciantes ou fabricantes de acessórios quando observadas as práticas leais de concorrência.

 

A distinção está na função atribuída ao sinal. Quando a marca apenas identifica os produtos legítimos revendidos pelo estabelecimento, seu uso pode ser informativo. Quando passa a identificar mercadoria própria do anunciante, pode criar percepção indevida de origem, autorização ou vínculo empresarial.

 

No primeiro caso, a referência pode estar cumprindo uma função meramente informativa. No segundo, a marca pode estar sendo utilizada para atribuir ao produto uma origem empresarial que não corresponde à realidade.

 

Essa distinção é especialmente relevante em um mercado no qual publicidade, comércio eletrônico e plataformas digitais aproximaram cada vez mais a apresentação do produto da própria experiência de compra.

 

O caso serve como alerta para empresas que trabalham com distribuição, fabricação, marcas próprias e comércio de produtos de terceiros.

 

A existência de uma relação comercial com o titular de determinada marca não significa, por si só, autorização para utilizar essa marca em qualquer produto ou finalidade.

 

Quando houver autorização para o uso da marca, seus limites devem ser definidos com clareza, especialmente quanto aos produtos abrangidos, às formas de apresentação do sinal, aos canais de comercialização e ao período de vigência. A licença de uso de marca é o instrumento pelo qual o titular ou depositante autoriza terceiro a explorar o sinal, conforme as condições pactuadas e os requisitos previstos na Lei de Propriedade Industrial.

 

Contratos, embalagens, materiais publicitários e anúncios devem, portanto, ser examinados em conjunto.

 

Uma empresa pode ter autorização para distribuir determinado produto e, ainda assim, não estar autorizada a utilizar a marca do fornecedor para identificar mercadoria de fabricação própria.

 

Essa diferença pode parecer pequena sob a perspectiva comercial, mas é juridicamente relevante: uma autorização para distribuir produtos não se estende automaticamente ao uso da marca do fornecedor em mercadorias próprias, embalagens, publicidade ou outros materiais capazes de sugerir origem ou vínculo empresarial inexistente.

 

Proteger a marca também significa preservar sua função de identificação de origem

 

A discussão revela uma característica importante do direito marcário: a proteção não está relacionada apenas à exclusividade formal de um nome ou símbolo.

 

A marca funciona como uma espécie de atalho para o consumidor. Ao reconhecê-la, ele associa aquele sinal a uma determinada origem empresarial, a determinados produtos e, muitas vezes, a um padrão de qualidade construído ao longo dos anos.

 

Permitir que terceiros utilizem esse mesmo sinal para identificar produtos próprios pode comprometer justamente essa função.

 

Por isso, a análise de eventuais violações deve levar em conta não apenas a reprodução literal da marca, mas também a maneira como ela é apresentada e a impressão que seu uso pode produzir no mercado.

 

No fim, a questão central é relativamente objetiva: a marca está sendo utilizada para identificar o produto de seu verdadeiro titular ou para conferir a um produto de terceiro uma aparência de vinculação que não existe?

 

A resposta depende das circunstâncias concretas de cada caso, mas a distinção é fundamental.

 

Para as empresas, a principal lição é que o uso comercial de marca alheia exige cautela e análise contextual. Revender, anunciar ou mencionar produto de terceiro pode ser legítimo quando o sinal identifica a mercadoria autêntica e o uso observa as práticas leais de concorrência. Empregar essa mesma marca para identificar produto próprio, sugerir autorização inexistente ou criar associação indevida configura situação juridicamente distinta e pode gerar consequências no campo da propriedade industrial e da concorrência desleal.

 

Mais do que proteger um sinal distintivo, a regra busca preservar a relação de confiança formada entre marca, empresa e consumidor.

 

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Autores do comentário: Gabrielle Souza Silva Fernandes (OAB/SP nº 513.944), Pedro Zardo Júnior (OAB/SP nº 263.202) e Cesar Peduti Filho (OAB/SP nº 255.314), do escritório Peduti Advogados.

Fonte: 

https://conjur.com.br/2026-set-07/empresa-nao-pode-usar-marca-alheia-para-vender-produto-proprio/   

 

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Para saber mais sobre o tema, entre em contato com os autores ou com o Dr. Cesar Peduti Filho.

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TRF-2 mantém nulidade da marca LACTOFULL: registro concedido pelo INPI não afasta o risco de colidência

Ao decidir a Apelação Cível nº 5066721-34.2024.4.02.5101, a 1ª Turma Especializada do TRF da 2ª Região manteve, por unanimidade, a nulidade do registro da marca mista LACTOFULL, por colidência com a marca nominativa LACTOFUR, ambas destinadas a produtos veterinários da Classe 05. O acórdão é de 25 de agosto de 2026, sob a relatoria do juiz federal convocado Marcelo Leonardo Tavares.

 

O registro para a marca LACTOFUR (nº 906794846) foi depositado em 23 de setembro de 2013 e concedido em 14 de junho de 2016, para medicamentos de uso veterinário e preparações veterinárias. Já o registro para a marca LACTOFULL (nº 917864344) foi depositado em 1º de agosto de 2019 e concedido em 28 de julho de 2020, para suplementos nutricionais e alimentares para animais, preparações veterinárias e vitamínicas, vitaminas e sais minerais, entre outros. 

 

A titular do registro da marca anterior, Ouro Fino Saúde Animal, ajuizou ação de nulidade contra o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI e a titular do registro da marca LACTOFULL, Botupharma Indústria e Comércio de Produtos Veterinários Ltda, sendo o pedido julgado procedente em 1ª instância.

 

Em apelação, a Botupharma buscava a reforma da sentença com base na baixa distintividade do prefixo “LACTO”, na coexistência de outros registros formados pelo termo, na ausência de prova de confusão, bem como na decisão de registrabilidade do INPI.

 

Mas o que diz a lei e como o INPI analisa a colidência?

 

O fundamento é o artigo 124, inciso XIX, da Lei da Propriedade Industrial, que veda o registro de reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação. O voto exige quatro pressupostos: registro anterior, afinidade entre os produtos, reprodução ou imitação do sinal e potencial de confusão ou associação.

 

O Manual de Marcas do INPI (item 5.11) – diretrizes da Autarquia Federal – segue a mesma lógica. A análise parte da impressão de conjunto, considerando ao mesmo tempo os aspectos gráfico, fonético e ideológico, e depois verifica a afinidade mercadológica. Quanto menor a semelhança entre os sinais, maior precisa ser a afinidade entre os produtos para haver risco. O Manual também reconhece que elementos de uso comum reduzem o risco de confusão, mas não o eliminam.

 

E o prefixo “LACTO” não era fraco?

 

Sim, e o Tribunal reconheceu isso. O prefixo é evocativo e muito usado no segmento veterinário, o que restringe o alcance da exclusividade. Mas a fraqueza do prefixo não autoriza reproduzir o que vem depois dele. Ou seja: a colidência não decorre do “LACTO”, e sim da reprodução praticamente integral da sequência “LACTOFU”, com diferença apenas nas terminações “R” e “LL”. A consulta à base do INPI juntada ao voto, realizada em julho de 2026, mostrou diversos registros com “LACTO”, mas apenas dois com “LACTOFU”: justamente as marcas em conflito.

 

 

Os elementos gráficos da LACTOFULL, com tipografia convencional, cor única e sublinhado, não deram identidade própria ao conjunto, e o relator afastou a aplicação da teoria da distância. Somaram-se a isso a identidade de segmento, de canais de distribuição e de público. O consumidor de referência é o comum, não especializado, que apreende as marcas de forma global e imperfeita e pode supor que se trata de linhas de uma mesma família.

 

E os demais argumentos da apelante?

 

Sobre a prova de confusão, a vedação tem caráter preventivo e prospectivo: basta a aptidão do sinal para causar confusão ou associação indevida, sem necessidade de demonstrar episódios concretos, desvio de clientela ou prejuízo. Sobre a coexistência, a convivência de fato por certo período não convalida registro concedido em desconformidade com a lei. Para reforçar a proteção das marcas fracas contra reproduções, o voto transcreve trecho do REsp 2.167.759/RJ (Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 10/6/2025), em que o Superior Tribunal de Justiça – STJ entendeu que, entre empresas do mesmo ramo e sinais muito semelhantes, a confusão é evidente e basta a sua possibilidade.

 

E a decisão de mérito do INPI que deferiu e concedeu o registro?

 

O INPI que concedeu o registro da LACTOFULL. Para o relator, as manifestações técnicas da Autarquia são relevantes e devem ser consideradas, mas não vinculam o Judiciário, a quem compete o controle de legalidade dos atos administrativos. Por isso a nulidade foi declarada em sentido diverso da conclusão administrativa. Vale lembrar que, pelo artigo 175 da LPI, a ação de nulidade tramita na Justiça Federal e o INPI intervém no feito quando não for o autor. A autarquia participa e sua posição pesa, mas o juiz não fica atrelado a ela.

 

Qual o real impacto da decisão?

 

A nulidade produz efeitos desde a data do depósito (artigo 167), de modo que todo o investimento construído sobre a marca perde a base jurídica desde o início.

 

A ação pode ser proposta em até cinco anos da concessão (artigo 174), o juiz pode suspender liminarmente o registro e o uso da marca (artigo 173, parágrafo único) e ainda há a possibilidade de perdas e danos (artigo 209). No caso, os honorários foram majorados em 2% na apelação.

 

Diante desse cenário, algumas cautelas são recomendáveis: (i) na busca de anterioridades, observar o núcleo distintivo do sinal e não apenas o conjunto inteiro; (ii) avaliar a afinidade pelos critérios do Manual, e não apenas pela classe; (iii) verificar se a marca anterior está em uso, já que a caducidade (artigo 143) pode ser requerida após cinco anos da concessão; e (iv) considerar o direito de precedência do artigo 129, § 1º, para quem já usava o sinal de boa-fé há pelo menos seis meses na data do depósito.

 

A decisão reforça que a reduzida distintividade de um elemento evocativo limita a exclusividade sobre esse componente, mas não legitima a reprodução do núcleo distintivo de marca anterior. Mais do que obter o registro perante o INPI, uma estratégia marcária consistente exige avaliar, desde a escolha do sinal, sua capacidade de diferenciação e o risco de conflito com direitos preexistentes.

 

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Advogado(a) autor(a) do comentário: Natalia Eleutério Garcia Gazote, Pedro Zardo Junior e Cesar Peduti Filho, Peduti Advogados

“TRF-2 anula registro da marca Lactofull por semelhança com Lactofur”: https://www.migalhas.com.br/quentes/465492/trf-2-anula-registro-da-marca-lactofull-por-semelhanca-com-lactofur

 

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Se quiser saber mais sobre este tema, contate o autor ou o Dr. Cesar Peduti Filho.

O uso prévio de boa-fé e o registro de marca

O direito brasileiro de marcas repousa sobre o sistema atributivo, consagrado no artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial, segundo o qual a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido, que assegura ao titular o uso exclusivo em todo o território nacional. Esse modelo, inspirado na lógica do first to file, confere previsibilidade ao mercado e premia quem primeiro formaliza o pedido junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 

 

Ocorre que o próprio legislador reconheceu que a rigidez formal do registro não pode atropelar situações de legítima apropriação fática do sinal, e por isso abriu exceções ao princípio atributivo, entre as quais se destaca o direito de precedência do uso anterior, previsto no parágrafo primeiro do mesmo dispositivo. O uso prévio surge, assim, como corretivo de equidade dentro de um sistema desenhado para privilegiar a segurança jurídica, permitindo que quem de boa-fé já explorava a marca no mercado não seja simplesmente desapossado por um depositante de última hora.

 

Para que a alegação de uso prévio prospere, é indispensável o preenchimento cumulativo de pressupostos legais rigorosos. O pretendente deve comprovar que, na data da prioridade ou do depósito, já usava no País, há pelo menos seis meses, marca idêntica ou semelhante para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, tudo em regime de boa-fé. 

 

Cada um desses elementos tem função própria: a boa-fé afasta o oportunismo e o risco do aproveitamento parasitário; o uso no território nacional reflete o caráter territorial da proteção; a anterioridade em relação ao depósito e o prazo mínimo de seis meses conferem densidade temporal ao direito; e a identidade ou afinidade entre sinais e entre atividades delimita o alcance da proteção. Tratando-se de exceção a uma das regras sobre a qual se fundamentam os direitos marcários no Brasil, a interpretação é restritiva, e a ausência de qualquer um dos requisitos inviabiliza o reconhecimento do direito de precedência.

 

A discussão sobre o momento processual em que o uso prévio pode ser arguido foi, por longo tempo, fonte de insegurança, pois o INPI condicionava a alegação à apresentação de oposição dentro do prazo legal, antes da concessão do registro. 

 

O Superior Tribunal de Justiça, porém, já havia sinalizado que o direito de precedência poderia ser exercido a qualquer tempo, respeitado o prazo prescricional, inclusive como fundamento para a anulação de registro concedido. Essa leitura foi recentemente absorvida pela própria esfera administrativa, na medida em que a Procuradoria Federal Especializada junto ao INPI revisou o entendimento anterior e passou a admitir a alegação de precedência também em sede de processo administrativo de nulidade, superando a interpretação que a restringia ao período opositivo. 

 

O resultado prático é que o argumento pode hoje ser deduzido em qualquer fase do procedimento administrativo ou perante o Judiciário, o que amplia consideravelmente as janelas de atuação estratégica do usuário anterior.

 

 

O êxito da tese, contudo, depende de prova robusta, e é justamente aí que se concentram os maiores desafios em juízo. O ônus probatório recai integralmente sobre quem alega o uso prévio, e a jurisprudência exige a demonstração de uso ostensivo e contínuo, ou seja, um exercício público, sério e reiterado do sinal no mercado, capaz de criar vínculo entre a marca e a sua origem. A distinção entre o uso efetivo e o chamado uso de fachada, aquele mantido apenas para reservar o sinal ou simular direito, é ponto nevrálgico da controvérsia, pois o formalismo documental não supre a ausência de efetiva exploração econômica. Soma-se a isso a dificuldade natural de reconstituir fatos pretéritos, em que a prova testemunhal, embora admissível, mostra se frágil diante da exigência de continuidade, e em que a documentação envelhece, se extravia ou simplesmente nunca foi produzida com rigor.

 

A natureza da prova exigida impõe a mobilização de um acervo documental diversificado e coerente, que inclui notas fiscais, pedidos de compra, contratos de fornecimento, material publicitário, embalagens, fotografias datadas, catálogos, registros de domínio, páginas de internet arquivadas e contas em redes sociais, além dos registros contábeis e fiscais que emprestam lastro objetivo ao uso. 

 

Ainda, em razão da facilidade com que documentos podem ser alterados ou datados de forma fraudulenta, ganha relevância a certificação do conteúdo, obtida por meio de ata notarial, laudo pericial ou certificação digital com carimbo de tempo no padrão ICP, que conferem autenticidade e datação confiável aos elementos de prova. A consistência entre os documentos apresentados é igualmente decisiva, pois contradições internas comprometem a credibilidade do conjunto e fragilizam a tese perante o julgador.

 

No Recurso Especial 1.494.306, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, envolvendo construtoras que disputavam o sinal Ipê/ Ypê, a Corte reconheceu que o direito de precedência pode justificar a anulação de registro obtido por terceiro, ainda que a alegação não tenha sido formulada na via administrativa. Na mesma linha, o caso Seriprint consolidou o entendimento de que a precedência independe de impugnação durante o trâmite no INPI. Verifica-se, portanto, uma tendência a deslocar o eixo da discussão do formalismo registral para a tutela do uso anterior de boa-fé, observada a sofisticada exigência probatória.

 

Importa sublinhar, porém, que o argumento do uso prévio somente opera quando o titular do registro também não detinha uso anterior da marca na data do depósito. Ou seja, se o próprio titular comprovar que já explorava o sinal há mais de seis meses antes do pedido, a exceção perde o seu pressuposto material e a regra atributiva prevalece, cabendo o direito sobre a marca ao primeiro depositante. A lógica é de simetria: a precedência protege o usuário anterior contra o depositante oportunista, mas não pode ser invocada contra quem demonstra anterioridade ainda mais remota, sob pena de se inverter a finalidade do instituto e de se premiar o retardatário. 

 

Por isso, em disputas dessa natureza, a análise comparativa das datas de uso de ambas as partes é o verdadeiro divisor de águas, e o titular que documenta uso próprio anterior neutraliza, com eficácia, a tese defensiva.

 

Ao fim, o exame do uso prévio revela um sistema em permanente tensão entre a segurança proporcionada pelo registro e a justiça material reclamada pela boa fé, e a evolução recente, tanto no Judiciário quanto na esfera administrativa do INPI, aponta para um amadurecimento que aproxima o formalismo legal da realidade do mercado. O direito de precedência permanece como exceção de interpretação restritiva, mas de aplicação cada vez mais acessível, o que impõe aos operadores uma postura estratégica de longo prazo: documentar e certificar o uso desde o início, manter acervo probatório atualizado e monitorar prazos e janelas processuais. A quem usa a marca com seriedade, o instituto oferece proteção legítima contra o oportunismo; a quem apenas especula sobre o sinal, reserva o desfecho que a lógica atributiva sempre previu. O equilíbrio entre esses dois polos é, em última instância, a medida da maturidade do direito de marcas brasileiro.

 

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Advogado(a) autor(a) do comentário: Mariana Lima Di Pietro (OAB/SP 314.048), Thaís de Kassia R. Almeida Penteado (OAB/SP 373.753) e Cesar Peduti Filho (OAB/SP 255.314), Peduti Advogados

 

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Se quiser saber mais sobre este tema, contate o autor ou o Dr. Cesar Peduti Filho.