Violação de desenho industrial: quais as medidas cabíveis?

Violação de desenho industrial quais as medidas cabíveis

No Brasil, a violação de desenho industrial está prevista na Lei nº 9.279, conhecida como Lei de Propriedade Industrial. O desenho industrial, por sua vez, é protegido através do registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Esse registro protege as características que diferenciam o produto dos demais, sejam elas configurações externas de um objeto tridimensional ou um padrão dimensional (ornamental), aplicável a um objeto ou superfície.

Para obtenção de registro de desenho industrial, é necessário preencher alguns requisitos, como: novidade, originalidade e aplicação industrial.

Para ser considerado novo, o desenho industrial não deve ter sido tornado público antes da data do depósito (com algumas exceções previstas no artigo 12, da Lei de Propriedade Industrial). O requisito da originalidade, por sua vez, exige um passo criativo que justifique o direito ao registro da forma. E, por fim, a aplicação industrial exige que as formas do desenho industrial possam ser reprodutíveis.

Desenho industrial: como funciona o registro?

Para garantir os direitos de proteção à propriedade industrial, é preciso realizar o pedido no INPI.

O pedido pode ser feito pelo site do instituto, por meio de um peticionamento eletrônico ou em uma das unidades espalhadas pelo país.

Para evitar a violação de desenho industrial e protegê-los, é preciso apresentar um conjunto de informações, preencher o requerimento de depósito e efetuar o pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU).

Dentro desse conjunto de informações, é preciso apresentar:

  • Os relatórios, desenhos e reivindicações, quando houver, que devem estar incluídos nos padrões estabelecidos pela normativa;
  • Documentos de procuração, quando houver, de prioridade e de cessão;
  • Se for necessário, o prazo legal estabelecido para a sua apresentação também deve ser apresentado.

 

Violação de desenho industrial quais as medidas cabíveis

 

Recomendações do INPI

Para evitar a violação de desenho industrial, é preciso reconhecer as diferenças na maneira de depositar os seus diferentes tipos (tridimensional ou bidimensional). Por isso, leia a legislação sobre o assunto.

Depois disso, faça o cadastro no e-INPI, emita e pague a GRU (guarde o número criado para utilizá-lo posteriormente). Com isso, você pode dar início ao processo no sistema online, utilizando o número da GRU já pago, fazendo o registro do desenho industrial e preenchendo o formulário.

Após esses procedimentos, o processo acontecerá em duas etapas principais: o exame formal preliminar e o exame técnico. É importante, porém, acompanhar o processo, pois cada etapa pode exigir adequações, que geram novas taxas e prazos.

Esse acompanhamento deve ser feito pela Revista da Propriedade Industrial (RPI).

Por fim, após a publicação da concessão, serão emitidos os Certificados de Registro de Desenho Industrial, remetidos à unidade regional do INPI ou à recepção do RJ em casos de encaminhamento via postal.

A Peduti Advogados é especializada em Propriedade Intelectual e conta com mais de 40 anos de tradição nos âmbitos nacional e internacional, oferecendo assessoria completa nas áreas de Direito Autoral, Propriedade Industrial (marcas, patentes, desenhos industriais, softwares e transferência de tecnologia) e Direito de Entretenimento.

Proteção garantida

Se ocorrer tudo certo com o processo, você terá proteção dos aspectos ornamentais do seu objeto industrial.

Lembrando que essa proteção vale apenas para características como formas, padrões, estampas e outras inovações.

Portanto, aspectos técnicos, funcionais, cores ou logotipos não são aplicados à proteção desse registro.

Contudo, você terá o direito de impedir que terceiros produzam, utilizem, importem ou vendam o desenho industrial registrado sem o seu consentimento.

O que fazer em casos de violação de desenho industrial?

No caso de violação de desenho industrial, o titular do registro poderá ingressar com uma ação combinatória na justiça estadual.

Somente por uma ação judicial será possível coibir essa violação e proibir terceiros de utilizarem dos seus desenhos registrados.

Com essa ação, você também pode buscar uma indenização por danos materiais e até mesmo morais, que serão calculados no processo. Portanto, é necessário se manter atento a possíveis violações dos seus direitos, registrando e acompanhando corretamente as suas criações.

Sendo assim, você garante que toda violação de desenho industrial seja responsabilizada e consegue manter o seu negócio sem prejuízos.

 

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Se quiser saber mais sobre este tema, contate o autor ou o Dr. Cesar Peduti Filho.

 

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A impossibilidade de declaração incidental da nulidade de registros marcários em ações de infração segundo o Superior Tribunal de Justiça

A impossibilidade de declaração incidental da nulidade de registros marcários em ações de infração segundo o Superior Tribunal de Justiça

Em 2020, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça proferiu importante decisão para o ordenamento jurídico brasileiro no Recurso Especial nº 1843507 / SP, ao confirmar a possibilidade de arguição de nulidade de patentes e desenhos industriais como matéria de defesa em ações de infração. 

Na fundamentação do julgado, proferido pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, ficou claro que o entendimento jurisprudencial converge com o disposto no artigo 56, §1º da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996), que permite a arguição de nulidade de patente em ação de infração da mesma. 

É interessante notar, porém, que no mesmo voto, o Julgador deixa claro que a nulidade do registro de marca, diferentemente da patente e do desenho industrial, não pode ser arguida em ação de infração, sendo necessária ação própria para declaração da nulidade do registro marcário. 

Indaga-se, então, porque há a possibilidade de declaração incidental de nulidade de patente e desenho industrial enquanto para marcas isso é impossível, tendo em vista que são todos bens imateriais de propriedade industrial. 

Além da própria lei, o próprio Ministro Julgador esclarece que a diferença de possibilidade de pleitos em ações envolvendo cada assunto está diretamente ligada à função de cada instituto. 

 

A impossibilidade de declaração incidental da nulidade de registros marcários em ações de infração segundo o Superior Tribunal de Justiça

 

A função da marca é, em comparação, quase que um direito personalíssimo do seu titular, servindo-se como identidade da instituição dentro do mercado na qual está inserida. Mostra-se, assim, como  proteção continuada e bipartida, na qual se protege o consumidor, dando oportunidade de reconhecer a origem comercial dos bens e serviços que consome, assim como o titular da marca, para impedir que terceiros se aproveitem indevidamente dos investimentos feitos por ele na construção da qualidade de seus produtos e da sua própria identidade perante seu público consumidor. 

Já a função da patente do desenho industrial não se dirige à construção de uma associação a ser feita no mercado consumidor, sendo títulos que concedem direitos de exclusividade temporários ao titular, conferidos com a finalidade de incentivar o desenvolvimento tecnológico. 

Verifica-se ainda que a nulidade da patente e do desenho industrial pode ser declarada incidentalmente em ações de infração, com efeitos aplicáveis APENAS ENTRE AS PARTES, de forma que o titular da patente ou do desenho industrial ainda será assegurado de seu direito de exclusividade temporariamente em face de todos, enquanto a marca, identidade da empresa, seria inevitavelmente prejudicada caso fosse considerada nula em face de uma outra entidade, com identidade totalmente diferente do titular. 

Conclui-se, assim, a justa e direta relação entre a possibilidade ou não de arguição de nulidade de patente, desenho industrial e registro de marca com a função de cada instituto, cabendo ao operador do direito observar a discussão cabível em cada ação, de forma incidental ou autônoma. 

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Advogada autora do comentário: Maria Luiza Barros da Silveira

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O Acordo entre o Conselho Nacional de Justiça e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial

O Acordo entre o Conselho Nacional de Justiça e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial

No dia 20 de abril, o Conselho Nacional de Justiça (o “CNJ”) e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (o “INPI”) firmaram acordo histórico de cooperação técnico-científica. Em resumo, o acordo visa o registro de criações e propriedades industriais do CNJ e a capacitação de servidores, assim como o acesso dos tribunais aos processos de registro, reforçando as decisões judiciais, e cursos e seminários com especialistas no tema.

O Acordo entre o Conselho Nacional de Justiça e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Como reflexo direto deste acordo, se abrirá um canal de Comunicação entre as entidades para o acompanhamento dos processos administrativos e judiciais, e, indiretamente, o que se espera é que os tribunais consigam capacitar ainda mais seus servidores e magistrados, tratando a matéria de forma exemplar.

Na prática, dar melhor capacitação aos magistrados nas matérias que envolvem às Propriedades Industriais terá implicância direta na melhoria da fundamentação de sentenças, levando a uma diminuição de recursos e manifestações judiciais, dando ainda mais celeridade aos processos.

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Advogado autor do comentário: Rafael Bruno Jacintho de Almeida

Fonte: Propriedade Industrial no Judiciário ganha força com acordo inédito

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Entenda os diferentes tipos de patentes segundo a Lei de Patentes dos Estados Unidos e como obter a sua proteção

Segundo a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) patentes são documentos que protegem uma invenção e garantem ao titular direitos exclusivos de uso da invenção por um período de tempo em um determinado país.

Cada país membro da OMPI possui legislação específica para a proteção de patentes (e demais direitos de propriedade intelectual). Nos Estados a Lei de Patentes (Patent Law), estabelece três tipos de descobertas ou invenções que podem ser protegidas por patentes: patentes de utilidade, patentes de design e patentes de plantas. 

Dentro da Lei de Patentes americana, um mesmo invento pode ser protegido por uma ou mais das três categorias de patentes, devendo o inventor requerer a proteção em cada uma delas. 

Patente de utilidade (Utility Patent)

A patente de utilidade protege composições de matérias (compostos químicos), processos (processos de produção), produtos e maquinários que sejam uteis, inovadores e “não óbvios”. Também protege aprimoramentos implementados nestes.

Patente de design (Design Patent) 

Patentes de design protegem a forma plástica ornamental, incluindo a configuração ou forma, de objeto.  Diferentemente da proteção ao “desenho industrial” da legislação brasileira, para proteger uma patente de design pela Lei de Patentes americana é necessário comprovar que o design criado é inseparável do objeto. Entretanto, a patente de design protege somente a forma ornamental do objeto. Caso o inventor queira proteger também as características estruturais ou funcionais do objeto, deverá também requerer a patente de utilidade.

Patente de plantas (Plant Patent)

As patentes de plantas protegem a criação de novas e distintas variedades de plantas. Os requisitos para proteção de plantas por patente são:

               i) a planta não seja um tubérculo

               ii) a planta deve ser reproduzida assexuadamente 

               iii) a planta não pode ser encontrada em um estado não cultivado (ou seja, não permite patente de plantas naturais)

Como obter uma patente nos Estados Unidos?

Para obter uma patente nos Estados Unidos o requerente deverá formular um requerimento perante o Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (USPTO na sigla em inglês). O requerimento pode ser tanto provisório quanto definitivo.

O requerimento provisório pode ser feito quando o requerente necessite mais tempo para determinar as especificações do seu invento, mas queira desde já garantir que terceiros não venham a patenteá-lo. Neste caso o requerente tem o prazo de um ano desde o requerimento para formular o requerimento definitivo.

Outra maneira de proteger uma patente nos Estados Unidos é através de um requerimento de patente internacional através do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT na sigla em inglês).

Caso queira realizar o depósito de uma patente fora do Brasil, a Peduti Advogados oferece toda assessoria  legal e técnica para o depósito de patentes nos Estados Unidos ou em qualquer país do mundo. 

Trabalhamos com uma equipe de engenheiros de diferentes áreas de tecnologia e com um escritório correspondentes nos Estados Unidos, todos muito experientes na área de patentes.

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Fonte
Título da manchete: Understanding the Different Types of Patents under the Patent Law of the US

Advogado Autor do Comentário: Pedro Eurico de Souza Cruz Teixeira

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Depositou pedido de Desenho Industrial e não requereu o exame de mérito? É melhor pensar melhor sobre esta decisão.

desenho industrial

Segundo recente Acórdão prolatado pela 2ª Câmara de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, caso você não tenha requerido o exame de mérito de seu pedido de Desenho Industrial, não há como confirmar se há ou não originalidade e novidade em seu produto, já que o Tribunal de Justiça não teria como analisar o mérito do pedido e decidir se o terceiro supostamente infrator imitou, ou não, o Desenho Industrial.

Relembrando, o Desenho Industrial, como definido na Lei da Propriedade Industrial (“LPI” – Lei 9.279/96) no artigo 95, é a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

O Desenho Industrial pode ser classificados como Bidimensionais – os formados por elementos por duas dimensões (altura e largura) e plano em sua essência – como exemplos podemos citar estampas, padrões de superfícies e representações gráficas em geral, e os Tridimensionais – a forma plástica ornamental que possui três dimensões (altura, largura e profundidade) – como exemplos, podemos citas móveis, calçados, joias, veículos e embalagens.

Pois bem, e pra que serve o citado Exame de Mérito?

O muitas vezes subutilizado Exame de Mérito na verdade se trata de pedido necessariamente feito pelo depositante do Desenho Industrial para que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”), analise se o seu Desenho Industrial atende aos requisitos legais previstos na LPI, quais sejam:

– a Ornamentalidade (Finalidade da proteção oferecida pelo registro de desenho industrial);
– a Novidade (não conhecimento do que se pretende registrar antes do depósito do pedido de Desenho Industrial);
– a Originalidade (ação criativa que diferencia o objeto ou o padrão de outros no estado da técnica, oferecendo um caráter novo);
– a Configuração Externa (nos casos de forma plástica – tridimensionalidade); e
– o tipo de Fabricação (se seria plenamente reproduzível).

desenho industrialE quais as implicações de não se requerer o Exame de Mérito do seu Desenho Industrial?

Em suma, por se tratar de um título decorrente de concessão automática, cria-se um direito “precário”, uma vez que este é expedido sem a apuração do preenchimento dos requisitos necessários à constituição do direito principalmente a novidade e originalidade). Este título (leia-se como direito), é carregado de uma fragilidade aparente, já que, por padrão, não se cria a prova inequívoca do direito ao seu titular (há casos excepcionais)  possivelmente oponível contra terceiros infratores.

No caso citado, o titular do Desenho Industrial que ingressou com a ação de abstenção não requereu o Exame de Mérito de seu Desenho Industrial (um Porta Pão), e o laudo pericial formulado no processo apontou que os
objetos em conflito teriam elementos visuais diversos, conferindo distintividade a ambos os produtos.

No voto, o Desembargador Relator expressamente consignou “Não se pode confirmar a originalidade e novidade do porta pão da autora, o que afasta, portanto, a imitação alegada”. Concluindo, o recomendado é sempre requerer o exame de mérito para todos os registros de Desenho Industrial, pois este exame, caso o resultado seja positivo pela manutenção da concessão do Desenho Industrial, não só aumenta a chance de sucesso das medidas de combate ao uso indevido desta propriedade, como também agrega valor ao seu produto.

Advogado Autor do Comentário: Rafael Bruno Jacintho de Almeida
Manchete: Sem exame pelo INPI, não é possível confirmar imitação de design de porta-pão
Fonte

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Superior Tribunal de Justiça define ser necessária perícia técnica em ações judiciais envolvendo infração de trade dress

A 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu em decisão irrecorrível que em ações judiciais em que se envolve a discussão de infração de trade dress (conjunto-imagem) de um estabelecimento ou produto sempre será necessária a perícia técnica para apurar a infração ou não infração.

O que seria o conjunto–imagem ou trade dress? Consiste num conjunto de características, que podem incluir, entre outras, uma cor ou esquema de cores, forma, embalagem, configuração do produto, sinais, frases, disposição, estilização e tamanho de letras, gráficos, desenhos, emblemas, brasões, texturas e enfeites ou ornamentos em geral, capazes de identificar determinado produto e diferenciá-lo dos demais.

Mesmo não existindo em nossa legislação tutela específica que proteja o conjunto-imagem, a violação de trade-dress pode ser identifica quanto se vê infração ao Direito Autoral, aos Desenhos Industriais e às Marcas, cabendo analisar caso a caso a infração ou não deste conjunto.

No caso citado (REsp 1778910), a relatora do caso, a Ministra Isabel Galotti entendeu que a comparação de fotografias pelo juiz não seria suficiente para a verificação da imitação do trade dress (conjunto-imagem), o que configuraria a possível concorrência desleal.

Neste precedente, empresa do ramo alimentício ajuizou ação indenizatória cumulada com pedido de cessação de uso do trade-dress (conjunto-imagem) contra outra empresa do mesmo ramo, alegando que a ré estaria utilizando pote semelhante ao seu para a venda do mesmo produto (geléia), portanto, concorrendo deslealmente consigo.

Em sede de defesa, a Ré alegou que o trade-dress (conjunto-imagem) de seu produto não é similar, nem se confunde com os da autora da ação. O juiz de primeira instância indeferiu o pedido de prova pericial formulado pela Ré, julgando procedente a ação e condenando a Ré a se abster de utilizar o pote semelhante. A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

A Ministra Isabel, em seu voto, expressou que o indeferimento da perícia técnica requerida pela ré caracterizou cerceamento de defesa, já que ela era necessária diante do trade-dress (conjunto-imagem) complexo e formado por diversos elementos.

Nas palavras da Ministra é “Imprescindível, para tanto, o auxílio de perito que possa avaliar aspectos de mercado, hábitos de consumo, técnicas de propaganda e marketing, o grau de atenção do consumidor comum ou típico do produto em questão, a época em que o produto foi lançado no mercado, bem como outros elementos que confiram identidade à apresentação do produto ou serviço”.

Em seu voto citou também precedentes da 3ª Turma do STJ sobre a caracterização da concorrência desleal em embalagens semelhantes, e pontuou que nestes casos sempre será necessária a perícia técnica a fim de trazer ao processo e ao juízo elementos técnicos imprescindíveis à formação de seu convencimento.

Ao dar provimento ao Recurso Especial, 4ª Turma anulou todas as decisões referentes ao processo desde a sentença e deferiu o pedido de produção de prova técnica.

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Advogado Autor do Comentário: Rafael Bruno Jacintho de Almeida
Manchete: Apuração de imitação de trade dress exige análise de perito, decide STJ
Fonte 

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Principais erros cometidos nos pedidos de patente

Patente é um título concedido pelo Estado que garante exclusividade, por um período de tempo, na exploração de novas tecnologias.

Podemos dizer que a patente é uma contrapartida dada para aqueles que investem em pesquisa e no desenvolvimento de novos produtos e/ou processos. Ao desenvolverem soluções inovadoras, seus titulares recebem do Estado o direito de explorar a criação exclusivamente.

Para ser patenteável, a criação deve atender alguns requisitos, quais sejam, novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. O principal erro cometido por muitos desenvolvedores é o não atendimento da novidade.

Para que uma invenção seja considerada nova, o seu desenvolvedor não poderá tê-la divulgado antes da realização do pedido de patente.

No processo de desenvolvimento, há empresas que, para evitarem gastos, testam o produto criado e a aceitação do público consumidor para em seguida realizarem o pedido de patente.

Ao divulgarem a invenção, o requisito da novidade, é afetado e por isso a criação passa a não ser patenteável. O produto ou processo então será em domínio público, o que quer dizer que, qualquer pessoa poderá produzi-lo ou explorá-lo.

Outro grande erro cometido é na elaboração do relatório descritivo. Para realizar o pedido de patente é preciso descrever o produto através de um relatório que possui regras bastante rígidas. Inclusive, um dos requisitos que o INPI avalia quando examina o pedido de patente é a suficiência descritiva, não havendo, a patente não será concedida.

Sendo assim, é sempre mais recomendável contratar um profissional experiente na área de patentes para elaborar o relatório descritivo, isto evitará erros na elaboração do relatório.

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Advogada Autora do Comentário: Laila dos Reis Araujo

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