Como sabemos, os registros de marcas no Brasil são conferidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), cujo trabalho de deferimento e concessão de ativos é regido pela Lei federal da Propriedade Industrial (LPI).
Com a concessão de registro de marca pelo INPI, se estabelece um privilégio temporário de 10 (dez) anos, renováveis por ciclos de iguais períodos, durante os quais o titular do registro poderá gozar de exclusividade sobre sua marca em todo o território nacional, podendo processar terceiros que violem tal marca, impondo-lhes a abstenção do uso dos sinais idênticos ou similares, considerados ‘colidentes’.
A ação judicial comumente ajuizada para obrigar terceiro a deixar de usar sinal marcário colidente com marca anteriormente registrada é a ação de abstenção de uso de marca, geralmente cumulada com pedidos de indenizações por danos morais e materiais.
Tais demandas são ajuizadas nos Tribunais de Justiça dos Estados uma vez que aos juízes estaduais é que compete dirimir as controvérsias entre particulares. Nesse último ponto, os particulares em disputa judicial ocuparão os chamados ‘dois polos da relação processual’, estando o titular da marca como ‘Autor’ e o violador como ‘Réu’.
Dito isto, exsurge o questionamento: e se o violador da marca registrada o fizer através de outra marca registrada?
Parece estranho o questionamento acima, mas em realidade é muito comum que os conflitos entre marcas no Brasil não se deem somente entre um empresário cauteloso que possui registro e um empresário negligente que utilize sua marca sem registro. É que, são inúmeros os casos no Poder Judiciário envolvendo marcas registradas.
Isso porque, o INPI, embora possua a figura de autarquia federal, é composto – como tudo no mundo humano – por pessoas, e essas pessoas erram. Os erros de decisão do INPI são incontáveis ano a ano e geram, muitas vezes, a concessão de registro a marcas colidentes.
Diante de casos assim, não basta ao titular de uma marca o ajuizamento de ação de abstenção de uso em face do terceiro, mas compete-lhe o ajuizamento de ação anulatória do registro de marca, na qual se poderá realizar pedido incidental de determinação de abstenção de uso, que somente será apreciado no caso de entendimento pela anulação da marca do Réu.
Ocorre que, diferentemente da ação ‘pura’ de abstenção de uso de marca, a ação anulatória de marca – ainda que cumulada com pedido de abstenção de uso – somente pode ser intentada ante a Justiça Federal, isso porque, segundo a Constituição da República (art. 109, I) é aos juízes federais que compete julgar e processar:
As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.
Ora, o INPI foi constituído pela Lei nº. 5.648/1970 como autarquia federal e, sendo ele responsável pela concessão dos registros de marcas no Brasil, é óbvio que a decisão do Poder Judiciário que anular uma marca por ele concedida interfere em seu interesse direto.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu o seguinte entendimento em ‘Recurso Repetitivo’, concatenando o Tema 950 da Corte:
As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal, e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória. (g. n.).
A jurisprudência dominante do STJ, portanto, é no sentido de que a determinação de abstenção de uso de uma marca registrada somente pode ser proferida pela Justiça Federal numa ação anulatória de tal registro.
O tema é absolutamente importante porque, embora muitos Tribunais de Justiça, como o de São Paulo, têm tentado emplacar entendimento da possibilidade de ‘reconhecimento incidental da nulidade do registro marcário’, para garantir o processamento de ações de abstenções de uso de marca registrada, tal entendimento é nulo e pode ser reconhecido a qualquer tempo pelo STJ, basta que a parte interessada apresente os recursos cabíveis.
Qual a consequência lógica? Imagine um processo ajuizado na Justiça estadual contra marca de terceiro que também é registrada. Ainda que a ação tramite por longos anos e seja julgada procedente, é uma decisão do STJ que pode anular todo o processo, obrigando o Autor da ação a começar tudo do início, e ainda podendo ser condenado a pagar custas e honorários de sucumbência ao advogado da parte contrária.
De outro lado, para além de um efeito prático de cunho financeiro, tal entendimento do STJ, expresso também no art. 109, I de nossa Constituição é relevante para estabelecer freios à atuação dos juízes estaduais, que não podem decidir sobre questões envolvendo interesse da União e de suas autarquias. Trata-se, portanto, de regra construída dentro e para garantir vigência ao espírito republicano.
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Advogado autor do comentário: Mario Filipe Cavalcanti de Souza Santos
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Observamos que este é o momento ideal para que as empresas nacionais aproveitem uma nova onda que vem transformando o entendimento daquela cultura, especialmente aos empresas americanas avançarem em território Chinês e a Suprema Corte Chinesa ter começado a conceder liminares contra infratores de propriedade industrial, como ocorreu no famoso caso da Christian Dior para o forma de seu frasco de perfume J’adore no Dia Mundial da PI em 2018.