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Em linhas gerais, o direito de precedência tem como objetivo garantir ao usuário de boa-fé determinada marca que, eventualmente, tenha sido depositada e adquirida por outrem. 

Para tanto, o §1º do art. 129 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) exige, além da boa-fé, a comprovação do uso da marca para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, com antecedência mínima de 06 (seis) meses contados do depósito do pedido de registro.

Em virtude de a Lei de Propriedade Industrial não estipular de forma detalhada os contornos do exercício do direito de precedência, mais precisamente sobre o local de alegação, se na esfera administrativa do INPI ou se na esfera judicial, os tribunais pátrios vêm se encarregando de conferir respostas à questão. 

Em ações de nulidade de registro de marca em que é invocado o direito de precedência, observa-se que o INPI vem atualmente se manifestando perante o juízo informando que somente em sua esfera administrativa seria facultado ao interessado pleitear a precedência ao registro de marca.

Contudo, o argumento não parece atender ao objetivo do legislador com a inserção do direito de precedência na Lei de Propriedade Industrial, tampouco se mostra em consonância com a garantia constitucional de acesso do jurisdicionado ao Poder Judiciário.

Efetivamente, o Superior Tribunal de Justiça possui diversas decisões reconhecendo a possibilidade de se alegar o direito de precedência marcaria na esfera judicial, e não apenas perante o INPI. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO. MARCA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284⁄STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211⁄STJ. […]

6- É possível o reconhecimento judicial da nulidade do registro de marca com fundamento em direito de precedência (art. 129, § 1º, da Lei 9.279⁄1996). […]

9- RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. – Destacamos 

(…)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTROS. CONFLITO ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA. INSUFICIÊNCIA DO CRITÉRIO DE ANTERIORIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE. ART. 124, V, DA LEI 9.279/96. DIREITO DE PRECEDÊNCIA AO REGISTRO. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO NA VIA JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CONFLITO QUE, TODAVIA, RESULTAM NA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO. COTEJO ANALÍTICO. NÃO REALIZADO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. […]

6- É possível o reconhecimento judicial da nulidade do registro de marca com fundamento em direito de precedência (art. 129, § 1º, da Lei 9.279/1996), que deve, todavia, ser sistematicamente interpretado à luz da proibição legal contida no art. 124, XIX, do mesmo diploma. […]. 

9- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. – Destacamos

Conforme se verifica do voto proferido pela Min. Nancy Andrighi no último acórdão supra colacionado, admitir a impossibilidade de arguição do direito de precedência em sede judicial:

“[…] implicaria, em primeiro lugar, em indevida restrição do acesso da recorrente à Justiça sem amparo legal ou constitucional, vulnerando o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Além disso, o fato de o sistema adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro ser o atributivo de direito, em que a propriedade e o uso exclusivo são adquiridos somente pelo registro, não significa dizer que a exceção a essa regra – direito de precedência ao registro – deva sofrer excessivas restrições ou limitações que, em última análise, inviabilizariam o uso deste instituto.

Desse modo, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “[…] a interpretação que se deve fazer do art. 129, § 1º, da Lei 9.279⁄96 não pode ser compreendida como uma restrição de meios para o exercício deste direito, impedindo que o usuário anterior de boa-fé busque o Poder Judiciário diante de lesão ou ameaça a direito.”.

Ademais, é importante observar que a Corte Superior repudia a arguição do direito de precedência perante a Justiça Estadual, possuindo decisões que determinam a competência absoluta da Justiça Federal para analisar a possibilidade de se conferir a precedência ao registro de marca a alguma pessoa física ou jurídica. Confira-se, nesse sentido, recente decisão do STJ:

No entanto, a recorrida apenas poderia arguir o direito de precedência, expressamente previsto § 1º do art. 129 da LPI, perante o INPI ou em ação própria perante a Justiça Federal, para que, anulando-se o registro concedido à recorrente, lhe fosse concedido o registro da marca. 

Com efeito, por implicar necessariamente a anulação da marca já registrada, tal pretensão apenas pode ser formulada perante a Justiça Federal, nos termos do art. 175 da LPI, não podendo a matéria ser examinada nem mesmo incidentalmente na Justiça Estadual.

Sendo assim, conclui-se que além das exigências trazidas no próprio §1º do art. 129 da Lei de Propriedade Industrial (usuário de boa-fé e prova de uso da marca com antecedência mínima de 06 meses contados do depósito), tem-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a arguição do direito de precedência na esfera judicial, desde que formulada em ação de nulidade de registro de marca, perante a Justiça Federal.

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Advogado autor do comentário: Carlos Eduardo Nelli Principe

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