STJ julga improcedente pedido de anulação da marca Nebacimed formulado pela titular da marca Nebacetin

STJ JULGA IMPROCEDENTE PEDIDO DE ANULAÇÃO DA MARCA NEBACIMED FORMULADO PELA TITULAR DA MARCA NEBACETIN

Em 18 de maio de 2021, a Quarta Turma do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou o Recurso Especial nº 1848654, em que se discutiu se a marca NEBACIMED consubstanciaria reprodução parcial da marca NEBACETIN, que lhe é precedente. E, portanto, se na hipótese incidiria a regra impeditiva de registro descrita no inciso XIX do art. 124 da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial – LPI).

O acórdão recorrido do e. Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro (JFRJ) havia reconhecido a colidência entre os dois sinais marcários, dando vigência à precitada disposição legal, consignado que a possibilidade de confusão entre as marcas é patente, até porque designam produtos farmacêuticos que têm a mesma finalidade, qual seja, tratar infecções de pele.

 

STJ JULGA IMPROCEDENTE PEDIDO DE ANULAÇÃO DA MARCA NEBACIMED FORMULADO PELA TITULAR DA MARCA NEBACETIN

 

No recurso especial interposto pela empresa CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA., titular do registrado anulado (NEBACIMED), foi apontada a violação dos arts. 124, VI e XIX, e 129 da LPI, insurgindo-se contra o reconhecimento da nulidade do registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

Afirmou a empresa recorrente que o registro da marca NEBACETIN não conferiria exclusividade de uso sobre o radical “NEBA” ou “NEBAC”, que se referiria ao princípio ativo do medicamento, em neologismo pela junção de sílabas dos termos “sulfato de NEomicina” e “BACitracina zíncica”. Dessa forma, a marca se enquadraria na categoria fraca, a que se refere o art. 214, VI, da LPI.

A Quarta Turma do STJ acolheu tais argumentações da CIMED ao decidir que a empresa TAKEDA PHARMA, titular do registro NEBACETIN, não teria uso exclusivo dos prefixos “NEBA” e “NEBAC”. E, destarte, julgou improcedente o pedido de nulidade da marca NEBACIMED.

Advogada autora do comentário: Thaís de Kássia Rodrigues Almeida Penteado

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Marcas Coletivas – O que são e para quem se destinam

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As marcas coletivas possuem como objetivo identificar que um produto ou serviço é proveniente de uma coletividade, de membros de um grupo.

Como exemplos de coletividade podemos citar associação, cooperativa, sindicato, consórcio, federação, confederação etc.

Além disso, as marcas coletivas possuem algumas particularidades:

  • Só podem ser requeridas por pessoa jurídica representativa da coletividade;
  • Apenas os membros daquela coletividade podem fazer uso da marca, desde que sigam o que determina o regulamento de utilização;
  • Não é permitido o regime de cotitularidade em registros de marca coletiva;
  • Não é possível transferir a titularidade da marca coletiva.

O regulamento de uso é um documento que deve ser apresentado no pedido de registro da marca coletiva. Este documento contém as regras a serem seguidas pelos membros da entidade para o uso da marca, são elas:

a) Descrição da pessoa jurídica requerente, indicando sua qualificação, objeto social, endereço e pessoas físicas ou jurídicas autorizadas a representá-la;

b) Condições para eventual desistência do pedido de registro ou renúncia, parcial ou total, do registro da marca;

c) Requisitos necessários para a afiliação à entidade coletiva e para que as pessoas, físicas ou jurídicas, associadas ou ligadas à pessoa jurídica requerente, estejam autorizadas a utilizar a marca em exame;

d) Condições de utilização da marca, incluindo a forma de apresentação e demais aspectos referentes ao produto ou serviço a ser assinalado;

e) Eventuais sanções aplicáveis no caso de uso inapropriado da marca.

parceiros fechando negócio

Seguir este regulamento é muito importante, pois, caso a coletividade o descumpra corre o risco de ter seu registro de marca extinto. Isso porque a Lei da Propriedade Industrial estabelece que além das hipóteses elencadas no artigo 142, os registros de marcas coletivas podem ser extintos nas situações previstas no artigo 151, quais sejam:

  • A entidade deixar de existir; 
  • A marca for utilizada em condições diversas das previstas no regulamento de uso.

Outra peculiaridade é que uma marca coletiva que já tenha sido registrada e que o registro tenha sido extinto por qualquer motivo, não pode ser registrada em nome de terceiro, antes de expirado o prazo de 5 (cinco) anos, contados da extinção do registro. 

E quais são as vantagens de ter uma marca coletiva?

  • Identificação do produto ou serviço como proveniente do seu grupo;
  • Exclusividade de uso da marca para a coletividade;
  • Divisão das despesas com o registro e acompanhamento da marca entre os membros da coletividade;
  • Divisão das despesas com a criação e divulgação da marca entre os membros da coletividade;
  • Concede maior credibilidade à coletividade e as relações de negócios por ela exercidas;
  • Estimula, desenvolve e divulga a cultura local.

Para maiores informações entre em contato com o nosso escritório.

Advogada autora do comentário: Luciana Santos Fernandes

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INPI não está vinculado a aceitar homologação de acordo mesmo não sendo parte de Ação judicial

INPI não está vinculado a aceitar homologação de acordo mesmo não sendo parte de Ação judicial

Conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”), o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”) tem legitimidade para não aceitar a homologação de acordo judicial firmado entre empresas cujo objeto afete o âmbito de sua análise administrativa, e, portanto, o interesse público, ou seja, por ser uma autarquia que também atua na defesa dos consumidores e da livre concorrência, pode se negar a cumprir decisão relacionada a eventual homologação de acordo para que se evite a extinção de processo que discute uma Nulidade de registro.

A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento a um recurso de um laboratório farmacêutico que visava a extinção da ação com a homologação de acordo. Todos os ministros que compõe a Turma Julgadora (ministros Raul Araujo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira) acompanharam o voto do relator Ministro Luis Felipe Salomão.

A ação versava sobre a Nulidade do ato que concedeu o registro para a marca RB-51, ajuizada pela empresa farmacêutica VALEÉ S.A. contra a empresa Veterinary Technologies Corporation, marca esta que identifica um tipo de vacina bovina.

O INPI ingressou na ação como assistente e apresentou parecer reconhecendo sua falha no ato de conceção, já que o termo “RB-51” se trata de uma forma genérica de se referir à cepa do vírus que foi usada para a fabricação da vacina. Assim, em vista da infração do art. 124 da Lei de Propriedade Industrial (L. 9.279/1996), não seria possível a concessão do registro.

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Após dois anos do andamento do processo, as partes apresentaram um pedido de homologação de acordo apresentando um consenso de que a Valée S.A. desistiria e a Veterinary Technologies manteria a propriedade da marca no Brasil e no exterior. Atendendo ao pedido das partes, o juiz de primeiro grau homologou o acordo.

A autarquia recorreu desta essa decisão no Tribunal Regional Federal da Região, que deu provimento para que a ação judicial continuasse, principalmente em razão do interesse publico no mérito, que seria a impossibilidade do registro da marca RB-51, já que a extinção do processo sem a análise do judiciário e a possiblidade ou não do objeto do acordo seria contrariar a lei.

Já no STJ, a Valée S.A. argumentou que o INPI não teria legitimidade para se insurgir contra a sentença que homologa acordo ente as partes, porém, o relator Ministro Luis Felipe Salomão rejeitou este argumento, já que o INPI tem como objeto essencial de sua existência a proteção da propriedade industrial e dos interesses coletivos da sociedade. Assim, o INPI fez o que se chama de migração interpolar após examinar os fundamentos da ação, integrando o polo da ação como parte legitima.

Em decorrência dos argumentos apresentados pelo INPI, aceitos pelos ministros do STJ, a ação não foi extinta, e deverá ter o seu mérito julgado pelo poder judiciário, fazendo com que o acordo celebrado perdesse sua eficácia, já que seu objeto é nulo de pleno direito.

Advogada autora do comentário: Laís Iamauchi de Araujo

Fonte: INPI pode “não aceitar” homologação de acordo mesmo não sendo parte na ação.

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O Acordo entre o Conselho Nacional de Justiça e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial

O Acordo entre o Conselho Nacional de Justiça e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial

No dia 20 de abril, o Conselho Nacional de Justiça (o “CNJ”) e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (o “INPI”) firmaram acordo histórico de cooperação técnico-científica. Em resumo, o acordo visa o registro de criações e propriedades industriais do CNJ e a capacitação de servidores, assim como o acesso dos tribunais aos processos de registro, reforçando as decisões judiciais, e cursos e seminários com especialistas no tema.

O Acordo entre o Conselho Nacional de Justiça e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Como reflexo direto deste acordo, se abrirá um canal de Comunicação entre as entidades para o acompanhamento dos processos administrativos e judiciais, e, indiretamente, o que se espera é que os tribunais consigam capacitar ainda mais seus servidores e magistrados, tratando a matéria de forma exemplar.

Na prática, dar melhor capacitação aos magistrados nas matérias que envolvem às Propriedades Industriais terá implicância direta na melhoria da fundamentação de sentenças, levando a uma diminuição de recursos e manifestações judiciais, dando ainda mais celeridade aos processos.

Advogado autor do comentário: Rafael Bruno Jacintho de Almeida

Fonte: Propriedade Industrial no Judiciário ganha força com acordo inédito

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Homenagem privada e uso comercial: a diferença que pode render prejuízos a sua empresa

Todos nós temos nossos personagens favoritos e, volta e meia, gostamos de homenageá-los. Seja numa festa à fantasia, na decoração do aniversário ou em souvenirs com a aparência deles, quem se encanta pelo mundo imaginário dos personagens sempre encontra sua maneira de tê-los “por perto”. E não nos enganemos que isto se restringe às crianças, não é mesmo?

A homenagem feita na vida particular do indivíduo, com o uso destas figuras e referências sem fins lucrativos e exclusivamente de forma privada pode ser plenamente aceita e não infringir os direitos de propriedade intelectual dos criadores destes personagens. 

No entanto, é necessário ter em mente que, para além da homenagem privada, o uso de personagens no mercado comercial, seja apenas para chamar a atenção do público, ou até para vincular suas atividades comerciais aos personagens de fato, pode infringir direitos dos criadores, como direitos autorais a direitos marcários. 

Como no caso mencionado na reportagem, uma empresa japonesa decidiu ofertar um tour pela cidade de Tóquio, com carros tipo kart, oferecendo fantasias dos personagens dos jogos Mario Kart, de titularidade da Nintendo. A empresa, que curiosamente se chama “MariCar”, claramente se utiliza dos personagens – que também são registrados como marca – para alavancar o serviço que oferecia e, com este uso, obteve lucros de forma indevida. 

Na ação judicial movida pela Nintendo contra a referida empresa, a condenação final atingiu o patamar de, aproximadamente, R$ 2,54 milhões. Isto demonstra o quão prejudicial pode ser, no final das contas, fazer uso de criações de terceiros com fins lucrativos, sem obter a devida licença para tanto. 

Deste modo, sempre que o uso de uma marca, personagem ou referência à uma obra for interessante para uma empresa, é imprescindível que uma banca de propriedade intelectual seja consultada previamente, para que os riscos e limites sejam estabelecidos para evitar prejuízos futuros.

Advogada autora do comentário: Gabriela Miranda

Fonte: Nintendo vence processo contra empresa que criou o “Mario Kart de rua” no Japão

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Propriedade Intelectual e Startups

O ecossistema de startups conta com empresas e órgãos que contribuem para seu desenvolvimento, tais como investidores, empresas, universidades, aceleradoras e até o governo. Apesar dos diversos participantes, é comum que este ecossistema seja formado principalmente por jovens, que necessitam de auxílio jurídico, por não conhecer suas noções básicas.

 

No que diz respeito à propriedade intelectual, é importante identificar o momento de proteção de seus direitos, e quais são as prioridades a serem protegidas.

 

Inicialmente, quando há um consenso sobre qual será a marca utilizada para os produtos ou serviços prestados, é recomendável entrar com o pedido de registro de marca o quanto antes, ainda que este seja realizado em nome de um dos fundadores da startup, transferindo a titularidade no futuro, quando houver uma pessoa jurídica constituída.

 

O registro de marca é uma medida preventiva, uma vez que, caso a startup decida registrar a marca apenas no futuro, quando já tenha investido em divulgação e a marca já esteja estampada em seus produtos e materiais, é possível que a startup descubra que a marca já está registrada em nome de terceiro, para o mesmo segmento mercadológico, de forma que será preciso alterar o nome, ensejando em prejuízos.

 

 

 

Neste mesmo sentido, é importante registrar o nome de domínio (endereço do website da empresa) desde logo, a fim de garantir a sua disponibilidade de uso, ainda que para um momento futuro, quando a startup estiver, de fato, em atividade.

 

No momento em que os fundadores têm uma ideia genial em suas mãos, possivelmente ela poderá ser protegida de alguma forma, a depender do momento e do desenvolvimento desta ideia. Ela será protegível por patente quando contar com os requisitos de atividade inventiva, novidade e aplicação industrial. Será protegível por registro de software, se o ideal for proteger o código-fonte, ou, caso não preencha os requisitos para garantir a proteção por um destes dois institutos, ou antes de preenchê-los, é possível garantir a proteção pela esfera contratual – usualmente uma das proteções primárias para um negócio de tecnologia. 

 

Dentre os contratos mais populares para este tipo de negócio, temos o Memorando de Entendimento (MoU) entre os empreendedores envolvidos, celebrado com a finalidade de formalizar as intenções dos envolvidos na constituição da pessoa jurídica que será detentora dos ativos. Assim, a startup deverá proceder com a constituição da pessoa jurídica e a respectiva elaboração do Contrato Social.

 

No caso de se tratar de uma aplicação, é essencial elaborar os Termo de Uso e Política de Privacidade para viabilizar a exploração do software.

 

 

Advogada Autora do Comentário: Daniela Munarolo

 

 

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Minha marca foi violada, como será calculada a minha indenização?

violação de marcas

É comum encontrarmos no comércio produtos sendo comercializados sem licenciamento de marca, ou seja, sem a autorização do titular daquela marca.

Tal conduta constitui crime contra registro de marca, conforme dispõe o artigo 190 da Lei da Propriedade Industrial, abaixo transcrito:

“Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:

I – produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou

II – produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa”.

A mesma lei prevê que o titular de marca registrada possui o direito de: (i) uso exclusivo de sua marca em todo o território nacional; (ii) zelar pela integridade de sua marca e impedir o uso não autorizado; (iii) licenciar o seu uso e receber remuneração pelo consentimento.

Desta forma, a pessoa ou empresa que viola uma marca registrada, além de responder pelo crime contra registro de marca também será responsabilizada pelos danos morais e materiais que causar ao seu titular.

Neste caso, a indenização será calculada de acordo com o critério mais favorável para o titular da marca registrada, conforme o prevê o artigo 210 da mesma lei, senão vejamos:

“Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I – os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II – os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III – a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem”.

violação de marcas

Em recente decisão, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a proprietária de uma loja a indenizar o Santos Futebol Clube por vender produtos com a marca do clube sem a devida autorização. O valor da indenização será apurado na fase de cumprimento de sentença, porém foi reconhecido o direito do Autor de optar pelo critério mais favorável para o cálculo, conforme explanou o Relator:

“Uma vez reconhecida a prática de concorrência desleal pela ré, os danos materiais encontram-se in re ipsa (presumidos).

(…)

É certo que é assegurada ao titular do direito marcário a faculdade de escolher o critério de apuração que lhe seja mais favorável, nos termos dos arts. 208 e 210 da Lei de Propriedade Industrial, em fase de liquidação de sentença.

Neste caso, o Autor da ação optou pela hipótese do inciso III, do artigo 210, que dispõe sobre receber a mesma quantia que o Autor teria recebido caso a Ré tivesse um contato de licença de uso da marca. 

Portanto, caso sua marca seja violada nos consulte para entender quais são os seus direitos e qual é a melhor estratégia para cobrar pelos danos sofridos.

Advogado Autor do Comentário: Luciana Santos Fernandes

Manchete: Titular de marca violada escolhe critério de apuração mais favorável

Fonte 

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O uso indevido de marca registrada em sites de busca como o Google Ads deve ser devidamente comprovado

google

Atualmente nossos tribunais têm decidido que há concorrência desleal no uso de marca de um concorrente como palavra-chave, para o seu próprio link patrocinado em sites de busca.

Entretanto, recentemente, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido de indenização por concorrência desleal, pelo uso indevido de marca como palavra chave no Google Ads.

Isso porque o titular da marca não apresentou provas aptas à comprovar o uso indevido de sua marca. Apresentou apenas ‘prints’ de pesquisas que foram realizadas, com mais de uma palavra. Ademais, na decisão, frisaram que o algoritmo de buscas também leva em consideração a localização do usuário e o seu histórico de navegação para exibir respostas que sejam relevantes para ele, o que pode ter influenciado no resultado da busca.

google

Assim, nas palavras do Relator: 

Logo, só esses documentos não bastam para demonstrar que a apelada utilizou-se indevidamente da marca da apelante. Aliás, não fosse assim, o ‘print’ trazido pela apelada (fls. 91) seria igualmente suficiente para demonstrar que a apelante também se utilizou da marca da apelada como palavra-chave para o seu link patrocinado, praticando o mesmo ilícito de que a acusa”.

Diante disso, a 1ª Câmara de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, decidiu pelo não provimento ao recurso, negando o pedido de indenização por concorrência desleal.

Portanto, verifica-se o quanto é importante nestes casos estar assessorado por profissionais especializados para realizarem um estudo aprofundado do caso e das estratégias a serem adotadas.

Advogada Autora do Comentário: Luciana Santos Fernandes
Manchete: TJ-SP nega indenização por concorrência desleal pelo Google Ads
Fonte

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Da inexistência do direito de exclusividade de nomes de municípios

registro nomes de municípios

A Lei da Propriedade Industrial não proíbe o uso de nomes de municípios, estados e países como parte integrante de marcas, isso porque tratam-se de nomes próprios, de uso comum. Tanto é verdade que podemos encontrar no banco de dados do INPI marcas como “Rio de Janeiro”, “Paris”, “Bahia”, “Polo Norte”, “Brasil”.

Em caso recente discutindo o tema, a Nestlé, titular da marca “São Lourenço” apresentou processo administrativo de nulidade contra a marca “São Lourenço da Serra”, de titularidade da empresa Radesco Mineração, por entender que as marcas seriam colidentes. Como resultado, o INPI anulou o registro da marca “São Lourenço da Serra”.

Inconformada, a Radesco Mineração ingressou com ação e obteve decisão favorável. Por unanimidade de votos, a 1ª turma do TRF da 3ª região, decidiu por dar provimento à apelação da autora, determinando que o INPI procedesse ao registro da marca “São Lourenço da Serra”, constando em apostila a ausência de exclusividade do elemento nominativo, senão vejamos:

“Após o voto-vista do Des. Fed. Wilson Zauhy, a turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da autora, Radesco Mineração, e negar provimento ao recurso da ré, Nestlé Waters Brasil, para que o pedido seja julgado procedente e o INPI proceda ao registro da marca “São Lourenço da Serra” (processo nº 823194272), constando em apostila a ausência de exclusividade do elemento nominativo; bem como condenar as rés em honorários sucumbenciais fixados em 15% do valor atualizado da causa e julgar improcedente a reconvenção, condenando a reconvinte em honorários fixados em 10% sobre o valor da causa originária. Por maioria, decidiu condenar a reconvinte a indenizar a reconvinda pelos prejuízos advindos da antecipação de tutela (fl. 576), consoante previsto no art. 302 do CPC, indenização a ser calculada quando da liquidação do julgado, nos termos do voto do relator Des. Fed. Hélio Nogueira, acompanhado pelo Des. Fed. Valdeci Dos Santos, vencido o Des. Fed. Wilson Zauhy que deixava de condenar a reconvinte ao pagamento de indenização pelos prejuízos advindos da antecipação de tutela, ante a não execução da medida. suspenso nos termos do art. 942 do CPC”. (Processo nº 0005685-45.2013.4.03.6100 – 2145404 APCIV – SP, Relator Des. Fed. Hélio Nogueira, julgado em 18/06/2019).

registro nomes de municípiosDesta forma, confirma-se o entendimento que é possível a utilização de nomes de municípios como marca, contudo, não existe o direito de exclusividade neste caso.

Entendemos que esta liberdade foi aplicada num caso bastante peculiar, face à notoriedade da região de São Lourenço da Serra como polo de diversas empresas que envasam água mineral.

Ainda assim, na análise de um pedido de registro de marca que se refira a uma localidade, deve ser preservado o dispositivo que proíbe a falsa indicação de procedência do produto. 

Ademais, o uso de tal marca pelo titular também não poderá caracterizar a prática de outros atos de concorrência desleal com a possibilidade de confusão do público consumidor.

Advogada Autora do Comentário: Luciana Santos Fernandes
Manchete: Empresa pode ter marca registrada que reproduz nome de município
Fonte 

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Meu concorrente está usando a minha marca. O que eu faço?

concorrente usando minha marca

Quando uma pessoa física ou jurídica registra a sua marca investe recursos financeiros na criação e divulgação da mesma. Assim, quando uma marca ganha destaque no mercado é comum que terceiros de má-fé tentem se utilizar do sucesso de uma marca para desviar a clientela, o que causa grandes prejuízos ao titular da marca.

Assim, o titular da marca deve cuidar de sua marca, zelando pela sua integridade material ou reputação, além de impedir que terceiros a utilizem sem sua autorização.

Vale lembrar que o registro de marca confere ao seu titular o direito ao uso exclusivo em todo o território nacional, em regra, no ramo de atividade econômica para a qual foi protegida. Ademais, o titular do registro de marca possui a proteção da Lei da Propriedade Industrial, que proíbe a reprodução ou imitação de marcas anteriormente registradas, senão vejamos:

“Art. 124. Não são registráveis como marca:

(…)

XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;”

Diante disso, se o titular da marca identifica que existe um concorrente copiando ou imitando sua marca, a primeira coisa a fazer é verificar se o terceiro ingressou com pedido de registro da referida marca ou não, então temos 3 situações:

1) Se o terceiro ingressou com o pedido de registro de marca perante o INPI, o aconselhável é ingressar com uma oposição à esse registro (se ainda estiver dentro do prazo). Esclarecemos que Oposição é uma medida administrativa para que terceiros que possam se sentir prejudicados com um pedido de registro possam requerer o indeferimento desta marca ao INPI. Além disso, concomitantemente, é aconselhável enviar uma notificação extrajudicial ao terceiro de má-fé solicitando que este cesse imediatamente o uso indevido da marca, bem como desista do pedido de registro de marca, sob pena de responder judicialmente pela violação à lei.

2) Se o terceiro ingressou com o pedido de registro de marca perante o INPI mas já passou o prazo para apresentação de Oposição, o ideal é o acompanhamento do processo e análise de um advogado para verificar a viabilidade da propositura de outras medidas administrativas, como por exemplo, um Processo Administrativo de Nulidade. Neste caso também é aconselhável o envio de notificação extrajudicial ao terceiro de má-fé solicitando que cesse imediatamente o uso indevido da marca, bem como desista do pedido de registro ou, dependendo do caso, transfira a marca, sob pena de responder judicialmente pela violação à lei.

3) Por fim, se o terceiro não requereu o registro da marca perante o INPI, então é aconselhável apenas o envio de notificação extrajudicial.

concorrente usando minha marcaNos três casos, se mesmo após o envio da notificação extra judicial o terceiro não cessar o uso indevido da marca, cabe ao titular do registro de marca ingressar com ação judicial. Para tanto, o titular da marca precisa reunir material hábil a comprovar tanto a titularidade do registro como também o uso indevido de sua marca pelo terceiro. Podemos citar como exemplos de provas: folders, propagandas em geral, sites e redes socias. No caso de sites e redes sociais é possível lavrar uma ata notarial para comprovar o uso indevido, bem como há quanto tempo o terceiro está usando indevidamente a sua marca.

Isso porque com o registro de uma marca, o seu titular pode recorrer à Justiça para impedir que outras pessoas ou empresas usem indevidamente a sua marca.

Por todo o exposto, mesmo após a obtenção do Certificado de Registro de Marca, é imprescindível fazer o acompanhamento semanal dos pedidos de registro que são depositados perante o INPI, bem como ter a assessoria de advogados especializados na área de Propriedade Intelectual. Desta forma, o titular sempre será informado sobre eventuais pedidos de registros colidentes com o seu e terá toda a assessoria necessária para tomar as medidas administrativas ou judiciais cabíveis.

Advogada Autora do Comentário: Luciana Santos Fernandes

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