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Qual é a diferença entre marca e patente?

Você sabe qual é a diferença entre marca e patente? Acha que uma marca deve ser patenteada? Não se assuste, muita gente ainda confunde estes importantes institutos. Neste artigo trataremos sobre as diferenças entre marca e patente, dois conceitos distintos e fundamentais dentro do campo da propriedade intelectual.

Ambos podem representar os principais ativos intangíveis de uma empresa, ou seja, pode-se dizer que são bens que uma instituição possui, mas que não existem fisicamente. Entretanto, isso não significa que eles sejam menos importantes do que os bens físicos.

Pelo contrário, grande parte do valor de mercado de uma empresa está associada aos seus ativos intangíveis, que muitas vezes superam o valor dos ativos tangíveis, como, por exemplo, a marca Coca-Cola ou a marca Facebook.

Por esse motivo, se você é empresário, vale a pena compreender melhor esses conceitos. Então continue a leitura para descobrir a diferença entre eles!

Marca x Patente: quais as diferenças?

A principal diferença entre marca e patente diz respeito aos objetivos de cada uma para as empresas

A marca é constituída por um conjunto de palavra(s), sinais e representações gráficas que tem por objetivo identificar e distinguir produtos e serviços de uma empresa. Em outras palavras, a marca é a forma como uma empresa se apresenta ao público.

Já a patente é um título de propriedade temporária que protege uma invenção. Este título temporário é concedido aos inventores pelo Estado, conforme prevê a Lei nº 9.279, que regula as questões relacionadas à propriedade intelectual, e garante ao titular a exploração com exclusividade deste invento por determinado período, garantindo que, após passado este período, esta invenção possa ser explorada por qualquer um que tenha interesse.

Tanto a marca quanto a patente devem ser registrados junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Autarquia Federal responsável por executar as normas que regulam a propriedade industrial.

O registro de uma patente garante ao inventor a exclusividade da exploração de sua invenção por um período de tempo que varia de acordo com o tipo de patente que resguarda seu invento. Neste ponto, importante ressaltar que no Brasil, assim como em diversos outros países, como a Alemanha, França, Itália, Japão, dentre outros, existem dois tipos de patente:

Modelo de Utilidade: vigência de 15 anos. É a criação de algo de uso prático ou parte de um objeto. Tal criação deve ser tridimensional, apresentar forma ou disposição nova frente ao que já existe, ato inventivo e resultar na melhoria funcional no seu uso ou fabricação, devendo ser replicável em escala industrial.
Modelo de Utilidade: vigência de 15 anos. É uma inovação de uso prático para aplicação industrial com o objetivo de melhorar um processo.

O registro da marca, por outro lado, concede ao titular o direito exclusivo de uso por 10 anos, e pode ser prorrogado por quantas vezes o titular quiser, sempre a cada 10 anos. Em relação ao prazo, as patentes não podem ser prorrogadas, partindo da premissa que o Estado garante ao inventor a exclusividade na exploração do invento pelo período determinado e, ao final deste período, o titular torna o invento acessível a toda a sociedade.

Por que registrar marcas e patentes?

Confira a seguir as principais razões para registrar marcas e patentes junto ao INPI:

Razões para registrar marca

Garante à empresa o direito de uso exclusivo da expressão, do logotipo, do símbolo ou da apresentação tridimensional de certo produto, podendo impedir que outras empresas comercializem produtos e/ou serviços idênticos e/ou afins ao seus com uma marca também igual ou parecida, tendo em vista a possibilidade de confusão e/ou associação que pode gerar nos consumidores;
Consolida o direito de propriedade sobre o sinal, permitindo a exploração deste por terceiros através do licenciamento, franquias ou merchandising;
Uma marca registrada pode ser capitalizada como patrimônio intangível, parte do patrimônio e fundo de comércio da empresa;
Como patrimônio, a marca pode ser vendida, cedida e usada como garantia.

Razões para registrar uma patente

Para ter o reconhecimento do direito de propriedade sobre o invento;
Garante ao titular o direito de uso exclusivo para fabricar, comercializar, expor à venda etc;
Para garantir o tempo e dinheiro alocado no desenvolvimento da tecnologia, já que o registro da patente assegura a exclusividade para sua exploração comercial;
Uma patente registrada aumenta a competitividade da empresa em seu nicho de mercado, já que garante uma vantagem técnica frente aos concorrentes;
Para evitar que outras empresas explorem o objeto e/ou processo inventivo sem serem obrigadas a remunerar o titular e/ou o inventor;
Como patrimônio, a patente pode ser vendida, cedida, licenciada e usada como garantia, e pode ser capitalizada como patrimônio intangível e fundo de comércio da empresa.

Se você quer continuar aprendendo sobre propriedade intelectual, acompanhe as publicações do blog da Peduti e entre em contato conosco para tirar dúvidas!

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#propriedadeindustrial marca marcas patente

Utilizar imagens, textos, marcas e elementos do Big Brother Brasil sem expressa autorização configura violação de direitos!

É isso mesmo! Sabia que se você divulga, por qualquer meio, conteúdo do Big Brother Brasil, transmitido e televisionado pela Rede Globo de Televisão e produzido Endemol, sem a devida autorização, este ato é caracterizado como uma violação de direitos e gera o dever de indenizar estas empresas?

Esta hipótese foi objeto de discussão em ação judicial que tramitou perante a 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no qual foi reconhecido que o UOL, empresa brasileira reconhecida por seu portal de notícias, utilizou imagens, textos, marcas e elementos exclusivos de propriedade da Rede Globo.

Logo Big Brother Brasil 2021 – Fonte: TV Globo

Ao proferir o acórdão, os julgadores declaram que o laudo pericial comprovou que o UOL teria se utilizado de recursos visuais semelhantes ao da Globo na página criada em seu portal de notícias para cobertura da edição de 2014 do reality show.

Nos termos do voto do Desembargador Relator Cláudio Dell’Orto, que votou pela manutenção da sentença condenatória, e seu voto foi seguido unanimemente pelos demais desembargadores, “Em presença desse cenário fático-processual, a sentença não merece reforma, sem violar a liberdade de imprensa e sem ofender o direito de acesso à informação, uma vez que a prova entranhada demonstrou que a ré utilizou-se de recursos semelhantes à estrutura do Portal do BBB-14 da autora, com utilização de algumas imagens, elementos, fotos, e textos, bem como promoveu exploração publicitária”

Por fim, a violação rendeu ao UOL o dever de indenizar a Globo e a Endemol no valor de R$100.000,00.

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Advogado autor do comentário: Rafael Bruno Jacintho de Almeida

Fonte: UOL indenizará Globo por violar propriedade industrial em site sobre BBB

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#propriedadeindustrial direitoautoral marcas PropriedadeIntelectual

TJRJ mantém condenação de portal de notícias por violação de direitos de propriedade intelectual em ação promovida por emissora que veicula famoso reality show

Em sede de apelação, a Décima Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por votação unânime, manteve a decisão de primeiro grau que julgou a ação parcialmente procedente e condenou a empresa UNIVERSO ONLINE S/A – UOL ao pagamento de indenização por danos morais e materiais às autoras da ação.

Entenda o caso

Entenda o casoA ação cominatória foi ajuizada no ano de 2014 pela GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., na qualidade de emissora licenciada exclusiva dos direitos de propriedade intelectual inerentes ao programa Big Brother Brasil – BBB, juntamente com a ENDEMOL ENTERTAINMENT INTERNATIONAL BV., empresa estrangeira proprietária e licenciante dos referidos direitos, após constatada a veiculação de conteúdo no Portal UOL muito semelhante àquele exposto no website oficial do programa, durante a exibição da 14ª edição do reality show produzido no Brasil.

Daí porque a pretensão das Autoras restou fundamentada nos ditames da Lei 9.279/1996 (LPI – Lei da Propriedade Industrial) e da Lei nº 9.610/1998 (LDA – Lei de Direitos Autorais), sob o argumento de que a Ré incorreu em violação de marca registrada e direitos autorais.

Em apertada síntese, as Autoras pleitearam a condenação da ré indenização pelos danos materiais pela exploração indevida do programa Big Brother Brasil, calculado com base no faturamento publicitário e venda de assinaturas que a empresa ré auferiu nos últimos anos com a exploração do programa BBB, em valor a ser apurado em liquidação de sentença, bem como a condenação da ré na reparação moral.

Em caráter liminar, a Ré foi proibida de se referir ao reality show em seu website, mas a decisão foi reformada em sede de agravo de instrumento, ante o periculum in mora reverso, para liberar a veiculação de notícias sobre o programa, desde que houvesse expressa menção de que os direitos pertenciam às Autoras. Na ocasião, a Turma Julgadora levou em consideração o fato de que a Ré veiculava notícias sobre o programa há anos, de modo a garantir a liberdade de imprensa.

Já durante a instrução probatória, quando a 14ª edição do programa já havia terminado, a violação dos direitos de propriedade intelectual das autoras restou confirmada por meio de perícia realizada com a finalidade de comparar o conteúdo do website da Ré e do portal oficial da emissora autora. Em suma, a perícia concluiu que houve exploração comercial do programa BBB pelo UOL, na medida em que a Ré se utilizou de vários recursos semelhantes à estrutura do Portal do BBB14 da TV Globo.

Assim, com base nos fatos e provas da ação, o Juízo da 5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro julgou a ação parcialmente procedente, tornando definitiva a tutela de urgência deferida e condenando a ré ao pagamento de indenização por dano material em montante a ser apurado através de liquidação por arbitramento, na forma do art. 210, inciso III, da Lei n° 9.279/1996, com juros legais a partir da citação e correção monetária; bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com juros legais a partir da citação e correção monetária e custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Breves considerações sobre o acórdão que negou provimento à apelação

As partes recorreram da sentença. As razões de apelação da empresa UNIVERSO ONLINE S/A – UOL restaram fundamentadas na tese de que a decisão de primeiro grau constituiria violação à liberdade de imprensa.

Não obstante, em relação ao mérito da demanda, o voto condutor do acórdão recentemente proferido fez constar que a sentença não merece reparos, na medida em que as provas colacionadas aos autos demonstraram que a Ré fez uso de recursos semelhantes à estrutura do Portal do BBB-14 da emissora autora, inclusive com a utilização de algumas imagens extraídas do portal da TV Globo, e que o seu portal continha espaços reservados para exploração publicitária.

Em linhas gerais, o aresto sopesou o conflito instaurado em sede recursal entre a liberdade de informação jornalística e os direitos de exclusividade assegurados pelo Sistema da Propriedade Industrial e a Lei de Direitos Autorais e, dadas as peculiaridades do caso, prevaleceu o entendimento no sentido de que a Ré incorreu em violação de direitos de propriedade intelectual das Autoras. Em face do acórdão, ainda cabe recurso.

Como se vê, os direitos de propriedade intelectual assumem as mais diversas matizes, daí porque é de suma importância considerar o regramento estabelecido pelas Leis que versam sobre a matéria para o exercício de atividades que envolvam quaisquer produtos resultantes da criatividade e do intelecto humano, pois em sendo constatado o aproveitamento econômico de ativos protegidos por regimes jurídicos de propriedade intelectual, ao titular dos direitos de exclusividade a eles inerentes é assegurado o direito de se insurgir contra a sua exploração indevida.

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Advogada autora do comentário: Sheila de Souza Rodrigues

Fonte: UOL deve indenizar Globo por site sobre o BBB

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Nova cooperação para pedido de patentes é assinado entre Brasil e Japão

O Brasil, representado pelo presidente do INPI, Cláudio Furtado, e o Japão, representado pelo presidente do Escritório de Patentes do Japão, Mori Kiyoshi, assinaram no dia 09 de novembro deste ano, o Memorando de Cooperação para renovação do Patent Prosecution Highway (PPH, na sigla em inglês), entre Brasil e Japão.

Conforme previsto no PPH renovado, que são unificados para todos os países com os quais o INPI possui este tipo de acordo, podem ser aceitos até 600 pedidos por ano, com aplicação a qualquer campo técnico.

A manutenção do acordo entre os escritórios de patente resulta na aceleração do exame dos processos de patentes depositados em ambos os países, o que, na prática, facilita a proteção de propriedades industriais de empresas e profissionais que atuam nestes territórios, e buscam proteger seus inventos nestes.

Ao todo, até o dia 07 de novembro de 2021, foram feitos 309 requerimentos via PPH com o Japão, e 236 pedidos tiveram decisão técnica.

O novo PPH terá prazo de 5 (cinco) anos, e entrará em vigor a partir de 1º de dezembro.

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Advogado autor do comentário: Rafael Bruno Jacintho de Almeida

Fonte: INPI e JPO formalizam renovação do PPH

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#propriedadeindustrial Patentes PropriedadeIntelectual

Prejudicialidade Externa e o Comportamento Jurisprudencial

Cotidianamente nos deparamos com a necessidade de enfrentarmos as diferentes formas de aplicação da prejudicialidade externa preconizada pelo art. 313, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, commando processual alinhado com os princípios constitucionais da eficiência, celeridade e economia processual.

Nas palavras de Cássio Scarpinella Bueno, a prejudicialidade externa: “Pode acontecer de a questão discutida no processo depender da solução de outra que é objeto de processo diverso, de fato ou ato que ainda não se verificou ou, também, de prova a ser produzida em outro juízo”.

Neste sentido, a prejudicialidade externa visa essencialmente a segurança jurídica da coisa julgada, de sua unicidade, imutabilidade, através de mecanismo que possibilite a melhor prestação jurisdicional possível em nosso ordenamento, atendendo aos princípios constitucionais atinentes a matéria.

Entretanto, esse commando processual desperta variadas interpretações em nossos tribunais.

Outrora, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo havia fixado entendimento que a norma hgaveria de ser aplicada em sua literalidade, sendo certo que independente do momento de qualquer medida para ser discutida questão prejudicial haveria a necessidade de suspensão do processo dependente paa se afastar a possibilidade de decisões conflitantes. Tal situação foi diametralmente alterada, quando o tribunal passou a entender que tal aplicação dependeria de decisão que suspendesse ou invalidasse o título, sob as lições de HELY LOPES MEIRELLES: “Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da legalidade da Administração, que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental. Além disso, a presunção de legitimidade dos atos administrativos reponde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados, quanto à legitimidade de seus atos, para, só após, dar-lhes execução. A presunção de legitimidade autoriza a imediata execução ou operatividade dos atos administrativos, mesmo que arguidos de vícios ou defeitos que os levam à invalidade. Enquanto, porém, não sobrevier o pronunciamento de nulidade os atos administrativos são tidos por validos e operantes, quer para a Administração, quer para os particulares sujeitos ou beneficiários de seus efeitos.”

Em nosso entender, trata-se de equivocada premissa, na medida em que não há um mandamus quanto a invalidade da causa prejudicial pelo tribunal que a analisa a suspensão, mas sim a aplicação da prudência, pois em caso de sucesso da ação anulanda, aquela ação que não foi suspensa deverá ser objeto de medidas judiciais outras que atrasarão, e muito, a prestação jrisdicional.

No mesmo ritmo oscilatório, quanto a possibilidade de ser adotado o comando processual contido na norma insculpida pelo art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, mesma redação contida no art. 265, inciso IV, alínea “a”, do CPC/73, a primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça entende pela impossibilidade de se determinar a suspensão após a prolação de sentença de mérito nos autos da ação de infração ao título que se buscava a nulidade, nos termos da tese firmada pelo Recurso Especial n° 1.179.819/SP.

Contudo, sobreveio o RECURSO ESPECIAL Nº 1.558.149 – SP (2015/0239783-9), através do qual restou consignado pela 3ª Turma do STJ, através do voto do Min. Marco Aurélio Bellizze, o qual encontra-se pendente de julgamento de embargos de divergência: “No caso concreto, a prejudicialidade decorre da possibilidade de, em um processo extrínseco à presente demanda, ser reconhecida a nulidade da patente em que se funda o objeto principal da lide. É verdade que as partes informam inclusive a existência de decisão que julgou improcedentes os pedidos de nulidade das patentes objeto da presente lide. Contudo, as referidas decisões se encontram, no momento, pendentes de julgamento de recursos. Diante desse contexto fático, era de rigor a observância pelo Tribunal de origem da suspensão do processo antes do julgamento do recurso de apelação interposto. Todavia, indeferido o pedido de suspensão a questão foi oportunamente devolvida por meio do presente recurso especial.”

Por conta desta situação decorrente do voto consignado pelo Ilmo. Relator do RESP acima referenciado, foram opostos embargos de divergência ao decidido, o qual está apto a julgamento, o que ocorrerá em breve, colocando-se uma solução efetiva para tal controvérsia contida na jurisprudência.

Destaca-se que aguardamos ser esta decisão nos termos do entendimento da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, pois desta forma quis o legislador e por ser a melhor formula para que os juridicionados tenham a melhor prestação jurisdictional.

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Advogado autor do comentário: Pedro Zardo Junior

Fonte: Para Terceira Turma, ação de nulidade de patente é prejudicial externa apta a suspender ação de indenização

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#externa #industrial #prejudicialidade #propriedade #propriedadeindustrial marca patente

Tribunal Regional Federal da 3ª Região Reconhece o Direito de Registro de Marca de patronímico de Sócio Retirante pela Sociedade Empresária

Em recente decisão do Tribunal Regional Federal de São Paulo, nos autos da apelação nº 2200797-60.2020.8.26.0000, visando a Nulidade de Ato Administrativo, referente a concessão do Registro de Marca nº 825967090, marca “FAMIGLIA FRANCIULLI”, alegando a impossibilidade de ser concedida marca que utilize patronímico, com arrimo nas disposições dadas pelo inciso XV, do artigo 124, da Lei da Propriedade Industrial – Lei 9.279/96, o qual dispões que: “Art. 124. Não são registráveis como marca: (…) XV – nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores”.

Conforme se observam dos autos, a marca “FAMIGLIA FRANCIULLI” foi devidamente analisada e concedida pelo INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, o qual também figura como Réu na demanda.

Aduzia a Autora ser descendente direta da família FRANCIULLI, cujo um se seus descendentes, o Sr. José Maria Franciulli, então sócio da Apelante, abriu na longínqua década de 80 a famosa padaria no bairro do Glicério, em São Paulo, conhecida como “FAMIGLIA FRANCIULLI”.

Entretanto, consignou o tribunal, nos limites estabelecidos pela Lei da Propriedade Industrial que se um patronímico de um dos sócios é utilizado como marca pela sociedade resta inconteste que a sua utilização foi consentida e, portanto, que resta configurada a exceção descrita no trecho final do artigo 124, inciso XV, da Lei n. 9.279/96.

Nesse sentido, tendo sido a primeira a efetuar o depósito da expressão e tendo ocorrido consentimento do titular do patronímico, a sociedade titular do registro faz jus ao direito e à sua manutenção.

Acertadamente entendeu o Tribunal que deve ser considerado, ainda, que não se mostraria harmônico à legislação que a parte apelada, constituída muitos anos após o registro da marca, pudesse anular o registro e, posteriormente, pudesse utilizá-la no mesmo seguimento de atividade, eis que, além de se valer da reputação obtida pelo titular da marca durante as dezenas de anos de atividade, tal ato resultaria em confusão aos consumidores, pois, diante de uma mesma atividade econômica com o mesmo nome, pensariam se tratar da mesma empresa.

Assim, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região reconheceu o Direito de registro de marca de patronímico de sócio Retirante pela Sociedade Empresária, por evidente subsunção as disposições dadas pelo artigo 124, inciso XV, da Lei n. 9.279/96.

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Advogado autor do comentário: Pedro Zardo Junior

Fonte: Tribunal Regional Federal da 3ª Região Reconhece o Direito de Registro de Marca de patronímico de Sócio Retirante pela Sociedade Empresária

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#patronimico #propriedadeindustrial LPI marca

O momento da prova em ações de infração de patente

Em recente decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2200797-60.2020.8.26.0000, oriundo de ação de reparação de dano por infração de patente, restou consignado que o juízo pode determinar a antecipação da prova técnica para melhor análise do pedido de tutela de urgência, mesmo que ausente de formulação pela autora em sua inicial, tendo como arrimo o poder geral de cautela do Magistrado.

Antes de mais nada, devemos modular a presente problemática para que nosso interlocutor tenha os parâmetros mínimos para concluir conosco ou de forma diversa.

Nossa jurisprudência é uníssona, seja ela na esfera federal, onde tramitam os processos de nulidade de patente, seja na esfera estadual, onde tramitam as ações de infração referente ao objeto de mesma natureza, assentando que é obrigatório a realização de perícia técnica em casos de discussão de infração de patentes, por se tratar de causa complexa, sendo tal prova necessária para auxiliar o juízo em sua convicção, havendo nesses casos a presunção relativa de veracidade de substancial importância para a conclusão de verdade irrestrita dos argumentos do autor.

Neste contexto, perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tramitou recurso em ação de infração de patente, na qual, dentre outros pedidos, observava-se um requerimento liminar para a abstenção da prática de suposta infração com base em provas unilaterais da autora, sem qualquer pedido de antecipação da prova técnica requerido por qualquer das ferramentas processuais disponíveis, situação esta enfrentada pelo tribunal paulista alhures e cujo destino de tais requerimentos sempre foram o indeferimento para reanálise do caso após a instrução probatória, atendendo ao quanto determina o código de processo civil quanto as fases a serem percorridas pelos litigantes, mais precisamente: postulatória, instrutória e decisória.

Entretanto, simplesmente baseando-se em seu poder geral de cautela, o que não nos parece ser o mais apropriado para situações análogas, o juízo de piso determinou as partes a produção de prova pericial antes da própria apresentação de defesa do réu, para que pudesse analisar o pedido liminar, baseando-se tal decisão em seu todo pelo poder geral de cautela do magistrado, decisão esta chancelada pela Colenda 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJSP.

Tal situação, em nosso ver, apresenta uma série de problemas processuais. Em primeiro lugar, observa-se uma clara afronta a jurisprudência pacifica do próprio tribunal e dos tribunais superiores, a qual prestigia o trâmite processual sem sobressaltos, na medida em que a justiça precisa do seu tempo para a efetiva prestação jurisdicional.

Outrossim, um segundo ponto a ser observado, tal situação pode afrontar o princípio da própria economia processual, gerando ônus excessivo e desnecessário as partes, especialmente por conta da vinda da defesa do réu aos autos, a qual poderá apresentar de forma cabal provas de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor.

Além disso, um terceiro e importante problema a esta hipótese, muito obvio para os profissionais da área é que a próprio e regular andamento do processo, tendo em vista a complexidade da matéria, haverá de atropelar tal determinação, na medida em que enquanto perdura a determinação de realização da prova, os prazos processuais obrigatórios para apresentação de defesa, sua resposta para finalização da fase postulatória, produção de provas e saneamento da fase instrutória dar-se-ão concomitantemente com os trabalhos periciais, o que causa sem sobra de dúvidas um exacerbado tumulto processual, dificultando o transcorrer da fase cognitiva do processo no anseio injustificado pela prova sobre in/deferimento de tutela de urgência, a qual será analisada na prática para a prolação da sentença.

Como um quarto grande problema nesta situação reside no fato de inexistir pedido autoral para que fosse deferida tal medida de caráter antecipatório, sendo certo que tal situação, sob o suposto manto da cautela, verga-se para inequívoca infração ao Princípio da congruência ou adstrição, aquele que se refere à necessidade do magistrado decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou infra petita, com arrimo nas disposições do código de processo civil.

Versando ainda sobre a prova e seu momento processual, é inegável que a prova técnica deve ser produzida na fase instrutória, pois a exceção que comporta esta regra está contida em seção especial do Código de Processo Civil, exatamente através das disposições dadas pelo artigo 381 e seguintes que tratam da “produção antecipada de provas”, ou seja, ao determinar a produção de prova sem requerimento da parte e antes da fase processual oportuna está o juízo decidindo de forma ultra petita.

Nas palavras de Daniel Assumpção, decisão extra petita é aquela que “concede tutela jurisdicional diferente da pleiteada pelo autor, como também a que concede bem da vida de diferente gênero daquele pedido pelo autor” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 820).

Como quinto problema também entendemos que tal decisão pode afrontar o princípio da instrumentalidade das formas, aquele em temos a existência do ato processual como um instrumento utilizado para se atingir determinada finalidade, mas há que se observar que este ato processual deve conter alguma relação de benefício às partes, ainda que com vício, o que não se verifica nos casos de mesma espécie, pois sua complexidade demandará sempre o debate, a dilação probatória ampla e o amadurecimento da causa para a correta decisão do juízo.

Assim, não nos restam dúvidas que toda prova há de ter um objeto, uma finalidade, um destinatário, e deverá ser obtida mediante meios e métodos determinados, ou seja, em regra durante a fase instrutória processual para as ações que adotam o rito comum e pela excepcionalidade em seus casos listados de forma exaustiva pelo Código de Processo Civil, tais como a produção antecipada de provas.

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Advogado autor do comentário: Pedro Zardo Junior

Fonte: O momento da prova em ações de infração de patente

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Do exercício do direito de precedência sobre marca perante o judiciário

Em linhas gerais, o direito de precedência tem como objetivo garantir ao usuário de boa-fé determinada marca que, eventualmente, tenha sido depositada e adquirida por outrem.

Para tanto, o §1º do art. 129 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) exige, além da boa-fé, a comprovação do uso da marca para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, com antecedência mínima de 06 (seis) meses contados do depósito do pedido de registro.

Em virtude de a Lei de Propriedade Industrial não estipular de forma detalhada os contornos do exercício do direito de precedência, mais precisamente sobre o local de alegação, se na esfera administrativa do INPI ou se na esfera judicial, os tribunais pátrios vêm se encarregando de conferir respostas à questão.

Em ações de nulidade de registro de marca em que é invocado o direito de precedência, observa-se que o INPI vem atualmente se manifestando perante o juízo informando que somente em sua esfera administrativa seria facultado ao interessado pleitear a precedência ao registro de marca.

Contudo, o argumento não parece atender ao objetivo do legislador com a inserção do direito de precedência na Lei de Propriedade Industrial, tampouco se mostra em consonância com a garantia constitucional de acesso do jurisdicionado ao Poder Judiciário.

Efetivamente, o Superior Tribunal de Justiça possui diversas decisões reconhecendo a possibilidade de se alegar o direito de precedência marcaria na esfera judicial, e não apenas perante o INPI. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO. MARCA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284⁄STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211⁄STJ. […]

6- É possível o reconhecimento judicial da nulidade do registro de marca com fundamento em direito de precedência (art. 129, § 1º, da Lei 9.279⁄1996). […]

9- RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. – Destacamos

(…)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTROS. CONFLITO ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA. INSUFICIÊNCIA DO CRITÉRIO DE ANTERIORIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE. ART. 124, V, DA LEI 9.279/96. DIREITO DE PRECEDÊNCIA AO REGISTRO. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO NA VIA JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CONFLITO QUE, TODAVIA, RESULTAM NA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO. COTEJO ANALÍTICO. NÃO REALIZADO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. […]

6- É possível o reconhecimento judicial da nulidade do registro de marca com fundamento em direito de precedência (art. 129, § 1º, da Lei 9.279/1996), que deve, todavia, ser sistematicamente interpretado à luz da proibição legal contida no art. 124, XIX, do mesmo diploma. […].

9- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. – Destacamos

Conforme se verifica do voto proferido pela Min. Nancy Andrighi no último acórdão supra colacionado, admitir a impossibilidade de arguição do direito de precedência em sede judicial:

“[…] implicaria, em primeiro lugar, em indevida restrição do acesso da recorrente à Justiça sem amparo legal ou constitucional, vulnerando o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Além disso, o fato de o sistema adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro ser o atributivo de direito, em que a propriedade e o uso exclusivo são adquiridos somente pelo registro, não significa dizer que a exceção a essa regra – direito de precedência ao registro – deva sofrer excessivas restrições ou limitações que, em última análise, inviabilizariam o uso deste instituto.

Desse modo, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “[…] a interpretação que se deve fazer do art. 129, § 1º, da Lei 9.279⁄96 não pode ser compreendida como uma restrição de meios para o exercício deste direito, impedindo que o usuário anterior de boa-fé busque o Poder Judiciário diante de lesão ou ameaça a direito.”.

Ademais, é importante observar que a Corte Superior repudia a arguição do direito de precedência perante a Justiça Estadual, possuindo decisões que determinam a competência absoluta da Justiça Federal para analisar a possibilidade de se conferir a precedência ao registro de marca a alguma pessoa física ou jurídica. Confira-se, nesse sentido, recente decisão do STJ:

No entanto, a recorrida apenas poderia arguir o direito de precedência, expressamente previsto § 1º do art. 129 da LPI, perante o INPI ou em ação própria perante a Justiça Federal, para que, anulando-se o registro concedido à recorrente, lhe fosse concedido o registro da marca.

Com efeito, por implicar necessariamente a anulação da marca já registrada, tal pretensão apenas pode ser formulada perante a Justiça Federal, nos termos do art. 175 da LPI, não podendo a matéria ser examinada nem mesmo incidentalmente na Justiça Estadual.

Sendo assim, conclui-se que além das exigências trazidas no próprio §1º do art. 129 da Lei de Propriedade Industrial (usuário de boa-fé e prova de uso da marca com antecedência mínima de 06 meses contados do depósito), tem-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a arguição do direito de precedência na esfera judicial, desde que formulada em ação de nulidade de registro de marca, perante a Justiça Federal.

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Advogado autor do comentário: Carlos Eduardo Nelli Principe

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Símbolo Partidário é passivel de registro como Marca

Em recente decisão unânime, o Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) decidiu que é possível que um símbolo que usualmente é utilizado por um partído político seja registrado como marca.

Segundo o voto do Ministro Relator Marco Buzzi, em análise as restrições previstas na Lei da Propriedade Industrial, não haveria motivo legal que reconhecesse que um emblema político-partidário não poderia ser reconhecido comom propriedade dos partidos políticos.

Nas palavras do relator “Não há qualquer empecilho, portanto, para que uma pessoa jurídica de direito privado, que não exerça propriamente atividade empresária, registre sua marca e realize posteriormente o seu licenciamento para exploração empresarial por terceiros. Essa prática, aliás, nos dias atuais, é comum no seio da sociedade de consumo, beneficiando financeiramente e dando segurança e credibilidade a todos os envolvidos”, esclareceu o relator, ao citar a Resolução 23.546/2017 – TSE (que regulamenta o disposto no Título III – Das Finanças e Contabilidade dos Partidos da Lei 9.096/1995).

O recurso julgado teve origem de uma ação judicial proposta peo Partido Federalista contra o Democratas (antigo PFL, atual DEM), com a intenção de impedir que o DEM continuasse a utilizar o símbolo adotado na campanhao de 2008. Na tese suscitada, a marca do DEM imita a marca do Partido Federalista.

O Federalista alegou que, após a transformação do PFL em DEM, o partido modificou seu emblema, que passou a ser uma árvore estilizada, formada por caule simples, sem galhos e com copa feita de três círculos irregulares, alinhados triangularmente.

A ação foi julgada improcedente em primeira e segunda instância, com base no que prevê o artigo 124, XIII, da Lei da Propriedade Industrial, que vetaria, em tese, o registro de símbolos partidários enquanto marcas desinadas à proteção de exploração econômica.

Com a decisão do Recurso Especial caberá ao Tribunal de Justiça retome o caso e julgue o mérito da questão posta, já que, no entendimento do Relatora identificação de um partido político transita e coexiste, tanto na esfera política quanto na privada.

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Advogado autor do comentário: Rafael Bruno Jacintho de Almeida

Fonte: Lei de Marcas serve para proteger símbolo de partido político, diz STJ

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A impossibilidade de declaração incidental da nulidade de registros marcários em ações de infração segundo o Superior Tribunal de Justiça

Em 2020, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça proferiu importante decisão para o ordenamento jurídico brasileiro no Recurso Especial nº 1843507 / SP, ao confirmar a possibilidade de arguição de nulidade de patentes e desenhos industriais como matéria de defesa em ações de infração.

Na fundamentação do julgado, proferido pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, ficou claro que o entendimento jurisprudencial converge com o disposto no artigo 56, §1º da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996), que permite a arguição de nulidade de patente em ação de infração da mesma.

É interessante notar, porém, que no mesmo voto, o Julgador deixa claro que a nulidade do registro de marca, diferentemente da patente e do desenho industrial, não pode ser arguida em ação de infração, sendo necessária ação própria para declaração da nulidade do registro marcário.

Indaga-se, então, porque há a possibilidade de declaração incidental de nulidade de patente e desenho industrial enquanto para marcas isso é impossível, tendo em vista que são todos bens imateriais de propriedade industrial.

Além da própria lei, o próprio Ministro Julgador esclarece que a diferença de possibilidade de pleitos em ações envolvendo cada assunto está diretamente ligada à função de cada instituto.

A função da marca é, em comparação, quase que um direito personalíssimo do seu titular, servindo-se como identidade da instituição dentro do mercado na qual está inserida. Mostra-se, assim, como proteção continuada e bipartida, na qual se protege o consumidor, dando oportunidade de reconhecer a origem comercial dos bens e serviços que consome, assim como o titular da marca, para impedir que terceiros se aproveitem indevidamente dos investimentos feitos por ele na construção da qualidade de seus produtos e da sua própria identidade perante seu público consumidor.

Já a função da patente do desenho industrial não se dirige à construção de uma associação a ser feita no mercado consumidor, sendo títulos que concedem direitos de exclusividade temporários ao titular, conferidos com a finalidade de incentivar o desenvolvimento tecnológico.

Verifica-se ainda que a nulidade da patente e do desenho industrial pode ser declarada incidentalmente em ações de infração, com efeitos aplicáveis APENAS ENTRE AS PARTES, de forma que o titular da patente ou do desenho industrial ainda será assegurado de seu direito de exclusividade temporariamente em face de todos, enquanto a marca, identidade da empresa, seria inevitavelmente prejudicada caso fosse considerada nula em face de uma outra entidade, com identidade totalmente diferente do titular.

Conclui-se, assim, a justa e direta relação entre a possibilidade ou não de arguição de nulidade de patente, desenho industrial e registro de marca com a função de cada instituto, cabendo ao operador do direito observar a discussão cabível em cada ação, de forma incidental ou autônoma.

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Advogada autora do comentário: Maria Luiza Barros da Silveira

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